CE - 3_110010324000200800154001SENTENCIADENIEGAPR20220315044904_TCListadoTitulados133113696420044730-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinte dos (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020080015400

Demandante: Mc Neil PPC. Inc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Pedro Nel Montes Ortiz Tema Propiedad Industrial - Diseño Industrial – Examen de Registrabilidad – Cotejo de Diseños Industriales - Estado de la técnicaFalta de Novedad - Producto Toalla Sanitaria Sentencia de primera instancia La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad McNEIL PPC. INC., a través de la cual pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 19929 de 28 de julio de 2006 y 37744 de 16 de noviembre de 2007, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, negó el registro del diseño industrial para la solicitud correspondiente a «Toalla Sanitaria».

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, la apoderada judicial de la Sociedad MCNEIL PPC. INC., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1. Que mediante el trámite del procedimiento ordinario, se proceda a

anular la resolución Núm.19929 del 28 de julio de 2006, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio ordenó negar el expediente 1 Folios 60 a 70 2 Decreto 1 de 1984 (Enero 2). D.O. 36.439, (10/01/1984). «Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo» […] «ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]» 2

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio correspondiente a la solicitud de diseño industrial titulada “Toalla Sanitaria”, presentada por mi mandante el 30 de diciembre de 2004 y a la cual le correspondió el expediente administrativo Núm. 04-090.667C. 2.2. Que a través del mismo procedimiento indicado en la petición anterior, se proceda a anular la resolución Núm. 37744 del 16 de noviembre de 2007 por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó en su totalidad la resolución Núm. 19929 del 28 de julio de 2006, relacionada en el

punto 2.1. 2.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite del registro de la solicitud de diseño industrial indicado en el punto 2.1. anterior y, como consecuencia, se ordene la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.4. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme con lo ordenado por el literal d) del artículo 2 del decreto 209 de 1957[…]». (subraya la Sala). 1.2. Los hechos

2. El actor señaló que, con fecha 29 de julio de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 544 la solicitud de registro de diseño de propiedad industrial denominado «Toalla Sanitaria».

3. Expresó que el 30 de diciembre de 2004 presentó solicitud divisional titulada “Toalla Sanitaria” como parte de la contestación al oficio de fondo No. 9277, notificado por fijación en lista el 7 de octubre de 2004.

4. Aseveró que, mediante la Resolución núm. 19929 de 28 de julio de 2006, la Jefe de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la referida solicitud, luego de considerar que carecía del requisito de novedad exigido por la norma, ante lo cual interpuso recurso de reposición.

5. Afirmó que, mediante Resolución núm. 37744 del 16 de noviembre de 2006, la

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión, quedando así agotada la vía gubernativa. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. El actor puso de presente que con la expedición de los actos administrativos se violó lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en tal sentido señaló que la entidad demandada negó el registro del diseño industrial con base en un análisis “superficial”, en el cual no se precisó con claridad la diferencia entre “nuevo y no nuevo”.

7. Expresó que la protección que da la modalidad de diseño industrial es la forma

3

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio externa, refiriéndose no solo al contorno sino a todo el diseño en sí mismo, por lo que “la falta de novedad” solo puede establecerse si el documento del estado de la técnica es una “fotografía” del diseño bajo estudio.

8. Indicó que, al hacer la comparación con el estado de la técnica, la demandada concluyó que el diseño presentado tenía «esencialmente la misma forma» y que “las diferencias entre este y la anterioridad eran secundarias, porque al poner los diseños sobre un trozo de papel y recortar el contorno, los mismos serían notablemente idénticos y que con base en esta conclusión determinó la ausencia de novedad”.

9. Anotó que, en materia de diseños industriales, la novedad se asimila a la distintividad en materia marcaria, lo cual implica que el diseño que se pretenda

registrar no solo debe ser novedoso en relación con los existentes en el estado de la técnica, sino que debe distinguirse perfectamente de los previamente registrados, de manera que puestos uno al lado del otro, las características de uno y otro se destaquen.

10. Manifestó que no comparte el argumento de la SIC conforme con el cual el diseño presentado no tiene novedad, “pues a simple vista el consumidor promedio lo reconocería y diferenciaría del diseño anterior”.

11. Indicó que el diseño industrial de la técnica, aparte de su forma externa, presenta en su interior unos dibujos similares a flores colocados en los extremos de unas figuras rómbicas que le otorgan gran distintividad frente a aquel solicitado.

12. Adujo que la administración está “claramente desenfocada en los aspectos que caracterizan un diseño industrial, habiendo centrado sus análisis en aspectos técnicos y tecnológicos de las toallas sanitarias y no exclusivamente en el diseño”.

13. Finalizó aseverando que la SIC emitió una decisión “equivocada y que viola los derechos que le asisten al solicitante”.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL

PROCESO. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio3

14. El apoderado judicial de la entidad demandada contestó la demanda solicitando que se denegaran las pretensiones de la misma y se refirió a los cargos formulados

de la siguiente manera:

15. Solicitó negar las pretensiones de la demanda y expresó que los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se

3 Folios 102 a 122 4

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de propiedad industrial.

16. Sostuvo que el diseño presentado para registro no cumple con el requisito de novedad que exige el artículo 115 de la Decisión 486, razón que llevó a esa entidad a negar su protección, e indicó que la decisión se fundamentó en razones de derecho con plena observancia de los requisitos legales.

17. Manifestó que la experticia técnica en que se fundamentaron las resoluciones demandadas determinó que las diferencias entre los diseños analizados eran secundarias.

18. Refirió que en los diseños comparados primaba la similitud del contorno de las formas, y anotó que las variaciones que se presentaban entre uno y otro eran pequeñas formas interiores que para el consumidor desprevenido resultarían imperceptibles.

19. Afirmó que, en el caso de los diseños industriales, la novedad está dada por la comparación integral de los mismos, y señaló que, al sobreponer las figuras comparadas, la similitud entre ellas era notoria, resaltando que una variación no sustancial en la forma no se podía considerar novedosa, lo que hacía irregistrable el diseño.

20. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justiciaen adelante el Tribunal de Justicia-, en el examen de registrabilidad las figuras que se comparan se deben analizar de manera independiente y que las decisiones que se hayan tomado en otros expedientes no se pueden tener como precedente para

resolver esta controversia.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

21. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 259-IP-2014 de fecha 24 de junio de 20154, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. Concretamente, el Tribunal interpretó el artículo 115 de la Decisión 486 y de oficio los artículos 113, el literal b) del artículo 116 y el 124 de la misma codificación.

22. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, a la luz de la situación fáctica del presente proceso señaló las siguientes conclusiones: 4 Folios 198 a 213

5

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean solo secundarias respecto de las formas existentes.

SEGUNDO: Los diseños industriales para ser admitidos a registro deben ser nuevos y además de ser nuevos no deberán caer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, normas que si bien son aplicables a marcas, por analogía se aplican a los diseños industriales.

CUARTO (sic): El artículo 115 de la Decisión 486 señala que las diferencias que debe poseer el diseño industrial solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo liberará de ser confundible y, por lo tanto, de ser y registrable. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias. Por lo antes expuesto, el hecho que en el mercado ya exista un diseño industrial para el mismo producto y que también posea “alas” no implica que no pueda existir un nuevo diseño industrial que con el aporte de nuevas figuras permita diferenciarse de otros en el mercado y ser apto para registro, por lo que el juez consultante deberá cotejar los diseños industriales en conflicto y verificar si efecto son similares al punto de crear riesgo de confusión en el mercado […]» (resaltado fuera de texto)

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. Mediante auto de 16 de febrero de 20165, el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar

alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera, para que rindiera concepto.

24. Dentro de dicho plazo la parte demandante y la demandada reiteraron los argumentos de la demanda y la contestación de esta, respectivamente. El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal. 5 Folio 215

6

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20196, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Cuestión previa - dictamen pericial y su objeción 5.2.1. Oportunidad para resolver la objeción

26. El apoderado de la parte demandante, en el acápite de pruebas del escrito de la demanda, solicitó la práctica de un dictamen pericial relacionado con la novedad del diseño industrial presentado.

27. Rendida la experticia decretada, dentro del trámite legal de que trata el artículo 238 del C. de P.C., la Superintendencia de Industria y Comercio la objetó por error grave.

28. En este contexto debe señalarse que, aunque el Código Contencioso Administrativo no contempló un procedimiento especial cuando se objeta un dictamen pericial solicitado dentro de un proceso, lo cierto es que el artículo 267 de

la referida codificación estableció la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil en aquellos aspectos que no estén regulados por el Decreto 01 de 19847.

29. En este sentido, el numeral 6° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil que trata sobre la contradicción del dictamen, dispuso que la objeción se decidirá en la sentencia que ponga fin a la controversia. La norma en cita dispone lo siguiente: «Art. 238.- Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se

procederá así: […]

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare […]» (subraya y resalta la Sala) 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7 ARTÍCULO 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

7

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.2.2. El dictamen pericial

30. En escrito presentado el 17 de febrero de 20128, el señor Paulo de Antonio Torres Acevedo9, auxiliar de la justicia, rindió el dictamen solicitado en los siguientes

términos: «[…] 1. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿al comparar del diseño citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, éste último no es la “fotografía” del diseño de la presente solicitud?

Respondo: De conformidad con mi experiencia obtenida en estos casos al comparar el diseño de la solicitud con el citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, éste último no es una fotografía del diseño que se ha presentado para solicitar la obtención de patente o registro.

Cuando se trata de una fotografía esta representa fidelidad en todos los rasgos que le son característicos como su forma, su construcción, sus pormenores y demás características. En el caso que nos asiste encontramos, se trata de una toalla femenina, que en su parte superior de la misma muestra unos dibujos al alrededor (sic), cuyos extremos forman una silueta de bombillo y alas de pétalos en forma curva hacia fuera, lo cual al apreciarlo de la técnica anterior D1 son completamente diferentes.

2. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿el contorno del diseño de la técnica anterior es únicamente la parte que más se asemeja al diseño de la solicitud en cuestión?

Respondo: El contorno del diseño de la técnica es únicamente la parte que más se asemeja al diseño de la solicitud, pues ambos contienen alas laterales y su forma es alargada por tratarse de una toalla sanitaria femenina.

3. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿el diseño Núm. 2106299 citado por la Superintendencia de Industria y

Comercio, aparte de la forma externa presenta en su interior unos dibujos similares a flores colocados en extremos de unas figuras rómbicas que le aportan al dibujo una distintividad grande frente al diseño de la presente solicitud?

Respuesta: El diseño en referencia que ha sido citada (sic) por la Superintendencia de Industria y Comercio en su parte interna presenta unos dibujos que se parecen a flores colocadas en extremos de figuras rómbicas y que de esta manera le aportan al producto una distintividad visible frente al diseño de la solicitud. 8 Folios 172 a 177 9 Diseñador Gráfico y Publicitario, ilustración, imagen corporativa, diagramación, material publicitario, asesoría gráfica, página web, comunicación visual y multimedia.

8

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4. En su experta opinión, indique si es cierto o no que ¿la apreciación a primera vista de los dos diseños de manera simultánea conllevan a una visualización de diferencias que los hacen distinguibles entre sí?

Respondo: A primera vista la apreciación que se tiene de los dos diseños de una manera simultánea conllevan a una visualización de diferencias apreciables con lo cual los hace distinguibles entre sí, como ya lo indiqué en el punto anterior. […]»10. 5.2.3. La objeción al dictamen por error grave

31. Surtido el trámite legal de que trata el artículo 238 del C. de P.C., dentro del término, la SIC objetó el dictamen por error grave11, la que fundamentó en que las

conclusiones son erróneas en tanto que confundió la novedad con la distintividad.

32. La entidad objetante afirmó que la distintividad es una característica propia del derecho marcario y no un requisito para la concesión del registro de un diseño industrial, y anotó que mientras la distintividad permite la individualización de un producto en el mercado, la novedad hace referencia a la apariencia particular de un producto, es decir se refiere a la forma estética del mismo.

33. Sostuvo que el perito otorgó distintividad a los diseños comparados con base en diferencias secundarias, variaciones que no son esenciales porque las mismas no alteran la percepción que el consumidor medio tiene del producto que se encuentra registrado.

34. Argumentó, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que un diseño no se puede considerar nuevo si al compararlo como un todo con otros que se encuentren en el estado de la técnica, solo se encuentran diferencias secundarias entre ellos.

35. En criterio de la parte objetante, las conclusiones del peritaje carecen de rigor técnico porque en ellas se hacen alusión a conceptos aplicables exclusivamente al derecho marcario, olvidando que en el proceso impetrado se está evaluando las particularidades propias de un diseño industrial. 5.2.5. Análisis de la objeción por error grave del dictamen

36. Para abordar el análisis de la objeción presentada, ha de tenerse presente el contenido del artículo 238 del C. de P.C.12, disposición según la cual la objeción por error grave prospera cuando el error sea de tal magnitud que, «de no haberse presentado, otro hubiera sido el sentido del dictamen rendido por los peritos»13, es 10 Folios 172 a 177

11 Folios 180 a 182 12 «Art. 238.- Modificado. Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así: […] 4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas […]». 13 Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Procesal. 9

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio decir, que el yerro debe ser tan significativo que las conclusiones de la experticia sean ostensiblemente equivocadas.

37. En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado lo siguiente: «[…] la objeción del dictamen pericial por error grave procede en aquellos eventos en los cuales el peritaje se construye sobre unas bases equivocadas de tal envergadura que las conclusiones resultan también erradas, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando la pericia recae sobre materias, objetos o situaciones distintas a aquellas sobre las cuales debe recaer el dictamen o cuando se hayan modificado las características esenciales del objeto examinado. Así vista, la objeción por error grave se refiere al objeto del peritaje y no a las conclusiones a las que llegó el perito. Sobre el particular14 ha señalado: “[…] Para que prospere la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente

equivocadas. Así mismo, (sic) se ha dicho que éste se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, se aclara que no constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. […] La Sala precisa que el error grave procede, entonces, en aquellos eventos en los cuales el dictamen incurra en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado, de lo que se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad. Por lo tanto, el error debe presentarse en el proceso de elaboración de la prueba y no en las conclusiones de la misma, pues estas últimas son resultado del proceso de confección de la experticia, por lo cual es la alteración de la realidad en el mismo lo que conduce a una equivocación que devenga en conclusiones equivocadas” […]»15(destaca y subraya la Sala)

38. De acuerdo con la jurisprudencia citada, se considera que un dictamen adolece de error grave cuando el objeto de este difiere del solicitado, lo cual deriva en conclusiones erradas o alejadas de la realidad.

39. En efecto, la objeción por error grave debe referirse exclusivamente al objeto de la experticia y no a las conclusiones a las que llegó el perito y debe tratarse de

una equivocación de tal gravedad o de una falla de tal envergadura, que conduzca a conclusiones igualmente equivocadas. 14 Sentencia del 17 de mayo de 2018, Número de Radicado: 15001233100020060136301, actor: Einaldo Lozano Gallo, Leonor Gallo De Lozano, María Leonilde Lozano de Higuera, María Lucía Lozano Gallo, María Rita Lozano Gallo y Ezequiel Lozano Gallo; demandado: Municipio de Duitama – Boyacá- Magistrado Ponente: Doctora Rocío Araujo Oñate ((S5 Descongestión Acuerdo 357/2017). 15 Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación 2500023240002012007900001. Sentencia del 5 de diciembre de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 10

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

40. Teniendo en cuenta lo anterior y descendiendo al caso en estudio, la Sala observa que el apoderado de la entidad objetante le atribuyó error grave al dictamen pericial porque, en su criterio, el perito llegó a unas conclusiones erradas al realizar el análisis con base en la distintividad de los modelos como concepto propio del derecho marcario y que no es aplicable a los diseños industriales.

41. En este sentido, para la Sala resulta claro que la objeción no está llamada a prosperar en tanto que la experticia no incurre en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado.

42. En efecto, el perito se circunscribió a analizar los diseños industriales y a hacer

referencia a las diferencias que podrían existir entre ellos, tal y como se evidencia de la transcripción realizada en el numeral 5.2.2., por lo que no se puede afirmar que el experto se haya equivocado en el objeto del mismo.

43. Debe resaltarse, en este mismo sentido, que la objeción de la entidad demandada únicamente se dirige a controvertir los argumentos y conclusiones a las que arribó el perito y en nada cuestionan que el alcance de la misma, verbigracia sobre sí el objeto de la experticia difiere del decretado.

44. Ciertamente, de la lectura de la experticia se concluye que el perito no ha ido en contra de la naturaleza o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo con la realidad, pues simplemente se refirió a las características del diseño industrial solicitado y al hecho de que los elementos que lo integran resultan ser disimiles.

45. Observa la Sala que el dictamen pericial da cuenta que el auxiliar de la justicia realizó un análisis en el que comparó las formas externas e internas de los diseños e hizo un pronunciamiento en torno a dichos aspectos. Así pues, más allá de si el diseño es novedoso o distintivo, conceptos jurídicos que puede o no conocer el auxiliar de la justicia, la Sala considera que la objeción cuestiona las conclusiones de la experticia y no que la misma se apartó del objeto que se decretó, o que recayó sobre materias, objetos o situaciones distintas a aquellas sobre las cuales debe recaer el dictamen o que se haya modificado las características esenciales del objeto.

46. Por lo anterior, para la Sala la experticia no está afectada de error grave, tal y como se declarará en la parte resolutiva del presente proveído, ello sin perjuicio de

que las conclusiones a que se arribó en la experticia se analicen al momento de resolver de fondo la controversia. 5.3. El problema jurídico

47. Corresponde a la Sala determinar si son nulas las Resoluciones 19929 del 28 de julio de 2006 y 37744 del 16 de noviembre de 2007, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del diseño industrial correspondiente a «Toalla Sanitaria» por carecer de novedad.

11

Radicación: 11001032400020080015400

Actor: MCNEIL PPC. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.4. La causal de irregistrabilidad en estudio

48. La apoderada de la parte actora invocó como violado el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

49. En la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia realizó dentro del presente proceso, interpretó de oficio, además de la referida norma, los artículos 113, el literal b) del artículo 116 y el 124 de la misma codificación. Sostuvo el Tribunal de Justicia lo siguiente: «[…] La Sala consultante ha solicitado16 la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio17 los artículos 113, 116 literal b) y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina [...]»

50. La extensa jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reiterado que no serán

objeto de registro aquellos diseños industriales que carezcan de novedad o de singularidad.

51. En otras palabras, no se podrán registrar aquellos diseños en los que la identidad o semejanza con la anterioridad, sea de tal entidad que a primera vista no se distinga el uno del otro.

52. Por lo tanto, la Sala efectuará el estudio de la situación fáctica a la luz de las normas indicadas y los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia. 5.5. El examen de registrabilidad

53. El artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 establece que serán registrables los

16Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. 17 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la o