CE - 3_110010324000200800212001SENTENCIA20220825110656_TCListadoTitulados133113773585049078-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001-03-24-000-2008-00212-00

Demandante: CORPORACIÓN REY S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tercero Interesado: IDEAL FASTENER CORPORATION Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. Requisitos de Registrabilidad / Procedencia del Registro cuando la marca opositora fue negado / Oposición Andina /Suspensión del Proceso / Improcedencia de la Suspensión del Proceso por Prejudicialidad SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., en contra de las Resoluciones 23739 de 31 de julio de 2007, 30666 de 24 de septiembre de 2007 y 2409 de 31 de enero de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la

sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho1, la cual fue admitida como de nulidad relativa consagrada en el artículo inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 23739 del 31 de Julio de 2.007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096, mediante la cual se concedió el registro de la marca IDEAL para 1 La demanda inicialmente fue presentada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y en el auto admisorio de 19 de junio de 2008, se interpretó como de nulidad relativa conforme a lo estipulado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Folio 81 2 «Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]» 2

Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, y se declaró infundada

la oposición presentada en contra de la misma por parte de la sociedad CORPORACION REY S.A. 2.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 30666 del 24 de Septiembre de 2.007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la SOCIEDAD REY S.A. en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 23739 del 31 de Julio de 2.007, en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, y se declaró infundada la oposición presentada en contra de la misma por parte de la sociedad CORPORACION REY S.A. 3.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 2409 del 31 de Enero de 2.008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 23739 del 31 de Julio de 2.007, en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, y se declaró infundada la oposición presentada en contra de la misma por parte de la sociedad CORPORACION REY S.A.

Como lo veremos más adelante de forma clara, pero que de una vez quiero dejarlo plasmado, la nulidad de estas resoluciones deriva del hecho de que mediante las mismas se entró erróneamente a resolver de fondo sobre un asunto administrativo, lo que conllevó a la aplicación indebida del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que lo correcto hubiera sido ordenar la suspensión de este asunto con fundamento en el hecho de que lo que se decidiera en ese trámite estaba directamente condicionado a lo que se decidiera dentro de otro trámite judicial sobre la misma materia, y por ello había de esperarse al contenido de la decisión sobre este último asunto. 4.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la negación del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional solicitada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096 con vigencia hasta JULIO 31 DE 2.017, si es que a ello hubiere lugar, dependiendo de lo que suceda dentro del trámite judicial adelantado en la República del Perú cuya decisión afectará de firma (sic) definitiva el presente trámite de registro de marca, como lo explicaremos más adelante, y que seguramente se producirá durante el curso de la presente acción contenciosa administrativa. 5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso.

6.- Que en caso de que no se acceda a las pretensiones 1 a 5 de este capítulo se ordene por parte de ese Despacho la suspensión de este procedimiento administrativo, ya que lo que en éste proceso se resuelva va a estar 3

Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio decididamente influido por una acción que por vía judicial se sigue en la República del Perú en contra de la concesión de la marca IDEAL Clase 26 de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, marca que sirvió de fundamento a la concesión del registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la CLASE 26 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION en Colombia, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 05.072096, tal y como se explicará detenida y claramente en el capítulo de hechos de la presente acción […]» (negrillas originales). 1.2. Los hechos que sustentan la demanda

2. La parte actora manifestó que, el 13 de julio de 2005, la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., solicitó el registro de la marca IDEAL para distinguir “cierres”, productos comprendidos en la clase 26 del nomenclátor internacional. El expediente administrativo se radicó bajo el núm. 05.068892.

3. Indicó que, a su turno, el 22 de julio de 2005, la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, en adelante IDEAL FASTENER CORP., radicó solicitud de registro de la marca IDEAL para distinguir «puntillas y bordador, cintas y lazos;

botones, corchetes y ojetes, alfileres y aguja; flores artificiales», productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza. El expediente administrativo se radicó bajo el número 05.072096.

4. Las solicitudes presentadas por la parte actora y por IDEAL FASTENER CORP. se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 555 del 3 de agosto de

2005.

5. Ambas sociedades se opusieron recíprocamente a la solicitud de registro de la otra. En la actuación administrativa 05.068892 –iniciada por la solicitud de registro de CORPORACIÓN REY S.A.-, la sociedad IDEAL FASTENER CORP. presentó oposición andina, alegando ser titular de la marca IDEAL para distinguir “cierres para ropa, ganchos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería”, productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza en la República del Perú, bajo el certificado de registro número 105.8743.

6. La parte actora aseveró que dio respuesta a la citada oposición presentada por IDEAL FASTENER CORP., alegando que el argumento principal para oponerse, relativo a contar con la marca registrada en Perú, carecía de sustento por cuanto dicho registro estaba incurso en un proceso judicial para impugnar la decisión que había tomado la autoridad administrativa de ese país.

7. Informó que, a pesar de lo referido, mediante la Resolución núm. 21776 de 18 de agosto de 2006 expedida en el expediente 05.068892, la SIC negó el registro de la marca IDEAL solicitada por la sociedad demandante, CORPORACIÓN REY S.A.,

decisión contra la que interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de 3 Folio 37 del Cuaderno 2 de Antecedentes Administrativos. 4

Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio apelación. Los recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones Nos. 31174 de 27 de noviembre de 2006 y 6974 de 28 de febrero de 2007, respectivamente, en el sentido de confirmar la Resolución 21776 de 2006.

8. Expresó que el 30 de julio de 2007, la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., interpuso ante el Consejo de Estado4, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de las Resoluciones Nos. 21776 y 31174 de 2006 y 6974 de 2007.

9. De otra parte, la parte actora relató que, frente a la solicitud de 22 de julio de 2005, mediante la cual la sociedad IDEAL FASTENER CORP. solicitó el registro de la marca nominativa IDEAL para amparar productos comprendidos en la clase 26

Internacional, actuación administrativa a la que le correspondió el radicado 05.072096 y que es objeto de la presente acción, presentó oposición alegando prelación al haber radicado su solicitud de registro previamente a la de IDEAL

FASTENER CORP.

10. En la referida oposición, la parte actora adujo igualmente que la actuación administrativa adelantada por la SIC debía suspenderse mientras se decidía sobre la legalidad del acto que había concedido el registro de la marca IDEAL a la

sociedad IDEAL FASTENER CORP. en la República de Perú. También manifestó que debía suspenderse la decisión de la SIC hasta tanto se resolviera la demanda interpuesta por CORPORACIÓN REY S.A. contra las resoluciones de la SIC que le habían negado el registro de la marca IDEAL y que se tramitaba ante esta Corporación5.

11. Señaló que, mediante la Resolución No. 23739 de 31 de julio de 2007, la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., y concedió el registro de la marca IDEAL para distinguir productos de la Clase 26 del nomenclátor internacional a favor de la sociedad IDEAL FASTENER CORP.

12. Por último, puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición mediante Resolución No. 30666 de 24 de septiembre de 2007 y en apelación mediante Resolución No. 2409 del 31 de enero de 2008. 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

13. El apoderado de la parte demandante enunció como violados los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000; 29 y 209 de la Constitución Política; 3 del Código Contencioso Administrativo; y, 3° de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial - Convención de Washington-. Para ello formuló los cargos de la siguiente manera: 4 Radicación 11001032400020070027700, tramitado en la Sección Primera, que correspondió por reparto al despacho del

Consejero de Estado doctor Camilo Arciniegas Andrade.

5 Radicación 11001032400020070027700, tramitado en la Sección Primera, que correspondió por reparto al despacho del Consejero de Estado doctor Camilo Arciniegas Andrade. 5

Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

14. Manifestó que está en entredicho el mejor derecho que ostenta la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION sobre el signo IDEAL, pues se está adelantando un proceso judicial en la República del Perú iniciado de su parte y cuya decisión influiría de manera directa respecto de las solicitudes de registro de la marca IDEAL que se adelantan en Colombia.

15. Alegó que la entidad demandada debió suspender el registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se decidía el proceso judicial en Perú, pues si bien no hay norma expresa que prevea la figura de la suspensión, esto es perfectamente viable en el sistema comunitario andino.

16. Mencionó que, se aplicó indebidamente por la autoridad colombiana el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, pues se concedió una marca sin considerar el derecho de prelación que le asiste a otra persona sobre la misma expresión, derivado no solo de un mismo trámite en este país, sino del trámite del registro en otro país, el cual está pendiente de una decisión que tendría incidencia directa en este proceso.

17. Afirmó que a la sociedad Corporación Rey S.A. se le violó el debido proceso porque no se tuvo en cuenta que el fallo que se profiera en la acción legal en la República de Perú incide directamente sobre la decisión que se tome por parte de la autoridad administrativa en Colombia. En ese sentido, alegó que la decisión de

la SIC fue “apresurada”.

18. Argumentó que se violaron los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, en tanto se desconocieron los principios de economía, eficacia y celeridad que rigen las actuaciones administrativas, pues se tomó una decisión estando pendiente de que se decidiera otro asunto el cual tenía incidencia directa en esta.

19. Por último, manifestó que se desconoció el artículo 3 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, pues tiene registrada la marca IDEAL en la clase 26 del nomenclátor internacional en las Repúblicas de

Honduras y Guatemala.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

20. Mediante auto de 19 de junio de 20086, el Magistrado sustanciador del proceso admitió la demanda y ordenó la notificación a la SIC y a IDEAL FASTENER CORP., tercero con interés directo. 6 Folios 81 a 84.

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Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

21. Ante la imposibilidad de notificar a IDEAL FASTENER CORP., por auto de 20 de febrero de 20097 el despacho sustanciador la emplazó y, en providencia de 10 de junio de 20098 le nombró curador ad litem para que la representara. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio9.

22. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas

contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por lo contrario, las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

23. Solicitó negar las pretensiones de la demanda, porque en su criterio, los actos administrativos demandados se ajustaron a las normas que rigen la materia y en ella se observaron los principios constitucionales al debido proceso y defensa.

24. Manifestó que la solicitud efectuada por la sociedad IDEAL FASTENER CORP. no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la solicitud de registro presentada por el demandante fue previamente negada, mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, pues no han sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contenciosa administrativa.

25. Concluyó que, en línea con lo anterior, por encontrarse en firme el acto administrativo que negó el registro de la marca IDEAL a favor de la sociedad demandante, no hay lugar a aplicar a su favor la causal contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 2.2. Intervención del tercero interesado

26. El curador ad litem nombrado para representar al tercero con interés contestó la demanda el 18 de agosto de 200910, en escrito en el que manifestó atenerse a lo que se probara dentro del proceso.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de

Justicia, rindió la Interpretación Prejudicial 126-IP-201511 en la que luego de hacer un recuento de las situaciones fácticas y lo actuado por las partes en el expediente, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen. 7Folio 96 8 Folio 107 9 Folios 115 a 123 10 Folios 113 a 114 11 Folios 169 vto. a 174 7

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Demandante: Corporación Rey S.A.

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28. Refirió que para el caso concreto la interpretación se había los artículos 136 literal a) e inciso 3º del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

29. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones y los aspectos reseñados en la solicitud, formuló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: De una lectura de los artículos 136 literal a) y 147 último párrafo de la Decisión 486, se desprende que si se llegare a negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin sustento.

SEGUNDO: Mediante el principio de complemento indispensable, la normativa interna podría regular la figura de la suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución, sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y armónicas.

En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por litispendencia, con el

objetivo de establecer si es aplicable o no al proceso interno […]».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

30. Mediante auto de 25 de mayo de 201612, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. La parte demandada13, en dicha oportunidad, reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

Por su parte, el demandante, el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

32. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la CORPORACIÓN REY S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones 23739 de 21 de julio de 2007, 30666 de 24 de septiembre de 2007 y 2409 de 31 de enero de 2008, por medio de la cuales la SIC concedió el registro del 12 Folio 170 (sic) 13 Folios 170 a 174 (sic) 14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

signo IDEAL, a la sociedad IDEAL FASTENER CORP., para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

33. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, al considerar que no era posible conceder el registro del signo «IDEAL» en nuestro país a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. Alegó que la actuación administrativa tendiente a resolver sobre la solicitud de registro de la sociedad IDEAL FASTENER CORP. debió haberse suspendido hasta tanto se pronunciara la autoridad judicial de la República de Perú sobre la legalidad del registro de la marca «IDEAL» otorgado a la sociedad IDEAL FASTENER CORP. en ese país. Aseguró que ello era necesario, pues si se declaraba la nulidad de ese registro, le asistía un mejor derecho a la demandante por haber solicitado el registro primero que la sociedad a la cual la SIC le otorgó el registro. 5.4. Las causales de irregistrabilidad en estudio

34. El apoderado de la parte demandante invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente: «Art. 136.- No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

35. Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, con el propósito de resolver el presente asunto, señaló que, adicionalmente, debía tenerse en consideración el inciso tercero del artículo 14715 ídem, que determina las condiciones para la suspensión del trámite de otorgamiento de registro. En la referida norma se dispone que la interposición de la oposición andina, con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países miembros, acarrea la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En ese último evento – que la primera marca sea concedida-, la 15«Artículo 147A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del

registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.» (Resaltado fuera de texto original) 9

Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio oficina nacional deberá negar el registro de la segunda marca, con base en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo referido, que reza lo siguiente: Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de

los Países Miembros. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente». (Resaltado fuera de texto) 5.5 . Caso concreto

36. La parte demandante consideró que la SIC erró al conceder el registro de la

marca «IDEAL» (nominativa) en la Clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad a IDEAL FASTENER CORP., por indebida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Indicó que, además se desconocieron los principios que rigen la administración pública, y, se violó el debido proceso y el artículo 3 de la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial. 5.6. De la indebida aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

37. Evidencia la Sala que la SIC mediante las resoluciones acusadas concedió la marca IDEAL para distinguir «puntillas y bordador, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y aguja; flores artificiales» productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad IDEAL FASTENER CORP., al considerar infundada la oposición presentada por la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., la aquí demandante, pues la solicitud de registro radicada por ella el 13 de julio de 2005 había sido negada mediante la Resolución 21776 de 27 de agosto de 2006, acto administrativo que se encontraba en firme. Como consecuencia de ello, el fundamento base de la oposición había desaparecido, la marca no se encontraba inmersa en la causal de irregistrabilidad alegada y, por lo tanto, procedía el registro de la marca solicitada por IDEAL FASTENER CORP.

38. La parte demandante considera que la SIC desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y violó el debido proceso al omitir suspender la actuación administrativa mientras se resolvían las controversias judiciales en la

República del Perú – que otorgaron el registro de la marca IDEAL a IDEAL 10

Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio FASTENER CORP.- y en Colombia -relativas a la negación del registro a la demandante-. Indicó que las resultas de dichos procesos judiciales tenían incidencia directa sobre la decisión que debía tomar la SIC.

39. En ese orden de ideas, para la Sala es menester pronunciarse acerca de i) la oposición andina y ii) de la posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que puede afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la comunidad andina o en el mismo país donde se hace el trámite.

5.6.1. La Oposición Andina

40. La Decisión 486 de 2000, dentro del trámite de registro de una marca, permite la presentación de la oposición andina a quien considere tener un interés legítimo para desvirtuar el registro. De conformidad con lo señalado, el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, sobre la oposición dispone: «Artículo 147A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo

a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.»

41. De acuerdo con el artículo citado, quien alega tener un interés legítimo para presentar oposiciones a un registro marcario debe acreditar i) que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; o, ii) que ha solicitado primero el registro en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Adicionalmente, dicha norma establece que el interesado debe solicitar el registro de la marca al momento de manifestar su oposición, para probar el interés real en que se niegue la solicitud de registro.

42. La cita norma también establece que la interposición de una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, cumpliendo los requisitos de dicho artículo, acarreará la suspensión

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Radicación: 11001032400020080021200

Demandante: Corporación Rey S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea concedido. En tal evento, se deberá denegar el registro de la segunda marca.

43. Frente a la aplicación del artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 126-IP-201516 que rindió para el presente asunto, señaló que, por el contrario, si se llegara a negar el registro de la marca que sustenta