CE - 3_110010324000200900117001SENTENCIA20221109151323-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Laboratorios La Santé S.A.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - artículo 165 Decisión 486 de 2000.

Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Laboratorios Incobra S.A., en contra de la Resolución No. 19326 del 24 de julio de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente1 por no uso la marca «BROXOL» (nominativa) con certificado de Registro No. 187.539, bajo la titularidad de la sociedad Promociones Científicas e Industriales S.A. – en adelante Procin S.A.2-, hoy sociedad Laboratorios Incobra S.A., distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado3, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios Incobra S.A. – en

adelante Incobra S.A.- en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «PRIMERA: Que se declare la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 44.729 de 31 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia 1 Se excluyeron del amparo los siguientes productos: «productos veterinarios». 2 La sociedad Promociones Científicas e Industriales S.A. fue absorbida por fusión por la sociedad Laboratorios Incobra S.A., según Certificado de Existencia y Representación Legal emitida por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Folios 237 del Expediente. 3 El 12 de marzo de 2009 (folios 63 a 84 del expediente). 2

Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidieron los recursos de apelación interpuestos. La Resolución No. 44.729 tomó las siguientes decisiones: (i) ARTÍCULO PRIMERO: confirmar el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución no. 192326 de 24 de julio de 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; (ii) ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución No. 19.326 de 24 de julio de 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos

Distintivos, el cual quedará así: “ARTÍCULO SEGUNDO. Cancelar parcialmente el registro No. 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: “PRODUCTOS VETERINARIOS”, y (iii) ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la decisión contenida en la Resolución No. 19.326 de 24 de julio de 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, el cual quedará así: “Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado No. 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN distinguirá los siguientes productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,

HIGIÉNICOS Y PRODUCTOS DIETÉTICOS PARA NIÑOS Y ENFERMOS”.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. 37046 de 29 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 19.326 de 24 de julio de 2006 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, para que se anule tal artículo primero en cuanto resolvió confirmar la decisión contenida en los artículos segundo y tercero de la Resolución No. 19326 de 24 de julio de 2006. TERCERA. Que se declare la nulidad de los artículo segundo y tercero de la

Resolución No. 19.326 de 24 de julio de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en los cuales se resolvió: (i) ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro No. 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos “veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos”; comprendidos en la clase 5ª internacional, y (ii) ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación el certificado No 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN., distinguirá los siguientes productos: “sustancias y productos farmacéuticos”, comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. CUARTA. Como consecuencia de la declaración de nulidad parcial de las Resoluciones números 19.326 de 2006, 37.046 de 2008 y 44.729 de 2008 antes mencionadas, y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar una Resolución mediante la cual se adopten las medidas que sean necesarias para el cumplimiento del fallo, especialmente en lo relacionado con la vigencia de las Resoluciones números 19.326 de 2006, 37.046 de 2008 y 44729 de 2008 en cuanto en ellas se decidió negar la cancelación total por no uso del certificado 187539 de la marca BROXOL, registrada a nombre de la sociedad

PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional, medidas que han de ser tomadas dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3

Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio QUINTA. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar la Resolución que se dicte para cumplir la sentencia que resuelva esta demanda en la Gaceta de la Propiedad Industrial.»4

I.2. Los hechos

2. Refirió el demandante que el 5 de julio del 2005 Laboratorios La Santé S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos, Delegatura de la Propiedad Industrial de la SIC, la cancelación por falta de uso de la marca «BROXOL» (denominativa), con Certificado de Registro 187539, inscrita a favor de Promociones Científicas e industriales S.A. - PROCIN5 para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación de Niza: «sustancias y productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos».

3. El 3 de octubre del 2005, la sociedad Promociones Científicas e Industriales S.A. - PROCIN contestó la solicitud de cancelación.

4. Mediante Resolución 19326 del 24 de julio del 2006, la Jefe de la División de

Signos Distintivos de la SIC resolvió6 negar la cancelación total por no uso del registro 187539 de la marca BROXOL, registrada a nombre de la sociedad Procin, hoy Laboratorios Incobra S.A., para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; canceló parcialmente dicho registro respecto de los productos «veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos», dejando la marca para distinguir únicamente «sustancias y productos farmacéuticos» de la clase 5 del nomenclátor internacional.

5. El 8 de agosto del 2006, la sociedad Procin – hoy Laboratorios Incobra S.A.- interpuso recurso de apelación, solicitando revocar los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva de la Resolución 19326. De otra parte, Laboratorios La Santé S.A., el 14 de agosto del 2008, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la misma resolución, en el sentido de buscar que se declarara la cancelación total del registro por no uso, tal y como lo había solicitado. 4 Folios 63 a 65 del expediente ordinario. 5 Absorbida por fusión por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., según Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. 6 «ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado 187539 de la marca BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa

BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: "veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos"; comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación el certificado 187539 que corresponde a la marca nominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos: "sustancias y productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza. (...)».

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Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

6. El 29 de septiembre del 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 37046, a través de la cual resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 19326, concediendo a su vez los recursos de apelación interpuestos por las sociedades Procin S.A. – hoy Laboratorios Incobra S.A.- y Laboratorios La

Santé S.A.

7. Los citados recursos se apelación fueron resueltos7, por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la SIC, mediante la Resolución 44729 del 31 de octubre del 2008, en el sentido de cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca «BROXOL» (nominativa) cuyo titular es la sociedad Procin S.A. – hoy Laboratorios Incobra S.A.-, para excluir de la protección

de la marca «productos veterinarios». Como consecuencia de dicha decisión, la marca «BROXOL» (nominativa) distingue «productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos par niños y enfermos» productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

8. Como normas violadas, señaló el artículo 165 incisos primero y tercero de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

I.3.1. Concepto de violación

9. La sociedad demandante señaló, que Procim S.A. – hoy Laboratorios Incobraha sido titular del registro No. 187.5398 correspondiente a la marca «BROXOL»

(nominativa) para distinguir «productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos, productos veterinarios», productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional.

10. Señaló que, Procim S.A. – hoy Laboratorios Incobraha usado en Colombia, dicha marca, desde 1995 cuando lanzó al mercado los productos BROXOL 7 «ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución 19326 del 24 de julio del 2006 proferida por la Jefe de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual quedará asi: "ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro 187539 correspondiente a la marca nominativa BROXOL, en el sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: productos veterinarios" ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la decisión contenida en la Resolución 19326, el cual

quedará así: "Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 187539 que corresponde a la marca denominativa BROXOL, registrada a nombre de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES S.A. PROCIN, distinguirá los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos.”» 8 Registro otorgado mediante Resolución 00429 de 18 de enero de 1995, de la marca «BROXOL» (nominativa) para distinguir «sustancias y productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos», productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad PROMOCIONES CIENTÍFICAS E INDUSTRIALES LTDA., por el término de 10 años. 5

Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio pediátrico jarabe y BROXOL adultos jarabe, cuyo principio activo es el ambroxol clorhidrato, el cual tiene como uso terapéutico ser el coadyuvante en el tratamiento de la bronquitis obstructiva, bronquitis asmatiforme, asma bronquial, enfisema pulmonar (EPOC), actuando como mucolítico y broncodilatador. Aseguró que los mencionados productos han sido fabricados y vendidos en Colombia, por Procin S.A. – hoy Laboratorios Incobra S.A.-, de manera pública, notoria y continua,

abasteciendo el mercado de conformidad con la demanda de tales productos.

11. Consideró que, de manera errada, la SIC decretó la cancelación parcial por no uso de la marca «BROXOL» (nominativa) con registro 187.539, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional, para excluir de su amparo: «productos veterinarios». Indicó que, en consecuencia, se mantuvo el registro sólo para identificar: «productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos».

12. Manifestó que la SIC desconoció lo previsto el inciso tercero del Artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina –en adelante Decisión 486 de 2000-, al considerar que dicha norma establece que podrá decretarse la cancelación parcial por no uso, cuando así se solicita por el interesado en la exclusión de ciertos productos del amparo marcario.

13. Explicó, además, que para que pueda operar la exclusión de algunos de los productos, se ha de tener en cuenta que no exista identidad o similitud con aquellos que permanecen en el amparo de la marca. Mencionó que, por tanto, no podía la SIC excluir del amparo de la marca «BROXOL» (nominativa), «Productos veterinarios», pues guardan estrecha relación con los «productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos».

14. Resaltó que los «productos veterinarios» de la clase 5 del nomenclátor internacional son productos farmacéuticos para uso veterinario, no a otro tipo de productos para uso animal que no pueden llamarse veterinarios – como bozales,

collares, riendas, camas, champús, jabones de aseo, etc., cuya finalidad es distinta a los medicamentos para la salud de los animales. Explicó que veterinaria significa en el diccionario de la Real Academia Española: «ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades de los animales»; por tal motivo, los productos veterinarios serán aquellos productos farmacéuticos que se usan para precaver y curar las enfermedades de los animales.

15. Señaló que, en esa medida, los «productos veterinarios» excluidos tienen la misma naturaleza y satisfacen la misma necesidad que los productos farmacéuticos que continúan amparados por el registro de la marca «BROXOL» (nominativa) pues tanto los unos como los otros son medicamentos y, por tanto, ser abarcados dentro de la producción que ejecuta la empresa titular del registro marcario. Anotó que, en efecto, tal circunstancia se desprende del objeto social de Laboratorios Incobra S.A. en el que específicamente se encuentra «la fabricación, distribución, importación, exportación, publicidad y venta de productos veterinarios».

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Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. Resaltó que los productos de uso veterinario de la clase 5 del nomenclátor internacional corresponden exclusivamente a medicamentos, y desde el punto de vista industrial tienen el mismo fundamento que los productos farmacéuticos que aquellos de uso humano, por tanto no requieren procedimientos industriales ni producción diferentes a éstos como equivocadamente lo determinó la SIC en los actos demandados.

17. Precisó que los productos -jarabescomercializados con la marca «BROXOL»

(nominativa) son medicamentos cuyo principio activo es el Ambroxol, mucolítico expectorante que no solamente es de uso humano, sino que efectivamente también es de uso veterinario. Aseguró que el Ambroxol está indicado como terapia de enfermedades tales como «la enfermedad crónica respiratoria, neumonía enzoótica porcina, y bronconeumonías, etc».

18. En ese orden de ideas, arguyó que es equivocado afirmar que los «productos veterinarios» de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza no guardan relación con los productos farmacéuticos, y específicamente con los jarabes de la marca «BROXOL» (nominativa), en tanto su principio activo9 es recomendado como producto farmacéutico para curar enfermedades en aves, cerdos, bovinos, equinos, entre otros10.

19. Anotó que, adicionalmente, otros laboratorios que producen fármacos humanos, usualmente, con la misma marca comercializan productos veterinarios. Tal es el caso del laboratorio Tecnoquímicas que ofrece medicamentos para humanos con la marca «MK» y, con esa misma marca produce y distribuye medicamentos veterinarios, entre los que se encuentra el ambroxol.

20. Igualmente, señaló que ha de tenerse presente que en muchas ocasiones los veterinarios prescriben medicamentos de uso humano como sustitutos de medicamentos veterinarios para combatir enfermedades de los animales.

21. Por todo lo expuesto, reiteró que no podían ser excluidos los «productos veterinarios» de la marca «BROXOL» en la clase 5ª internacional11, por cuanto

tienen la misma finalidad que los productos que quedaron bajo el amparo de esta.

22. En tal virtud, la exclusión señalada permite que la existencia en el mercado otra marca «BROXOL» totalmente idéntica para distinguir «productos veterinarios», lo que generaría en el consumidor riesgo de confusión por asociación ante la coexistencia de marcas idénticas en el mercado. 9 Ambroxol Clorhidrato. Este producto está indicado en tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio que causan moco y, en casos de retención de secreciones, tales como neumonías, bronconeumonías, sinusitis, laringitis, traqueítis y bronquitis. 10 Becerros, gatos, perros. 11 Nota explicativa de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: «La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario».

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Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio

23. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda12, indicando que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

24. Destacó que en la actuación administrativa adelantada para resolver sobre la solicitud de cancelación por no uso de la marca “BROXOL» (nominativa) de

propiedad de Procin S.A. – hoy Laboratorios Incobra S.A.-, únicamente se había logrado demostrar el uso serio, real y efectivo del signo para amparar «sustancias y productos farmacéuticos», y, por tener relación con éstos, continuaban en el amparo, los productos «higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos», a pesar de no haber probado su uso. Sin embargo, debían excluirse del amparo de la marca, los «productos veterinarios».

25. Explicó que, respecto de estos últimos, no se había probado su uso y tampoco se podía predicar su relación o nexo con los que sí quedaban en el amparo marcario, dada la diferencia entre los productos farmacéuticos y los veterinarios.

26. Por último, aclaró que la SIC tenía plenas facultades para decidir sobre la cancelación parcial de un registro marcario con base, precisamente, en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, que reputa como desconocido la parte demandante. Señaló que se había dado una correcta interpretación y aplicación al mismo.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Laboratorios La Santé S.A.

27. La sociedad Laboratorios La Santé S.A. al contestar la demanda13 señaló que la SIC estaba plenamente habilitada para excluir o reducir la lista de productos amparados por una marca, cuando ante la solicitud de cancelación total se hubiera probado el uso de solo algunos de estos.

28. Indicó que, independientemente de que, en su criterio debía hacerse decidido la cancelación total porque no se había probado el uso eficaz14, como quiera que la

discusión planteada gira en torno a la exclusión de los «productos veterinarios» del amparo de la marca, deberá llegarse a la conclusión de que la decisión de la SIC estuvo acorde con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. 12 Folios 169 a 176 cuaderno principal 13 Folios 146 a 164 cuaderno principal 14 No se probó el uso eficaz y real de la marca, por cuanto durante el período de tres años (2002-2005) la cantidad de jarabes comercializados con la marca «BROXOL» en Colombia, no llegó a representar ni siquiera el 1% del mercado de medicamentos expectorantes -sin importar si discriminar si necesitaban o no receta médica-. 8

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Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

29. Destacó que, en efecto no existe relación ni conexión entre los productos farmacéuticos y los veterinarios, en tanto no se encuentran en el mismo mercado, no están dirigidos para los mismos consumidores, no se distribuyen ni promocionan por los mismos canales. Por lo tanto, la exclusión era procedente y estuvo acorde con la norma comunitaria.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunalemitió la Interpretación Prejudicial 163-IP-2014 de fecha 22 de abril de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a

juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, y de oficio respecto de los artículos 166 y 167 ibidem.

31. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de las disposiciones mencionadas, concluyó: «[…] Primero: La Corte consultante deberá determinar lo siguiente: 1) si la marca BROXOL (denominativa) es usada en el mercado manteniendo los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado de registro 187539; y, 2) Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por (sic) adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que pierda su fuerza para identificar los productos que ampara en la Clase 5 de la Clasificación de Niza estaríamos frente a un uso de la marca que no es real ni efectivo. Una vez realizado el análisis anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente interpretación prejudicial.

Segundo: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se genera cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opera la cancelación parcial por no uso:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que han sido autorizados, salvo que esa diferencia en lo sustancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que, de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

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Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Que los productos o servicios sean similares significa que tiene la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se pude ampliar el concepto (sic) en caso sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. Si, por un lado, la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.

Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios contactados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría

deformando la figura de la cancelación por no uso. Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la Corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por el signo, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma Clase de la Clasificación de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial. En el presente caso, la Corte Consultante deberá analizar si existe o no conexión competitiva entre los “productos veterinarios” excluidos de la cobertura registral y los “productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos” que mantienen la cobertura registral. […]» (Resaltado de texto original)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

32. Mediante auto del 18 de octubre de 201615, se corrió traslado por el término de diez (10) días a las partes y al tercero interviniente para que presentara sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código

Contencioso Administrativo.

33. La sociedad Procin S.A. – hoy Laboratorios Incobra S.A.- a través de apoderado judicial presentó alegatos de conclusión16 reiterando los argumentos planteados en la demanda.

34. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante apoderado judicial presentó sus alegatos de conclusión17, en esencia, reiterando sus argumentos.

35. El tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa

procesal. 15 Folio 244 cuaderno principal 16 Folios 252 a 257 cuaderno principal 17 Folios 246 a 251 del cuaderno principal 10

Radicado: 11001-0324-000-2009-00117-00

Demandante: Laboratorios Incobra S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. El problema jurídico

37. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Laboratorios Incobra S.A. por medio de apoderado judicial, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 44729 del 31 de octubre de 2008, a través de la cual la SIC: (i) confirmó parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 19326 del 24 de julio de 2006, (ii) canceló parcialmente por no uso la marca «BROXOL» (nominativa) con certificado de registro No. 187.539 y, (iii) excluyó de su amparo los siguientes productos: «productos veterinarios.»

38. La parte actora señaló que la SIC se excedió en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, al cancelar parcialmente por no uso de la marca «BROXOL» con registro No. 187.539 para distinguir

productos comprendidos en la clase 5 internacional, excluyendo de su amparo los siguientes productos: «productos veterinarios», manteniendo el registro sólo para identificar: «sustancias y productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos».

39. Lo anterior, por cuanto los productos excluidos del amparo de la marca en discusión no fueron objeto de la solicitud de cancelación por no uso por parte de la sociedad Laboratorios La Santé S.A. y, además, los «productos veterinarios» tienen similitud y guarda estrecha relación con los productos «sustancias y productos farmacéuticos, higiénicos y productos dietéticos para niños y enfermos» que continúan siendo distinguidos con la marca «BROXOL».

40. Por su parte, la SIC manifestó que la sociedad demandante únicamente probó el uso real y efectivo de la marca «BROXOL» para amparar «sustancias y productos farmacéuticos», razón por la cual, debía procederse a la exclusión del amparo de la marca de los siguientes productos: «productos vete