CE - 3_110010324000200900393001SENTENCIA20220901165418_TCListadoTitulados133113771796610168-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001-03-24-000-2009-00393-00

Demandante: LAZAR GILINSKI & CIA SCS

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Comunicación Celular COMCEL S.A.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registro Marcario /

Examen de Registrabilidad / Signos Descriptivos Genéricos, Evocativos y de Uso Común SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad Lazar Gilinski & Cía. SCS, en contra de las Resoluciones: núm. 50072 del 28 de noviembre de 20081, núm. 01852 del 26 de enero de 20092 y núm. 07846 del 24 de febrero de 20093, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca TV.CO (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 1Folios 13 a 16. Resolución 50072 de 28 de noviembre de 2008, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, «Por la cual se decide una solicitud de registro de

marca», mediante la cual se negó el registro de la marca nominativa TV.CO solicitada por la sociedad LASAR GILINSKI &CIA S.C.S., para identificar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Folios 17 a 20 del Expediente. Resolución 01852 de 26 de enero de 2009, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 50072 de 28 de noviembre de 2008, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca nominativa TV.CO solicitada por la sociedad LASAR GILINSKI &CIA S.C.S., para identificar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Folios 21 a 23 del Expediente. Resolución 07846 de 24 de febrero de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, «Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación», mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución 50072 de 28 de noviembre de 2008, en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca nominativa TV.CO solicitada por la sociedad LASAR GILINSKI &CIA S.C.S., para identificar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2

Radicacion: 11001-03-24-000-2009-00393-00

Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El 3 de julio de 20094, mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Lazar Gilinski & Cía. SCS, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 3.1 Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 50072 del 28 de noviembre de 2008, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-28441, por medio de la cual se negó el registro de la marca TV.CO en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Lazar Gilinski & Cia S.C.S. 3.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 1852 del 26 de enero de 2009, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-28441, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 50072 de 2008, negando el registro de la marca TV.CO en la clase 38 internacional. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 7846 del 24 de febrero de

2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08-28441, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 50072 de 2008, negando el registro de la marca TV.CO en la clase 38 internacional. 3.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y en restablecimiento del derecho, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca TV.CO, para identificar telecomunicaciones, servicios comprendidos en la clase 38 internacional. 3.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Registro a la marca TV.CO para identificar telecomunicaciones, servicios comprendidos en la clase 38 internacional. 3.6. En consonancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la gaceta de la Propiedad Industrial 3.7. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.» 4 Folios 31 a 45. 3

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.2. Los hechos

2. El 18 de marzo de 20085, la sociedad Lazar Gilinski & Cía. SCS, en adelante Lazar Gilinski, solicitó el registro de la marca TV.CO para identificar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue radicada bajo el número 08-28441 y publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 591 del 30 de abril de 2008.

3. Dentro del término legal, la sociedad Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A. presentó oposición6 en contra de la solicitud de registro de la marca TV.CO fundamentándose en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de

2000.

4. La jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución núm. 50072 de 28 de noviembre de 20087, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Comunicación Celular S.A., COMCEL S.A., y negó la solicitud de registro de la marca TV.CO. La SIC consideró8 que la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000.

5. Contra la referida decisión, la sociedad Lazar Gilinski interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

6. El 26 de enero de 2009, con la Resolución 18529, la jefe de la División de Signos

Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 50072, confirmando la decisión de negar el registro de la marca TV.CO para identificar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, concedió el recurso de apelación.

7. El 24 de febrero de 2009, mediante la Resolución 784610, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 50072, confirmando la decisión de negar el registro antes mencionado, particularmente considerando que el signo carece de distintividad11. 5 Folio 58 6 Folios 75 a 86 7 Folios 87 a 90 8 En la decisión la SIC señaló: «Así las cosas, tenemos que la palabra TV encontrada en el signo solicitado en registro, si bien es una sigla, posee un significado fácilmente comprensible en nuestro idioma, el cual es televisión.

Por otro lado, encontramos la expresión .CO, la cual es reconocida como aquella partícula que va incorporada a un nombre de dominio para significar que la página de internet a la cual se desea entrar proviene del país Colombia. El signo solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por el solicitante, al intentar privar a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado.» 9 Folios 94 a 97 10 Folios 100 a 103 11 En la decisión la SIC determinó: 4

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. La parte demandante manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir la Resoluciones: núm. 50072 del 28 de noviembre de 2008, núm. 01852 del 26 de enero de 2009 y, la núm. 07846 del 24 de febrero de 2009, a través de las cuales negó el registro de la marca TV.CO (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, desconoció lo dispuesto en los artículos 13412 y 13513 literales b) y e) de la Decisión 486 de 2000.

9. Señaló que el signo TV.CO cumple con todos los requisitos de registrabilidad porque, a la luz de los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es evocativo ya que, al escucharlo el consumidor podría pensar en diferentes servicios como una revista, un almacén de televisores o computadores, un café internet, lo que significa que tendrá que hacer un proceso mental para determinar qué servicios protege.

10. Analizó independientemente cada uno de los componentes del signo, esto es, TV y .CO, de donde concluyó que ninguno de ellos visto de manera individual es descriptivo de los servicios contenidos en la clase 38 internacional y que, en su conjunto, posee distintividad suficiente en el mercado.

11. Argumentó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, se vulneró su derecho a la igualdad pues la SIC ha registrado marcas

como CO.CO en la misma clase; la marca limón en la clase 30 del nomenclátor internacional y las marca CLEAN and CLEAR para identificar productos de la marca 3 internacional, las que en principio también podrían considerarse descriptivas y aun así fueron registradas. «La solicitud objeto de análisis carece por completo de distintividad. Esto quiere decir que no posee la capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del signo dentro del mercado correspondiente […].» 12 Decisión 486 de 2000 de la CAN. «Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.» 13 Decisión 486 de 2000 de la CAN. «Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,

características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]» 5

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. Intervención de La Superintendencia de Industria y Comercio

12. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda14, en la que indicó que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustan plenamente a derecho, y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

13. Señaló que el examen de registrabilidad determinó que el signo TV.CO

(denominativo) es genérico y descriptivo, y NO evocativo como erradamente lo concluyó la parte actora al analizar sus componentes de manera aislada. 14.En efecto, consideró que el signo entrega al público consumidor, de forma directa, información sobre el servicios que ampara, esto es, los servicios de telecomunicaciones de televisión e internet.

15. Sostuvo que, contrario a lo manifestado por la demandante, examinados en conjunto los elementos del signo, como lo ha dispuesto el Tribunal de Justicia, se evidencia que describe los servicios de telecomunicaciones que pretende proteger, esto es, televisión e internet, por lo que consideró que el signo analizado en conjunto no tiene la fuerza suficiente para ser distintivo y, por lo tanto, irregistrable.

II.2. Comunicación Celular COMCEL S.A.

16. En su calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, la sociedad Comunicación Celular COMCEL S.A.15, a pesar de haber allegado una comunicación, en ésta se limitó a relacionar el nombre de un profesional de la Vicepresidencia Jurídica de dicha empresa e indicar que «La demanda es conocida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y se identifica con el número de radicación 2009-00393.». En tal virtud, se tuvo como no contestada la demanda por parte del tercero con interés, en tanto no se adjuntó poder, ni escrito adicional alguno al previamente referido.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

17. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 21-IP-201416 de fecha 19 de junio de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso, en particular el artículo 134 literal a) y los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, concluyendo: 14 Folios 122 a 129 15 Folios 111 a 119 16 Folios 152 a 160

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «PRIMERO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca

necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

SEGUNDO: El registro del signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de los elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

La distintividad es un requisito intrínseco y necesario con el que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, al no poder identificarse o ser evidente en cuanto a las características propias de los productos o servicios que ampara, sencillamente pierde su capacidad de diferenciarse y por lo tanto no es admisible a registro.

TERCERO: La irregistrabilidad de los signos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(…) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. En cuanto a las palabras genéricas, al realizar el examen comparativo de

marcas que se encuentran conformadas por este tipo de términos, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe o no confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Los signos evocativos, sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El juez consultante, al momento de analizar el caso, deberá revisar si en efecto el signo TV.CO (denominativo), como tal es un signo evocativo, en el cual el consumidor debe efectuar un esfuerzo para poder identificar qué servicio presta su titular, o si en su defecto, de la simple pronunciación, se describe qué tipo de servicios brinda en el mercado, todo esto relacionado con la clase internacional para la cual está destinada o si en su defecto se trata de un signo que enuncia el género al que el servicio está ligado.

CUARTO: La incorporación de palabras de uso común debe estar ligado al hecho de que el signo está a su vez compuesto por alguna otra palabra que en sí unida a término común, le dote de su suficiente fuerza como para crear un nuevo signo suficientemente identificable, no por el hecho de incluir palabras usuales no significa que no es diferenciable del resto, sin embargo, para que pueda ser una marca, debe contener elementos que posean suficiente diferenciación respecto de términos usuales , descriptivos o previamente

registrados por terceros. 7

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La corte consultante, debe considerar este aspecto al momento de dictar su resolución, en el sentido de verificar si en efecto la unión de las dos palabras TV.CO son por si solas capaces de identificar en el mercado servicios de telecomunicaciones, sin que causen perjuicio a sus competidores, toda vez que un signo con su registro, posee el derecho de exclusividad y de oponerse al uso por parte de terceros no autorizados.

QUINTO: Las oficinas de registro de marcas no tienen límites en su actuación y no pueden utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que las oficinas tienen la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.» (negrillas y subrayas originales)».

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. Mediante auto de 4 de mayo de 201717, se corrió traslado por el término de diez (10) días, a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. Sin embargo, ni la parte demandante, el tercero interesado o el Ministerio Público se pronunciaron en esta oportunidad procesal.

19. Por su parte, la SIC reiteró sus argumentos e hizo especial énfasis en que los vocablos TV y .CO son de uso común y genéricos. Explicó que el primero de ellos, TV, se relaciona con uno de los medios de comunicación más conocidos por los

consumidores para transmitir información; mientras que, frente al segundo, .CO, el consumidor no requiere de procesos mentales complejos para conocer que corresponde «al origen del dominio de las páginas web de Colombia». Arguyó que, aún combinadas, no logran ser distintivas.

20. Señaló que la expresión cuyo registro se negó es descriptiva y no evocativa como lo afirmó la demandante, porque al revisar los servicios que ampara la clase 38 internacional es claro que al escucharla el consumidor pensará en un servicio de comunicación visual ya sea a través de un receptor de señal como la televisión o a través de internet.

21. Insistió en la independencia, autonomía y poder discrecional de las Oficinas de Registro respecto de decisiones anteriores de donde concluyó que no trasgredió el derecho a la igualdad que se acusa vulnerado.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo 17 Folio 162

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- El problema jurídico

23. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Lazar Gilinski, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones: núm. 50072 del

28 de noviembre de 2008, núm. 01852 de 26 de enero de 2009 y, la núm. 07846 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cuales la SIC negó el registro del signo TV.CO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

24. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que el signo es evocativo y que posee la suficiente distintividad para ser registrado y, en consecuencia, no tiene riesgo de confusión.

V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

25. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial, en el presente proceso las normas comunitarias aplicables son el literal a) del artículo 134 y los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, cuyo contenido es del siguiente tenor: «Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la

procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 18 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]».

V.4.- El examen de registrabilidad V.4.1. La distintividad de las marcas

26. De la lectura detallada de las normas transcritas, la Sala encuentra que un signo puede constar de una palabra o combinación de ellas y, que para que se pueda registrar debe gozar de distintividad, ser susceptible de representación gráfica y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

27. Las causales de irregistrabilidad se fundamentan en el riesgo de confusión o asociación que su presencia puede causar en el consumidor; sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que «la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo»19.

28. El requisito de distintividad se define como la capacidad o idoneidad de un signo para darle particularidad, singularidad e identidad en el mercado a los productos o

servicios que ampara de manera que el consumidor los identifique plenamente.

29. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la distintividad es una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

V.4.2. De las expresiones descriptivas

30. El Tribunal de Justicia ha dicho que los términos descriptivos: «[…] informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De ello se comprende por qué el literal e del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos (…) La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […]»20 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. Decisión de 1° de septiembre de 2004, marca: «DIUSED JEANS». 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 446-IP-2015. Decisión de 7 de diciembre de 2015, marca: «Downy Enjuague Total Jolie». 10

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Demandante: LAZAR GILINSKI &CIA SCS

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31. Sobre la descriptividad de los signos, en reciente pronunciamiento esta Sala dijo: «[…] Para fijar la descriptividad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 […]»21

32. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia22 que ha prohijado esta Sala23 señala que no se pueden registrar los signos que sean descriptivos, puesto que se le estaría otorgando al peticionario el monopolio en el mercado de esas expresiones, en perjuicio de los demás empresarios o comerciantes.

V.4.3. De las expresiones genéricas

33. El Tribunal de Justicia ha indicado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta “¿qué es?” en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica24.

34. En consonancia con la jurisprudencia andina, la Sala ha indicado, en relación con las expresiones genéricas, que: «[d]esde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuanto por sí mismo pueda servir para identificarlo […]»25 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente

11001032400020100009900. Decisión de 19 de noviembre de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 446-IP-2015. Decisión de 7 de diciembre de 2015 «[…] informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández Novoa señala que la indicación descriptiva cuyo registro se prohíbe debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

De ello se comprende por qué el literal e del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregsitrabilidad de los signos descriptivos (…) La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […]» 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente

11001032400020090030200. Decisión de 21 de mayo de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, citado en Expediente 11001032400020110032700. Decisión de 5 de mayo de 2022. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés: «[...] los signos descriptivos «[...] no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación

resultante no ocasione confusión […]». 24 Ver interpretaciones prejudiciales: Proceso 21-IP-2014. Decisión de 19 de junio de 2014. Proceso 110-IP2015 de 25. Decisión de septiembre de 2015 y Proceso 07-IP-2019. Decisión de 28 de febrero de 2020. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 07-IP-2019. Decisión de 28 de febrero de 2020 proferida y citada dentro del expediente 11001032400020110017900 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de noviembre de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez 11

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