CE - 3_110010324000201100086001SENTENCIADENIEGAPR20220405135553_TCListadoTitulados133113710686749323-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1°) de abril de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020110008600

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado McNeil PPC Inc Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Causales de RegistrabilidadReglas de Cotejo - Marca notoria - Marcas en

Conflicto: SPLENDA – SPLENDID.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa1 presentó la sociedad Colombina S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 9398 de 19 de febrero de 2010, 50622 de 24 de septiembre de 2010 y 26033 de 27 de mayo de 2009, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Splenda (mixta) en favor de la sociedad McNeil PPC Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 21 de febrero de 2011, la apoderada judicial la sociedad Colombina S.A., presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada

en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina3, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 Inicialmente la demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho; en el auto admisorio de 11 de marzo de 2011, se interpretó como de nulidad relativa conforme a lo estipulado en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 Folios 137 a 178 3«[…] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]». 2

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 26033 del 27 de mayo de 2009 y notificada el 19 de junio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08119.164, mediante la cual se (i) concedió el registro de la marca SPLENDA

(mixta) en la clase 30 internacional a favor de McNeil PPC Inc., y (ii) se declaró

infundada la oposición presentada por Colombina S.A.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 9398 dl 19 de febrero de 2010 y notificada el 22 de febrero de 2010, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08119.164, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 26033 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por

Colombina S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 50622 del 24 de septiembre de 2010 y notificada el 20 de octubre de 2010, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 08-119.164, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la concesión del registro de la marca SPLENDA (mixta) en la clase 30 internacional a favor de McNeil PPC Inc.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: 4.1. Se declare fundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. contra la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 30 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. 4.2. Se niegue el registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 30 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc. 4.3. Se cancele la inscripción del registro de la marca SPLENDA (mixta) en clase 30 internacional, a nombre de McNeil PPC Inc., en la base de datos de

la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la Sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.» 1.2. Los hechos

2. Manifestó que el día 7 de noviembre de 20084, la sociedad McNeil PPC Inc., en adelante McNeil, solicitó ante la SIC el registro de la marca «SPLENDA» (mixta) para distinguir «azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar», productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de

Niza.

3. Mencionó que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industria la sociedad Colombina S.A., en adelante Colombina S.A., presentó oposición al registro, con base en sus registros marcarios de SPLENDID Nos. 4 Folio 60

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 146207, 146208, 128090, 195063, 182582 y 192208 los cuales identifican productos incluidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que mediante la Resolución No. 26033 de 27 de mayo de 2009 la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca «SPLENDA»

(mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, Colombina S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición mediante Resolución No. 9398 de 19 de febrero de 2010 y en apelación mediante la Resolución No. 50622 de 24 de septiembre de 2010. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.3.1. Normas violadas

6. Manifestó la parte actora que, con las resoluciones demandadas, la SIC violó los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación

7. Sostuvo que, con la expedición de los actos administrativos demandados, la SIC aplicó erradamente las normas que rigen la materia, pues el signo cuyo registro se concedió no gozaba de distintividad.

8. Refirió que la marca «SPLENDID» se encuentra registrada desde mucho tiempo atrás para distinguir entre otros productos «galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcocho», los cuales son complementarios con los que pretende proteger la marca posteriormente registrada.

9. Resaltó que, aunque la complementariedad de los productos es baja, la similitud en la composición nominativa de los signos es alta, por lo cual se debe proceder a rechazar el registro.

10. Adujo que los azúcares y sus derivados se encuentran inmersos en su objeto social y que con la concesión del registro cuya nulidad se demanda, la SIC le ha

impedido su pleno ejercicio comercial al desconocer flagrantemente la conexión competitiva entre las marcas enfrentadas.

11. Sustentó la existencia de conexión competitiva con los argumentos que esgrimió la SIC para negar el registro de la marca «SPLENDID» a la sociedad McNeil dentro del proceso 09-062.319 y, concluyó que existe una relación de conexidad «entre los productos de confitería, o chupetines (chupetas), galletería,

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio bizcochería, panes y los endulzates bajos en calorías / azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar» (subrayas originales).

12. Mencionó que los endulzantes son complementarios de otros productos porque reemplazan al azúcar, en especial en productos para las personas que no pueden consumirla.

13. Expresó que la marca de la que es titular goza de una larga trayectoria y reconocimiento en el mercado colombiano, lo que la hace suficientemente distintiva para diferenciar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

14. Enlistó los resultados de la encuesta realizada en la que según su criterio, se evidencia que el consumidor medio asocia que los productos SPLENDID podrían estar elaborados con productos SPLENDA, lo que conlleva una complementariedad entre los mismos, la que evidenció con la publicidad en la que la marca controvertida muestra cómo con los azucares y endulzantes de esta última marca se pueden elaborar “ponqués, panes y galletas”.

15. Argumentó que con el registro de la marca «SPLENDA», la SIC desconoció el mejor derecho que tiene desde el año 1993 para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza sobre la marca «SPLENDID» y le impide su uso para explotar debidamente el objeto comercial y ampliar el marco de sus negocios.

16. Sostuvo que en Perú se negó el registro de la marca SPLENDA para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la conexidad competitiva con la marca SPLENDID.

17. Finalmente, señaló que el acto administrativo demandado es nulo porque la SIC revocó aquellos en los que concedió el registro pese a que en ellos sostuvo que «[a]unque entre las marcas enfrentadas existe confundibilidad, no se cumple la conexión competitiva entre los productos amparados por la cobertura de los mismos, por lo cual se concede el registro […]»

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

18. La parte demandada a pesar de haber sido notificada debidamente no dio respuesta al escrito de la demanda5 . 2.2. Intervención del tercero interesado - McNeil PPC Inc. 5 Folio 188

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

19. El apoderado judicial de la sociedad McNeil PPC Inc., tercero interviniente en el presente proceso, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que tiene

derecho preferente de registro, en razón de que en algunos actos administrativos logró la cancelación parcial de la marca «SPLENDID» para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos «pastelería, pan, bizcochos, tortas, harinas y preparaciones hechas de cereales, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para hornear, sal […]».

20. Refirió que luego de las cancelaciones parciales, la marca «SPLENDID» quedó vigente solo para distinguir «toda clase de confitería y dulcería» y «harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería».

21. Manifestó que la SIC le negó a la actora el registro de la marca «SPLENDID» para proteger un endulzante bajo en calorías, con fundamento en la existencia previa de una solicitud de McNeil para amparar productos similares.

22. Señaló que Colombina S.A., no tiene un mejor derecho porque cuando se concedió el registro de la marca «SPLENDA» en su favor para amparar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional, no existía en trámite ninguna solicitud de la actora para registrar una marca similar.

23. Descartó la conexidad competitiva entre las marcas en conflicto porque los productos de la clase 30 que ampara la marca «SPLENDID», no se asemejan de ninguna manera a los que protege la marca controvertida, entre otras cosas, porque las personas que usan los endulzantes y los substitutos del azúcar, tienen muy claro

que el objeto de los mismos es servir de complemento o adicionamiento de otro producto específico, lo que hace que no se comercialicen por los mismos canales ni publiciten por los mismos medios.

24. Sostuvo que Colombina S.A., no puede afirmar que con las resoluciones demandadas se vulneró su derecho a la libre empresa porque su capacidad de producir «azúcar, endulzantes de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar» no se vio disminuida, toda vez que no probó tal circunstancia.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 84-IP-2015 de 4 de febrero de 20166, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

26. En la mencionada interpretación judicial el Tribunal de Justicia señalo que interpretaría únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la 6 Folios 551 vto. a 561

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: «[…] PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios de los cuales el uso de marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad (sic).

SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión, o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SPLENDA (mixto) y las marcas SPLENDID (denominativa y mixta), previamente registradas para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Si bien la norma comunitaria confiere ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de reigstrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las marcas SPLENDA (mixta) SPLENDID (denominativa y mixta) que distinguen productos comprendidos en la Clase 30. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no

impedirá el registro de la marca.».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

27. Mediante auto de 25 de mayo de 20167, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. El demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 4.1 Intervención de la entidad demandada.

28. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio8 argumentó que la decisión de conceder el registro obedeció al análisis de la situación fáctica a la luz de la normativa en materia marcaria y en uso de las competencias a ella conferidas por la Constitución y la Ley. 7 Folio 565 8 Folios 592 a 593

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

29. Reiteró la ausencia de confundibilidad de las marcas confrontadas y solicitó remitirse a los fundamentos de los actos administrativos demandados.

30. Por último, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

31. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

5.2. Problema Jurídico

32. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Colombina S.A. en contra de las Resoluciones núm. 26033 de 27 de mayo de 2009, núm. 9398 de 19 de febrero de 2010 y núm. 50622 de 24 de septiembre de 2010 a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca “SPLENDA» (mixta) para distinguir «azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías, substitutos del azúcar» productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad McNeil PPC Inc.

33. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que el signo SPLENDA es confundible y genera riesgo de asociación con la marca SPLENDID previamente registrada en la clase 30 del nomenclátor internacional. 5.3. La causal de irregistrabilidad en estudio 5.3.1 Violación de los artículos 134,136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000

34. En primer lugar, la Sala encuentra que aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los articulos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a).

35. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados son confundibles y que no cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca

en la Clase 30 del nomenclátor internacional. 8

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

36. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 154 y 155 literal d), en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5.3.2 Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

37. En la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia se señaló que: «[S]e interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 486 […]». Por lo tanto, la Sala solo realizará el estudio de la situación fáctica en relación con el literal a) del artículo 136 ibidem, que es del siguiente tenor: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […].» 5.4. El examen de registrabilidad

38. De la lectura detallada del literal a) del artículo 136, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o productos identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

39. Aunado a lo anterior, la mencionada norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, servicios o productos identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

40. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»9.

41. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

42. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está

adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, dos productos que se le ofrecen con un origen empresarial común10.

43. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»11.

44. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Las reglas de cotejo marcario

45. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria12 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos

al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.

12 Ibidem. 10

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

46. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. 5.6. Conexión competitiva

47. Al respecto, es necesario advertir desde ya, que la sola semejanza visual y fonética de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la

confundibilidad de ellos en el mercado.

48. Lo anterior por cuanto, como lo ha advertido el Tribunal de Justicia, en la comparación también debe atenderse la clase de servicios o productos que se busca distinguir con cada uno de los signos comparados y, por ello han de considerarse igualmente los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por ellos.

49. Reiterando su jurisprudencia13 sostuvo el Tribunal de Justicia que la conexión competitiva se determina por: (i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) los canales de comercialización; (iii) si la publicitan por similares medios; (iv) la relación o vinculación entre los productos; (v) el uso conjunto o complementario de productos y; (vi) si los productos pertenecen a un mismo género.

50. Siguiendo los lineamientos de la Alta Corporación Supranacional, cuando se analiza la conexión competitiva, se debe tener en cuenta la regla de la especialidad cuyo objetivo es prohibir el registro de marcas que amparen servicios o productos idénticos muy similares o que utilicen denominaciones idénticas o similares.

51. En relación con la conexión competitiva, el Tribunal de Justicia ha dicho: «[…] Este Tribunal ha compartido el principio de que se debe tomar en consideración al momento del examen comparativo, los criterios que pueden conducir a establecer o fijar, cuándo se produce la similitud o la conexión competitiva entre los productos así: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor […] b) Canales de comercialización […] c) Medios de publicidad idénticos o similares […] d) Relación o vinculación entre productos […] e) Uso conjunto o

complementario de productos […] f) Partes y accesorios […] g) Mismo género de los productos […] h) Misma finalidad […] i) Intercambiabilidad de los productos […].14

52. Ahora bien, el Tribunal de Justicia enunció la regla de la especialidad así: 13 Ver entre otras 148-IP-2005; 84-IP-2015; 114-IP-2003; 441-IP-2015; 423-IP-2015;

14 Ibidem 11

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Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] “El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y productos determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva, porque aunque dos productos puedan tener la misma naturaleza o género, si para el consumidor es relativamente claro que sus productores son diferentes, no habrá conexión competitiva entre ellos; asimismo, dos productos completamente disímiles pueden compartir el mismo canal de comercialización y medio de publicidad, sin que por ello se pueda predicar su conexión competitiva, por lo que para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros […]»15.

53. El Tribunal de Justicia ha dejado sentada la necesidad de que el examinador aprecie en conjunto dichos criterios tomando en cuenta la concurrencia o no de los elementos que puedan inducir a confusión al consumidor; asimismo, dijo al alto tribunal, que dos signos idénticos pueden

coexistir en el mercado y ser registrados cuando distinguen productos que se diferencien perfectamente.

54. En relación con el tema, la doctrina ha dicho: «[L]a consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos sus productos […]»16. 5.8. El caso concreto

55. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 5.8.1. La comparación de los signos

56. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados como se observa a continuación: Marca posteriormente registrada

(Mixta) Marcas previamente registradas 15 Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005 16 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278 12

Radicacion: 11001032400020110008600

Demandante: Colombina S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

SPLENDID

(Nominativa) (Mixta)

57. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran que son mixtas y una nominativa, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente

a los consumidores.

58. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

59. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, e