CE - 3_110010324000201100389001SENTENCIA20220510101903_TCListadoTitulados133113710706554982-2022

Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Actor: CMPC Maderas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: No incurren en nulidad las resoluciones acusadas que negaron el registro de la marca cuestionada, “S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE”, por cuanto se evidenció que frente a la marca existente “SELEX” existe riesgo de asociación, debido a que el consumidor podría erróneamente pensar que los productos y servicios identificados con esas marcas son del mismo empresario.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda presentada por la sociedad CMPC Maderas S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA, contra las resoluciones números 14115 de 22 de marzo de 2011, 26480 de 23 de mayo de 2011 y 34181 de 24 de junio de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, i) se negó el registro de la marca

mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE, solicitada por la sociedad CMPC Maderas S.A., para identificar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, ii) se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto, confirmándolo y, iii) se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las anteriores decisiones. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A.

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I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad CMPC Maderas S.A., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-73328, donde se negó de oficio el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en clase 19 internacional solicitada por la sociedad actora CMPC MADERAS S A. 3.2. Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 26480 de 23 de mayo de 2011,

proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10-73328, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmando la decisión de negar el registro solicitado 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la resolución 34181 de 24 de junio de 2011, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 10-73328 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmando la decisión inicial de negar el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en clase 19 internacional solicitada por la sociedad actora. 3.4. Como consecuencia de lo anterior, para resarcir el daño causado y como restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia De Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE para identificar productos incluidos en la clase 19 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de la sociedad CMPC MADERAS S.A. 3.5. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.6. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y

Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.7. Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.”1 1 Folios 29 a 30 del cuaderno No. 1 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A. 3 1.2 Los actos acusados Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 1.2.1 Resolución 0014115 del 22 de marzo de 2011

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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:0014115

Por la cual se niega un registro Rad. Nº 10 73328 LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Por escrito presentado el 18 de Junio de 2010, la sociedad CMPC MADERAS S.A, solicitó el registro de la marca S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 620, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1. Examen de registrabilidad Atendiendo a las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encontramos que, de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad en ella contempladas aún en el evento de que se hubiesen presentado oposiciones

2. Irregistrabilidad por confundibilidad Norma aplicable De conformidad en lo establecido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se pueden registrar como marca los signos que “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de una marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

3. El caso concreto Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se observa el siguiente registro marcario

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Demandante: CMPC MADERAS S.A.

4 Los signos a confrontar son los siguientes: En el presente caso, nos encontramos frente a dos marcas, una denominativa y otra mixta, para lo cual habremos de tener presente que en su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el

elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en ella predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: "(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad

penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores". Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A.

5 Antes de entrar a realizar el examen de registrabilidad de los signos se hace necesario establecer cuál de los elementos constitutivos del signo solicitado es el que predomina, Para el caso que nos ocupa, es el nominativo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE, por lo cual el examen de registrabilidad se realizará con base en los criterios establecidos por la jurisprudenci a y doctrina para esta clase de signos. Así las cosas, la Dirección al analizar los signos cotejados encuentra que los mismos cuentan con una estructura fonética y ortográfica similar, siendo efecto de la reproducción de la expresión S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE en el signo solicitado en registro, hasta el punto de generar confusión, motivo por el cual dicho signo requiere de la presencia de elementos adicionales que permitan su individualización, y en el presente asunto, es claro que la adición de las expresiones THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y los elementos gráficos simplemente podrían inducir al consumidor a pensar que se trata de una modificación de la marca previamente registrada, máxime si se tiene en cuenta que ambos signos derivan su fuerza distintiva de esta expresión SELEX, por su ubicación y tamaño dentro de cada conjunto.

Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende identificar: "madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para la construcción, mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada" productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. A su vez, la marca registrada identifica: ''construcción; reparación; servicios de instalación" servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos por la marca previamente registrada, debido a que esta ultima comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas en el campo de la construcción tales como las de los pintores, los fontaneros, instaladores de calefacción o cejadores y los productos identificados por la marca solicitada constituyen principalmente algunos de los materiales necesarios para ejecutar y materializar los servicios anteriormente mencionados, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad. En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En mérito de lo expuesto este Despacho, RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca S SELEX THE CMPC

PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA), tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir: "madera terciada, madera terciada para la construcción, paneles de madera terciada para la construcción, mueblería y otros usos industriales, elementos de construcción hechos de madera terciada", productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación internacional de Niza, solicitado por la sociedad CMPC MADERAS S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A.

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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al doctor MAURICIO PINZON PINZON, apoderado de la sociedad solicitante del registro marcario o a quien haga sus veces, entregando copia de la misma y advirtiendo que contra ella proceden los recursos de reposición ante la Directora de Signos Distintivos y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: En firme esta resolución archívese el expediente.” 1.2.2 Resolución 26480 del 25 de mayo de 2011

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RESOLUCIÓN No: 26480

Por la cual se resuelve un recurso de reposición Rad. Nº 10 73328

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, el doctor MAURICIO PINZÓN PINZÓN, actuando como apoderado de la sociedad solicitante CMPC MADERAS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la resolución No. 14115 de 22 de marzo de 2011, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos negó el registro del signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA}, para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a} del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El objeto del recurso es que se revoque la decisión y se fundamenta de la siguiente manera: "(...) Haciendo uso legitimo de nuestro recurso de reposición, consideramos que el signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitado por nuestro cliente y la marca SELEX previamente registrada en la clase 37 pueden coexistir en el mercado sin ningún problema debido a que estos productos a identificar por parte de mi representada están limitados a productos delimitados de la clase 19, mientras que los de la marca registrada son para la clase 37. Por lo que en este evento no puede la Superintendencia desconocer que dicha limitación, ayudara a que el consumidor de este tipo de productos no caiga en

riesgo de confusión. Contrario a lo establecido por esta entidad, consideramos que entre los signos acá enfrentados se presentan más diferencias que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A. 7 semejanzas, que le permitirían al consumidor diferenciar los signos con total tranquilidad al encontrarlos en el mercado. (...) Con tan solo mirar en conjunto los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX se pueden apreciar diferencias sustanciales, por lo que no se puede desconocer que las expresiones S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX son diferentes, y que por ende en este caso la Superintendencia debió examinar la marca registrada en su conjunto, es decir teniendo en cuenta que el signo solicitado no consta solo de la expresión SELEX sino que esta es solo una expresión de las 7 que componen el signo (...) Adicionalmente, es muy importante resaltar el hecho que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos de la clase 19 aquí establecidos se encuentran limitados a ésta, por lo que acudiendo al principio de especialidad, no es posible que se niegue el registro de la marca de mi representada basado en la similitud de una marca que no pertenece a la misma clase de la solicitada. Es por esto que no existe una relación COMPETITIVA que pueda impedir que los signos S SELEX THE CMPC PlYWOOD ALWAYS

RELIABLE y SELEX coexistan en el mercado. (...)" SEGUNDO.- Que para atender lo señalado en el inciso 2 del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos : Irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud 1 Norma El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que no podrán registrarse como marca los signos que sean "idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación". 2 . Concepto La función principal de los signos distintivos, es la de identificar los diversos productos, servicios o actividades económicas que intervienen en el mercado, de manera tal que permita a su titular, individualizarlos frente a los de los demás empresarios. Para determinar si una marca es confundible con otra, tanto la jurisprudencia como la doctrina han elaborado una serie de pautas que la administración debe observar al efectuar el estudio de registrabilidad, ello con el fin de establecer si entre los signos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Así, el riesgo de confusión, referido a la falta de claridad para poder elegir un bien frente a otro y a la cual puede ser inducido un consumidor por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo, será absoluto, cuando además de que los signos presentan identidad, tienen por objeto individualizar los mismos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A. 8 productos o servicios y requerirá de una mayor profundidad en el análisis de los signos cuando entre estos existan similitudes.

De acuerdo con lo anterior, para que se genere el denominado "Riesgo de confusión" que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a los signos como tal, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, pues el "principio de especialidad limita la protección de un signo distintivo a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o relacionados en alguna medida. Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca con base en la causal comentada, se requiere que concurran simultáneamente los dos presupuestos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad. 3 Caso en estudio Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE (MIXTA) y la marca previamente registrada:

Los signos a comparar son los siguientes: Para efectuar el análisis comparativo, debe determinarse si en el signo mixto predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, debe procederse al cotejo aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; si por el contrario, en aquel predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. De la observación del signo solicitado se concluye que en él prepondera el elemento denominativo, dada la fuerza de que están dotadas las palabras que le Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A. 9 permiten al consumidor acceder al producto solicitándolo por su nombre, sin que los componentes visuales carezcan del todo de relevancia. Por consiguiente, el estudio se centrará en la mencionada expresión, debiendo aplicar a ella las reglas elaboradas para comparar signos denominativos.

Bajo los anteriores presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta Dirección considera que entre las marcas confrontadas se presentan similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación, lo cual se debe a que la marca solicitada, reproduce de manera idéntica la marca previamente registrada consistente en la denominación arbitraria o de fantasía SELEX, de modo tal que los elementos adicionales no

logran superar el riesgo de confusión entre los signos, pues no sólo pierden relevancia frente al tamaño y la posición de la denominación SELEX, que es principal en la marca solicitada, sino porque el consumidor atribuirá la presencia de tales elementos gráficos y de las denominaciones adicionales THE CMPC y ALWAYS RELIABLE a una innovación de la marca previamente registrada , es decir a una nueva presentación de la misma, o a una derivación, esto es, que se trata de un signo que identifica una línea nueva de los mismos productos o servicios que distinguen los signos, de tal suerte que les asignará el mismo origen empresarial de manera errada. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios • En este sentido', el signo solicitado pretende distinguir "MADERA TERCIADA,

MADERA TERCIADA PARA LA CONSTRUCCION, PANELES DE MADERA TERCIADA

PARA LA CONSTRUCCION, MUEBLERIA Y OTROS USOS INDUSTRIALES, ELEMENTOS DE CONSTRUCCION HECHOS DE MADERA TERCIADA", productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca adoptada como fundamento para la negación distingue "CONSTRUCCIÓN; REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN." servicios comprendidos en la clase 37 del nomenclador internacional. De lo anterior bien puede colegirse que el signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados competitivamente con los servicios distinguidos con la marca previamente registrada, relación que se acentúa por la identidad de los signos y que está dada por la complementariedad que se genera entre

los mencionados productos y servicios. En efecto, los servicios de instalación y reparación de la clase 37 recaen necesariamente sobre los materiales para construcción como los que identifica la marca solicitada, de hecho es muy común encontrar que quienes expenden dichos productos, dada su especialidad también ofrecen al consumidor su instalación, incluso cobrando un único rubro sobre el material instalado, razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A.

10 ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 14115 de 22 de marzo de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese mediante fijación en lista al doctor MAURICIO PINZÓN PINZÓN, apoderado de la sociedad solicitante o a quien (es) haga (n) sus veces, del contenido de la presente resolución.” 1.2.3 Resolución 34181 del 25 de mayo de 2011

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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 34181

Por la cual se resuelve un recurso de apelación Rad. Nº 10 73328 EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 numeral 7° del Decreto 3523 de 2009, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que mediante resolución Nº 14115 de 22 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la marca mixta S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitada por la sociedad CMPC MADERAS S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el doctor Mauricio Pinzón Pinzón, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución Nº 14115 de 22 de marzo de 2011, con el objetivo de que se conceda el registro de la marca solicitada, con fundamento en los

siguientes argumentos: "(...) Haciendo uso legitimo de nuestro recurso de reposición, consideramos que el signo S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE solicitado por nuestro cliente y la marca SELEX previamente registrada en la clase 37 pueden coexistir en el mercado sin ningún problema debido a que los productos a identificar por parte de mi representada están limitados a productos delimitados de la clase 19, mientras que los de la marca registrada son para la clase 37. Por lo que en este evento no puede la Superintendencia desconocer que dicha limitación, ayudara a que el consumidor de este tipo de productos no caiga en riesgo de confusión. Contrario a lo establecido por esta entidad, consideramos que entre los signos acá enfrentados se presentan más diferencias que semejanzas que le permitirían al consumidor diferenciar los signos con total tranquilidad al encontrarlos en el mercado (...)" "(...) Con tan solo mirar en conjunto los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX se pueden apreciar diferencias sustanciales, por lo que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00

Demandante: CMPC MADERAS S.A. 11 no se puede desconocer que las expresione S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX son diferentes, y que por ende en este caso la Superintendencia debió examinar la marca registrada e su conjunto, es decir teniendo en cuenta que el signo solicitado no consta solo de la expresión SELEX sino que esta es solo una expresión de las 7 que componen el signo (...)"

"(...) Adicionalmente, es muy importante resaltar el hecho que, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos de la clase 19 aquí establecidos se encuentran limitados a esta, por lo que acudiendo al principio de especialidad, no es posible que se niegue el registro de la marca de mi representada basado en la similitud de una marca que no pertenece a la misma clase de la solicitada. Es por esto que no existe una relación COMPETITIVA que pueda impedir que los signos S SELEX THE CMPC PLYWOOD ALWAYS RELIABLE y SELEX coexistan en el mercado (...)" TERCERO: Que mediante resolución Nº 264780 de 23 de mayo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 14115 de 22 de marzo de 2011, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2° del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso: 1 CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO 1.1 Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos que: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

1.2 Supuestos de hecho de la norma De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada. Finalmente, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por éstos sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumido