CE - 3_110010324000201200008001SENTENCIA20221025110839-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Alicorp S.A.A.

Tema: Propiedad industrial – Cancelación por notoriedad de la marca – Requisitos para que opere la cancelación por notoriedad – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Reglas de cotejo – Notoriedad – Prueba de la notoriedad de la marca – Marcas en conflicto: «NUTRIKAN» (nominativa) – «NUTRECAN» (nominativa) Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Solla S.A., en contra de la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Alicorp S.A.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Solla S.A. en ejercicio de la acción

de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 85 del C.C.A.2, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No.46462 de 12 de agosto de 2011, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió lo siguiente: 1 El 16 de enero de 2012 (folios 1 a 45 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 2012-0000800). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se negó la cancelación por notoriedad de un registro marcario. 2

Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “ARTICULO PRIMERO. Revocar la Resolución No 54910 de 29 de octubre del 2009 proferido por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTICULO SEGUNDO. Negar la cancelación por notoriedad del Certificado de registro No 223.239 correspondiente a la marca NUTRIKAN Registrada a nombre de la sociedad ALICORP S.A.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la clasificación internacional e(sic) Niza.” 2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria de Comercio,

confirmar lo dispuesto en las Resoluciones números: a) Resolución No 54910 de 29 de octubre de 2009 que canceló totalmente la marca NUTRIKAN Clase 31 Certificado No 223.239 a la sociedad ALICORP S.A.A. de LIMA PERU y, b) Lo dispuesto en la Resolución No 9817 de 22 de febrero del 2010 proferida por la Dirección de Signos Distintivos que confirmó la resolución anterior. 2.3. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º. Del Decreto Legislativo 209 de 1.957. 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las siguientes medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]»3. I.1.1.- Los hechos4

2. Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que, mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 1998, la sociedad Alicorp S.A.A. (de Lima – Perú), presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo) para amparar productos incluidos en la Clase 31 del nomenclátor internacional5.

3. Señaló que la mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 478, el día 26 de mayo de 1999.

4. Relató que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

5. Indicó que, mediante la Resolución No. 21586 del 15 de octubre de 1999, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca 3 Folios 8 a 9 del expediente ordinario. 4 Folios 9 a 16 de la causa ordinaria. 5 Solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo No. 98-077.490.

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Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «NUTRIKAN» (nominativa)6 a la sociedad Alicorp S.A.A. (de Lima – Perú), para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

6. Expresó que para la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo nominativo «NUTRIKAN», la marca «NUTRECAN» (nominativa)7, de su propiedad, ya era ampliamente conocida en el mercado colombiano, debido a la amplia difusión de ésta y al nivel de aceptación con el que contaba entre los consumidores; lo cual se podía acreditar con la alta cifra de ventas con la que contaban los productos ofertados por la referida marca.

7. Adujo que debido a la gran notoriedad de la que gozaba la marca previamente registrada «NUTRECAN» (nominativa), y al alto grado de similitud presentado

entre esta y el signo posteriormente solicitado a registro, el día 18 de septiembre de 2006 presentó solicitud de cancelación por notoriedad, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (respecto del signo nominativo «NUTRIKAN»); alegando que, la marca respecto de la cual se alegaba la notoriedad, se encontraba registrada desde el 12 de octubre de 1990, para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Refirió que mediante la Resolución No. 54910 de 29 de octubre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió reconocer la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa)8 para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 del nomenclátor Internacional; y, como consecuencia de lo anterior, ordenó cancelar el registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo)9, decisión que fue confirmada en sede de reposición mediante la Resolución No. 09817 de 22 de febrero de 2010.

9. Finalmente, puso de presente que, mediante la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación revocó las resoluciones núms. 54910 y 09817 y, en consecuencia, negó la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN»

(nominativa); con fundamento en que, en su criterio, la sociedad Solla S.A. no consiguió acreditar ni demostrar el carácter notorio de su marca «NUTRECAN» (nominativa), previamente registrada.

I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación10

10. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró el artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 3° (inciso 6°) del Código Contencioso Administrativo y el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de 6 Registro No. 223.239. 7 Registro No. 142.637. 8 Registro No. 142.637. 9 Registro No. 223.239. 10 Folios 16 a 30 del plenario ordinario.

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Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 108 (inciso final) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de 1993.

11. Sostuvo que, en el presente caso y en su criterio, la SIC vulneró su principio a la igualdad, al no darle un «trato similar al que sí se le dio a la sociedad Alicorp S.A.A.» al momento de analizar y estudiar la notoriedad de la marca de su propiedad, esto es, «NUTRECAN» (nominativa).

12. Argumentó que, al momento de la solicitud de registro del signo nominativo «NUTRIKAN», es decir, el 30 de diciembre de 1998, ya la marca nominativa «NUTRECAN» gozaba de notoriedad, tal y como se acredita con la certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad Solla S.A., «[…] por medio del cual se

demuestra el volumen de ventas de “alimentos para animales” de la marca «NUTRECAN» realizadas a terceros en el periodo comprendido entre los años 1993 a 1998; ventas que ascienden al monto de cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos ($45.846.477.793) […]».

13. Destacó que, el volumen de las ventas de un producto, ha sido considerado en otras oportunidades como un factor para determinar la notoriedad de una marca por parte de numerosas resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como también por la jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado; alegando así, en el caso sub judice, un desconocimiento de la jurisprudencia y de la ley por parte de la entidad demandada (SIC).

14. Mencionó que la entidad accionada (SIC) realizó una «indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad demandante», por cuanto a su juicio, no solo debían tenerse en cuenta las pruebas que demostraban la notoriedad de la marca al momento en el que se solicitó el registro del signo sobre la cual se solicita la cancelación, sino también, aquellas desde el momento en el que se presentó la referida solicitud de cancelación.

15. Señaló también, que la SIC, vulneró las normas que se dicen transgredidas, por cuanto «[…] no tuvo en cuenta la gran cantidad de facturas cambiarias aportadas por la sociedad Solla S.A.; las cuales evidencian el gran número de compraventas realizadas por la sociedad con diferentes personas naturales y jurídicas […]».

16. En igual sentido, precisó que el actuar de la SIC, constituye en su criterio un desconocimiento absoluto de la jurisprudencia del Consejo de Estado, por el hecho de no haber considerado las certificaciones que se adjuntaron a la acción de cancelación por notoriedad; que demostraban la alta difusión en el comercio nacional de los alimentos para animales producidos por la marca «NUTRECAN»

(nominativa), emitidas por diferentes medios de comunicación.

17. Finalmente, afirmó que si en conjunto con las pruebas referidas en los numerales anteriores se agrega a su análisis la inversión en publicidad utilizada por la sociedad

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Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Solla S.A., para promocionar los productos de la marca «NUTRECAN»

(nominativa), se hace aún más evidente su notoriedad entre el público consumidor.

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio11

18. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, la autoridad que representa no incurrió en violación alguna de las normas andinas, pues la misma se fundamenta en ellas, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

19. Explicó que, el acto administrativo enjuiciado, no vulneró de ninguna forma las garantías de la parte actora, por cuanto «[…] el derecho a la igualdad se subsume en cada uno de los casos analizados por la autoridad marcaria, pues al momento

de realizar el análisis de cada caso, este se realiza de conformidad con las reglas de la sana crítica, con la debida valoración de cada una de las pruebas aportadas, tal como aquí se realizó; y, dentro del cual, se pudo apreciar que todos los documentos allegados hacen referencia a hechos posteriores a 1998, año en el cual se presentó la solicitud de registro de la marca “NUTRIKAN” […]».

20. Anotó, en su contestación, que los elementos probatorios aportados no permiten acreditar la notoriedad de la marca nominativa «NUTRECAN», aun cuando en estos se pudiera evidenciar un alto nivel de ventas del producto, debido a que esto no era suficiente para demostrar que existiese un amplio conocimiento entre el público consumidor y, por lo tanto, no se cumplía con los criterios exigidos por el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993.

21. Concluyó que, en vista de que no es posible determinar la notoriedad de la marca «NUTRECAN» (nominativa), con base en las pruebas allegadas por la sociedad demandante, resulta improcedente efectuar un análisis de identidad o semejanza del signo objeto de cancelación; en tanto no se cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para la aplicación de la acción de cancelación por notoriedad.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Alicorp S.A.A.

22. La sociedad Alicorp S.A.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas en el proceso, no intervino en esta etapa procesal12. 11 Folios 63 a 73 del radicado núm. 2012-00008-00.

12 Folio 75 del expediente ordinario. 6

Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 564-IP-2015 del 13 de octubre de 201613, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluyendo del análisis los artículos 83 literales d) y e) y 108 (inciso final) de la Decisión 344 de

1993. De oficio, interpretó los artículos 170, 224 y 230 de la Decisión 486 y, adicionalmente, el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993; para analizar la figura de la acción de cancelación por notoriedad, el concepto de marca notoria y lo concerniente a los requisitos necesarios para considerar una marca como notoriamente conocida, a la fecha en que se solicitó el registro del signo que se pretende cancelar. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[…] C. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN

1. Cancelación por notoriedad de una marca.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación por notoriedad de una marca

1.1. La sociedad SOLLA S.A. presentó acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) con fundamento en la notoriedad de su marca NUTRECAN (denominativa) registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual se analizará este tema. 1.2. Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legislación nacional. 1.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486. […] 1.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 13 Folios 90 a 102 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2012-00008-00. 7

Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido: 1.5. En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma

que su marca NUTRECAN (denominativa) era notoria para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa) para la misma clase, que es confundible con su marca, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto. 1.6. Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 1.7. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: […] Fonética […] Ortográfica […] Figurativa o gráfica […] Conceptual o ideológica […] […] 1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.10. Adicionalmente, se deben comparar los signos denominativos NUTRIKAN y NUTRECAN, aplicando los siguientes criterios: […] 1.11. Por lo tanto, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos

denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos NUTRIKAN y NUTRECAN. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria: 1.12. De acuerdo con el Artículo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 1.14. En el caso de análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca NUTRECAN (denominativa) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa). c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro: 8

Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.15. El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […] 1.17. Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 486 si lo hace, del cual se pueden desprender las siguientes características: 1.17.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido

por el sector pertinente. El artículo 230 de la Decisión 486 establece que se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 1.17.12. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.17.13. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

PRUEBA: 1.18. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 30 de diciembre de 1998, y de acuerdo a la legislación vigente, que en el caso en concreto es la Decisión 344. 1.19. El Artículo 84 de la Decisión 344 enunciaba que: “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 9

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Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 1.20. Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca NUTRECAN (denominativa) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se solicitó el registro del signo NUTRIKAN (denominativa) […]». (negrillas y subrayas por fuera del texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. Mediante auto del 4 de abril de 201714, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante15 y la demandada16, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. El tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal17.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

25. El apoderado judicial de la sociedad Solla S.A., solicitó a la Sala de Decisión

decretar la nulidad de la Resolución No. 42462 del 12 de agosto de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar la cancelación por notoriedad de la marca «NUTRIKAN» (nominativa)18, para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Alicorp S.A.A.

26. La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que al momento de la solicitud de registro del signo «NUTRIKAN»

(nominativo), esto es, el 30 de diciembre de 1998, la marca «NUTRECAN» (nominativa)19, de su propiedad, ya era considerada una marca notoria y ampliamente conocida en el mercado colombiano, debido a su amplia difusión y aceptación entre los consumidores, para distinguir productos amparados en la Clase 31 del nomenclátor internacional20.

27. Aunado a ello, adujo que el signo «NUTRIKAN» (nominativo)21 es confundible, presenta un alto grado de similitud y, en consecuencia, genera riesgo de asociación 14 Folio 111 del expediente de la referencia con radicación No. 2012-00008-00. 15 Folios 112 a 128 del expediente ordinario. 16 Folios 129 a 134 del plenario ordinario. 17 Folio 135 de la causa ordinaria. 18 Registro No. 223.239. 19 Registro No. 142.637. 20 Si se tiene en cuenta, además, que la misma se encontraba registrada desde el 30 de septiembre de 1993. 21 Registro No. 223.239.

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Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y confusión respecto de la marca «NUTRECAN» (nominativa)22, previamente registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

28. Señaló, además, que la entidad demandada (SIC), en su criterio le dio un «tratamiento diferente al caso enunciado en consideración con otros resueltos anteriormente por la entidad», vulnerando así el principio a la igualdad; aunado al hecho de que, en el caso de marras, la misma realizó una «indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad demandante», que ciertamente demostraban la notoriedad de su marca «NUTRECAN» (nominativa), al momento en el cual se solicitó el registro del signo sobre el cual se solicita la cancelación, así como también, cuando se interpuso la acción de cancelación por notoriedad; alegando así, en el caso sub judice, un desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia y de la ley por parte de la entidad accionada (SIC).

V.2.- Violación del artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 3° (inciso 6°) del Código Contencioso Administrativo y el artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 83 literales d) y e) y 108 (inciso final) de la Decisión 344 de 1993

29. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en

su libelo inicial indicó como normas violadas el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el inciso 6° del artículo 3° del Código Contencioso Administrativo y el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en los literales d) y e) del artículo 83 e inciso final del artículo 108 de la Decisión 344 de 1993, se tiene que la solicitud de cancelación por notoriedad fue presentada el día 18 de septiembre de 2006; fecha para la cual ya se encontraba en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto se deberá tener en cuenta ésta al momento de realizar el análisis del trámite de la acción impetrada.

30. Señaló que, la normatividad que se encontraba vigente al momento en el que se solicitó el registro del signo «NUTRIKAN» (nominativo), era la Decisión 344 de 1993, teniendo en cuenta que dicha solicitud fue presentada el día 30 de diciembre de 1998.

31. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, procede únicamente el análisis de los artículos 170, 224, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso23. 22 Registro No. 142.637. 23 Folios 90 a 102 del expediente ordinario (Interpretación Prejudicial No. 564-IP-2015 del 13 de octubre de

2016). 11

Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.- La normativa aplicable

32. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 170, 224, 230 y 235 de la Decisión 486 de 2000, en armonía con el artículo 84 de la Decisión 344 de 1993, normas cuyo tenor literal es el siguiente: […] Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (…) Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (…) Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (…) Decisión 344 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial. El ACUERDO DE CARTAGENA. (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 12

Radicación: 11001-0324-000-2012-00008-00

Demandante: Solla S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca […].

33. Cabe advertir que, a través del transcrito artículo 235, el ordenamiento andino está permitiendo a los países miembros regular la procedencia de la acción de cancelación por notoriedad. Y es precisamente en desarrollo de

dicha autorización dada por la norm