CE - 3_110010324000201200200001SENTENCIA20221118100106 (2)-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Referencia: Nulidad relativa

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Kyrovet Laboratories S.A.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registro marcario / Examen de registrabilidad / Causales de irregistrabilidad / Reglas de cotejo / Marcas en conflicto: «KAVITAL» (nominativa) – «KAVITEX» (nominativa) Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Invet S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 16680 del 25 de marzo de 2010, 22308 del 28 de abril de 2010 y 33463 del 29 de junio de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «KAVITAL» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la

sociedad Kyrovet Laboratories S.A.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Invet S.A. en ejercicio de la acción

de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme al inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 20002, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] PRIMERA: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución No. 16680 de 25 de Marzo de 2010, proferida por la Directora de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 22308 del 28 de 1 El 4 de junio de 2012 (folios 1 a 91 del expediente ordinario de la referencia). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de unos actos administrativos respecto de los cuales se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 2

Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Abril de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y Resolución No. 33463 del 29 de Junio de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales CONCEDEN EL REGISTRO de la Marca KAVITAL (nominativa), Clase 5, certificado de registro No. 405.173, Expediente 09-100261, a favor de la sociedad KYROVET LABORATORIES S.A.

SEGUNDA: Que, con fundamento en dicha declaración, se CANCELE el registro de la Marca KAVITAL (nominativa), Clase 5, a favor de la sociedad KYROVET LABORATORIES S.A., bajo el número de certificado

405.173 […]»3. I.1.1.- Los hechos

2. El apoderado judicial de la parte demandante manifestó que, mediante escrito del 16 de septiembre de 2009, la sociedad Kyrovet Laboratories S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, la solicitud de registro del signo «KAVITAL» (nominativo) para amparar productos incluidos en la clase 5ª del nomenclátor internacional.

3. Indicó que, luego de publicada dicha solicitud de registro en el extracto de la Gaceta de la Propiedad No. 609 del 30 de octubre de 2009, la sociedad Zodiac International Corporation presentó escrito de oposición basado en su marca «GABICTAL» (nominativa), registrada en la clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza.

4. Señaló que mediante la Resolución No. 16680 del 25 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición elevada por la sociedad Zodiac International Corporation y, otorgó el registro de la marca «KAVITAL» (nominativa)4 a la sociedad Kyrovet Laboratories S.A., para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Puso de presente que la SIC al momento de resolver el registro marcario, no tuvo en cuenta los derechos de propiedad industrial que tiene la sociedad actora Invet S.A. con su marca «KAVITEX» (nominativo) para amparar productos incluidos en

la clase 5ª del nomenclátor internacional.

6. Relató que, dentro de la oportunidad legal, se presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de la referida decisión, la cual fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 22308 del 28 de abril de 2010 y en apelación mediante la Resolución No. 33463 del 29 de junio de 2010, respectivamente. 3 Folios 78 a 79 de la causa ordinaria. 4 Registro No. 405.173.

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación5

7. Manifestó la parte actora que, con la expedición de los actos administrativos demandados la SIC violó los artículos 136 literal a), 150, 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000.

8. Sostuvo que, en el presente caso, los signos distintivos en conflicto, a saber, «KAVITAL» (nominativo)6 y «KAVITEX» (nominativo)7, son confundibles en sus aspectos ortográficos, fonéticos, visuales, conceptuales e ideológicos.

9. Adujo que, en su sentir, «[…] El funcionario a-quem no aplicó e interpretó en forma debida el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Ello, al ser clara la identidad y semejanza entre las marcas “KAVITEX” de INVET S.A. y “KAVITAL” de titularidad de la sociedad KYROVET LABORATORIES

S.A. […]». (Subrayas fuera de texto)

10. Argumentó que, en el caso de marras, se transgredió el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que, a su juicio, era deber de la autoridad marcaria realizar un «examen de oficio de registrabilidad previo» de los signos distintivos ya concedidos, en la clase 5ª Internacional; antes de proceder a otorgar el registro de la marca objeto de controversia.

11. Puso de presente, para finalizar, que el registro concedido en su favor, con la marca «KAVITEX» (nominativa)8 tiene conexidad competitiva con los productos que la sociedad solicitante pretendía proteger con la marca «KAVITAL»

(nominativa)9, en la referida clase 5ª; situación que generará en la mente del consumidor un riesgo de asociación.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADASAL

PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio10

12. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, los mismos se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso. 5 Folios 82 a 87 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2012-00200-00. 6 Registro No. 405.173. 7 Registro No. 159.053. 8 Registro No. 159.053. 9 Registro No. 405.173. 10 Folios 157 a 171 del plenario ordinario.

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

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13. Explicó que, en el caso sub judice, los signos nominativos en conflicto no resultan confundibles en sus aspectos ortográficos, fonéticos, visuales e ideológicos; situación que a la postre le permitió conceder el registro solicitado por la sociedad Kyrovet Laboratories S.A., al no encontrarse incurso en ninguna causal de irregistrabilidad contemplada en la normativa andina.

14. Esgrimió, en su contestación, que: «[…] Desde los aspectos ortográficos, visuales y fonéticos a pesar de que las marcas en controversia comparten las primeras dos sílabas (KA-VI), estudiando las palabras en conjunto se puede deducir un claro aspecto diferenciador, pues las sílabas finales de cada una de las marcas en comparación son disímiles; la marca demandante finaliza con la silaba “TEX”, mientras que la marca demandada termina con la sílaba “TAL”, situación que hace que no existan riesgos de confundibilidad, otorgándole a cada una la suficiente distintividad […]». (Negrillas fuera del texto)

15. Anotó también, que, en el campo fonético, se hacen mucho más evidentes y predominantes las capacidades distintivas de cada uno de los signos en controversia; pues la estructura de sus composiciones hace que fonéticamente se escuchen diferente, a pesar de compartir las primeras dos (2) sílabas.

16. Agregó que, desde el punto de vista conceptual o ideológico, se trate de signos de fantasía; teniendo en consideración que sus aspectos denominativos carecen de

significado en el idioma español y/o castellano.

17. Concluyó que, en el caso de marras, fuerza colegir que los signos en disputa cuentan con elementos que les otorgan la suficiente distintividad; lo que aunado a la evocación que cada uno genera en el comprador, su pronunciación y su sonoridad, permiten que puedan ser diferenciados por el consumidor, sin generar riesgo alguno de confundibilidad en el mercado.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Kyrovet Laboratories S.A.11

18. La sociedad Kyrovet Laboratories S.A., por conducto de su apoderado judicial, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que, en definitiva, los signos en conflicto no son confundibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico. Anotó, así, que los actos administrativos enjuiciados, se expidieron en estricto cumplimiento de las normas andinas vigentes en materia de propiedad industrial; motivo por el cual, aseguró que no se cercenaron en manera alguna las disposiciones comunitarias. 11 Folios 172 a 207 del expediente con radicado núm. 2012-00200-00.

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

19. Adujo que, partiendo del principio de los cotejos marcarios, es totalmente válido afirmar que la solicitud de registro no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad relativa.

20. Sostuvo que, si bien es cierto que las marcas comparten el prefijo “KAVI”,

también lo es que dicha expresión no es el soporte real de la distintividad de la marca concedida a registro, como si lo es el conjunto de la misma, diferenciándose en el sufijo de cada una de ellas, esto es, “TEX” y “TAL”.

21. Expresó que la parte actora centra la presunta confusión en el prefijo “KAVI”, «[…] pero también desconoce que, a la fecha, en la SIC, reposan en el registro más de seis (6) marcas que identifican productos de Clase 5° Internacional, que comparten dicho prefijo en comento […]», siendo de naturaleza débil e inapropiable.

22. Aseguró finalmente, que las marcas en conflicto pueden coexistir sanamente en el mercado sin generar riesgo de confusión y asociación (directo o indirecto), frente al público consumidor; y que, en tal estado de cosas, en el caso sub examine, el signo solicitado «KAVITAL» (nominativo), no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad invocada en la demanda.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 185-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 201612, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que su análisis debía ser tenido en cuenta por el juez consultante en el interior del proceso interno, al

momento de resolver la presente controversia. De otra parte, no interpretó los artículos 155 literal a) y 172 de esa misma normativa, al estimar que no eran necesarios para resolver el caso concreto. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

«[…] D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas de cotejo entre signos distintivos. 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre el signo denominativo KAVITAL cuyo registro ha sido solicitado por la sociedad KYROVET LABORATORIES S.A., y la marca denominativa KAVITEX (previamente registrada por INVET S. A), por lo que resulta pertinente referimos al contenido del Artículo 136 de la 12 Folios 230 a 243 del expediente ordinario de la referencia.

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el

siguiente: […] 1.9. Es importante que, al resolver la acción de nulidad, se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de

confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo KAVITAL y la marca denominativa previamente registrada KAVITEX, se deberá verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas: […] 2.2. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se debe verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas expuestas con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo denominativo KAVITAL y la marca denominativa previamente registrada KAVITEX.

3. Marcas de fantasía 3.1. Se abordará el tema enunciado pues la SIC, en su escrito de contestación a la demanda contenciosa administrativa, afirmó que, desde el punto de vista conceptual, son marcadas las diferencias existentes entre los signos enfrentados, pues ambos son de fantasía teniendo en cuenta que sus aspectos denominativos carecen de significado en nuestro idioma. […] 3.4. Se deberá analizar si el signo denominativo KAVITAL es o no de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con la marca nominativa previamente registrada.

4. El examen de registrabilidad que realiza la Oficina de Registro de Marcas. De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo 4.1. La sociedad INVET S. A. afirma en su demanda que el conceder el registro de la marca solicitada: “(...) indica que no se realizó eficazmente el examen de

registrabilidad como lo ordena el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (…)”. 4.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. […] 4.4. Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial. 7

Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas 5.1. Los signos denominativos en conflicto, v.gr., KAVITAL y KAVITEX amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que adicionalmente el Tercero Interesado afirmó al contestar la demanda que: “(...) la actora centra la presunta confusión en el prefijo KAVI, pero desconoce, que a la fecha, en la SIC reposa el registro de seis (6) marcas que identifican productos de la Clase 5 Internacional, que comparten dicho prefijo”, por lo que al resolver la acción ordinaria de nulidad presentada por INVET S.A., se deberá verificar que en el examen de registrabilidad se haya tomado en cuenta el análisis especial que se hace a las marcas farmacéuticas conformadas por palabras o partículas de uso común. […] 5.4. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común

a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación. […] 5.6. También, se ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, pues entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. 5.7. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. […] 5.9. En atención a todo lo expuesto, deberá verificarse que se haya determinado correctamente si en la marca solicitada a registro se encuentra o no conformada por alguna partícula de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]». (negrillas y subrayas fuera del texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. Mediante auto de 15 de febrero de 201813, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandada14 y el tercero interviniente15, reiteraron los

argumentos de la contestación de la demanda ordinaria incoada. La parte 13 Folio 295 del expediente de la referencia con radicación No. 2012-00200-00. 14 Folios 296 a 306 del plenario ordinario. 15 Folios 307 a 317 de la causa ordinaria. 8

Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio demandante y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal16.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la sociedad Invet S.A., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 16680 del 25 de marzo de 2010, 22308 del 28 de abril de 2010 y 33463 del 29 de junio de 2010, por medio de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «KAVITAL» (nominativa)17, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

Kyrovet Laboratories S.A.

26. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que la SIC no realizó de oficio el examen de confundibilidad de las marcas «KAVITAL» (nominativa) y «KAVITEX» (nominativa), las cuales son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y con ellas se puede genera riesgo de asociación entre el público consumidor.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

27. La Sala de Decisión pone de presente que, la parte demandante, la sociedad Invet S.A., señaló como normas violadas los artículos 136 literal a), 150, 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000.

28. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que en el sub lite, el cargo de violación se circunscribe a considerar que la SIC no realizó de oficio el examen de confundibilidad de las marcas «KAVITAL» (nominativa) y «KAVITEX» (nominativa), las cuales son similarmente confundibles, tienen conexidad competitiva y con ellas se puede genera riesgo de asociación entre el público consumidor, esto es, vulneración de lo dispuesto en los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000.

29. En ese orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 155 literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el interior de este proceso18. 16 Folio 318 del expediente. 17 Registro No. 405.173. 18 Folios 230 a 243 del plenario ordinario (Interpretación Prejudicial No. 185-IP-2015 de fecha 18 de agosto de

2016). 9

Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

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30. Pues bien, los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina, son del siguiente tenor literal: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]. V.3.- El examen de registrabilidad

31. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

32. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

33. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha

sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»19.

34. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED

JEANS”.

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

35. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común20.

36. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que «[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las

marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»21.

37. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- Las reglas de cotejo marcario

38. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria22 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o

servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON.

22 Ibídem. 11

Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”.

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” […]. (Negrillas fuera de texto).

39. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común.

V.5.- El caso concreto V.5.1.- Comparación de los signos

40. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

• Marca registrada:

KAVITAL

(Nominativa – Registro No. 405.173)

• Marca previamente registrada:

KAVITEX

(Nominativa – Registro No. 159.053)

41. Una vez verificados los signos distintivos objeto de controversia, inicialmente encontramos que ambos son nominativos, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar atendiendo estos elementos.

42. En efecto, el elemento nominativo es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

43. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede al cotejo de las marcas nominativas en conflicto «KAVITAL» y «KAVITEX», con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público

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Radicado: 11001-0324-000-2012-00200-00

Demandante: Invet S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio consumidor, no sin antes precisar si la partícula “KAVI” es de uso común en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza23, en armonía con lo expuesto por el tercero con interés en las resultas del proceso y las directrices

impartidas por el Tribunal de Justicia Andino, en la Interpretación Prejudicial rendida en el interior del presente proceso.

44. En efecto, el tercero con interés en las resultas del proceso, la sociedad Kyrovet Laboratories S.A., fundamenta su argumento de defensa en el hecho de que: «[…] la actora centra la presunta confusión en el prefijo KAVI, pero desconoce que en la SIC reposa el registro de seis (6) marcas que identifican productos de la Clase 5 Internacional, que comparten dicho prefijo […]» el cual es débil e inapropiable en exclusiva por un empresario. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostuvo que el juez consultante debe determinar si: «[…] la marca solicitada a registro se encuentra o no conformada por alguna partícula de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]»24.

45. Al respecto, la Sala corrobora que en efecto el prefijo “KAVI” es una partícula de uso común, débil e inapropiable en exclusiva por un empresario, pues es utilizado por varias sociedades para identificar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional, como lo podemos ver a continuación, esto es, una vez consultada la página web de la entidad demandada25, tal y como se observa a

continuación:

NOMBRE CLASE FECHA DE TITULAR REGISTRO KAVITOL 5 26 de febrero de Farma de

1981 Colombia S.A.S. SAKAVIR 5 31 de agosto de Grunenthal 2005 Colombiana S.A. JAKAVI 5 13 de febrero de Novartis A.G.

2008 23 “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, S