CE - 3_110010324000201200216001SENTENCIASENTENCIA20220317095920_TCListadoTitulados133113698320085700-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: Alpina Productos Alimenticos S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercera Interesada: Acopio de Leche Limitada (Hoy Doña Leche Alimentos S.A.) Tema: Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Signos descriptivos y genéricos. Marca: Raclette SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial en ejercicio de la acción de nulidad, instauró la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. - ALPINA, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 36027 de 26 de agosto de 1994, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca RACLETTE (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad Acopio de Leche Limitada (hoy Doña Leche Alimentos

S.A.).

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 20 de junio de 20121, el apoderado judicial de la sociedad Alpina

Productos Alimenticios S.A - ALPINA, en adelante Alpina S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 36027 de 26 de agosto de 1994, expedida por el Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca RACLETTE (MIXTA) a nombre de ACOPIO DE LECHE LIMITADA (hoy DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A.) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 internacional. 1 Folios 1 a 206. 2

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera dentro de este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio […]».

I.2. Los hechos

2. Manifestó que la sociedad Acopio de Leche Limitada solicitó el registro de la marca «RACLETTE» (Mixta) para distinguir productos de la clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. Expresó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 382 de 17 de junio de 1994.

4. Refirió que dentro del término legal no se presentaron oposiciones a la concesión

del registro solicitado.

5. Indicó que, mediante la Resolución núm. 36027 del 26 de agosto de 1994, la SIC concedió el registro de la marca «RACLETTE» (Mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Acopio de Leche Limitada, quedando agotada así la vía gubernativa.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, se violaron los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, al conceder el registro el registro de la marca RACLETTE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Acopio de Leche Limitada hoy Doña Leche Alimentos S.A.

7. Expresó que el signo «RACLETTE» (Mixta) no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, ya que dicha expresión tiene dos acepciones, la primera que es un queso maduro proveniente del Cantón Suizo de Valais, y la segunda un plato típico suizo conocido mundialmente.

8. Indicó que no se trata de una expresión de fantasía porque no es producto del ingenio de una persona.

9. Manifestó que el signo es descriptivo y genérico porque indica una característica fundamental de un queso conocido en el mercado y que, por lo tanto, carece de distintividad, requisito que, la norma comunitaria señala como condición sine que non para poder registrar una marca. 10 Adujo que el auge gastronómico de los últimos tiempos, aunado a la

globalización que trajo consigo el internet, provocó que los consumidores en nuestro 3

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio país identifiquen las acepciones masculina y femenina de la expresión controvertida como un plato suizo o parte de él.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

11. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que la SIC, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues las mismas se fundamentan en esta decisión, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

12. La entidad demandada, inicialmente, propuso la excepción de caducidad de la acción, para lo cual expresó que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del CCA. Con fundamento en lo dicho en precedencia, consideró que la misma debió ejercerse antes de los cuatro meses de proferido el acto demandado.

13. Respecto al cargo relacionado con la violación de los artículos 81 y 82 literal d) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, argumentó que el signo goza de distintividad requisito necesario para que sea registrable.

14. Insistió en que los actos administrativos demandados no son nulos «y se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no

violenta (sic) normas de carácter supranacional […]» II.2. Intervención del tercero interviniente

15. No obstante haberse notificado personalmente al apoderado judicial de la sociedad de sociedad Acopio de Leche Limitada -hoy Doña Leche Alimentos S.A.-, la referida sociedad no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 142-IP-20162 de fecha 22 de septiembre de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al 2 Folios 348 a 360

4

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio asunto bajo examen. Consideró que las normas aplicables y sujetas a la interpretación judicial son los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y de oficio interpretó el artículo 133 de la misma normativa.

17. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] 2.7. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras descriptivas, se debe tener en cuenta, que éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse

atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. […] 2.12 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. […] Por lo tanto, se debe determinar en primer lugar si el signo RACLETTE (mixto) en su conjunto es descriptivo, genérico en relación con los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. […] De conformidad con los puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno, y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas […]».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. Mediante auto de 24 de mayo de 20173, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; las partes demandante y demandada, en dicha oportunidad, reiteraron en esencia los mismos argumentos

3 Folios 361 y 362 5

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio esbozados en el libelo de demanda y su contestación. El tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. La clase de acción incoada.

20. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo – CCA, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario.

21. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial, esto es, la de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172; y de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que

deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

22. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado5.

23. Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, aunque la parte demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se adecua no haya caducado en los 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

6

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes6.

24. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 (hoy articulo 135 de la Decisión 486 de 2000), para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad absoluta prevista en el artículo 172 inciso 1º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad absoluta antes referido.

V.2.1 La excepción de caducidad impetrada por la parte demandada.

25. Mencionado lo anterior, el apoderado de la SIC argumentó que como quiera que en el presente proceso es procedente la acción de nulidad de restablecimiento y derecho y no la de nulidad, la parte actora debió presentar el libelo de demanda antes de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA, lo cual no ocurrió.

26. Refirió que, conforme con lo establecido en el artículo 136 del CCA, el término para presentar la demanda se encontraba más que vencido, como quiera que el acto administrativo demandado se expidió el 26 de agosto de 1994 y la demanda se presentó el 20 de junio de 2012.

27. Al respecto debe señalarse que, tal como se concluyó en párrafos atrás, en el presente caso la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad de

los actos acusados es la de nulidad absoluta prevista en el numeral 1 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, la cual se puede presentar en cualquier tiempo. .

28. Teniendo en cuenta que la acción de nulidad no tiene término perentorio para ser presentada, la excepción de caducidad propuesta por la parte demandante no está llamada a prosperar, y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

V.3. El problema jurídico

29. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Alpina S.A., encaminados a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36027 de 26 de agosto de 1994, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «RACLETTE» (mixta) a favor de la sociedad Acopio de Leche Ltda., hoy Doña Leche Alimentos S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

6 Ibídem. 7

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

30. La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que la marca «RACLETTE» (mixta) es descriptiva y genérica y, por ende, carece de distintividad, teniendo en cuenta que una característica fundamental es ser un plato típico; y, a su vez, designa una clase de queso que se distingue en el mercado.

V.4. - Las causales de irregistrabilidad en estudio

31. De conformidad con lo que expresó el Tribunal de Justicia en la interpretación

prejudicial que realizó en este proceso, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 81, 82 y 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo contenido es del siguiente tenor: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas

costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 8

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una

esencialmente derivada de la misma. […] Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.» 9

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.5. El caso concreto

32. La sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. - ALPINA S.A., por medio de apoderado judicial, presentó demanda con miras a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36027 de 26 de agosto de 1994, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca

RACLETTE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Acopio de Leche Ltda., hoy Doña Leche Alimentos S.A.

33. El signo registrado es el siguiente:

34. La parte demandante consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución demandada, vulneró los artículos 81 y el literal d) del 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

35. Afirmó que la marca controvertida es genérica y descriptiva y, por lo tanto, carece de distintividad, al referirse a una clase de queso y la forma de preparar un plato típico suizo que lleva el mismo nombre.

36. En lo relacionado a las expresiones genéricas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida dentro del proceso 70-IP-2013, señaló lo siguiente: “Al respecto, este Tribunal ha señalado que ‘la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo’ (lo subrayado es nuestro)7. 7 PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: RON LIMÓN PALO

VIEJO (mixta). 10

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas, al realizar el examen de registrabilidad, éstas no deben considerarse, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. En los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles” (negrillas fuera de texto).

37. Postura reiterada en pronunciamiento posterior del siguiente tenor: «[…] Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “... habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”

[…] Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” […]»8

38. Con fundamento en las anteriores premisas, y para efectos de resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que la marca objeto de análisis se concedió para amparar productos que pertenecen a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, específicamente, para los siguientes: «leche, derivados de la leche, productos lácteos, quesos, mantequilla, crema de mantequilla, cuajo, suero de leche».

39. Sobre lo anterior, es preciso indicar que el queso y los lácteos son productos que conforman la canasta familiar, por lo que el ciudadano que los adquiere estaría 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 72-IP-2004 Decisión de 4 de agosto de 2004

11

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

dentro del rango del consumidor medio.

40. De acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia, es necesario establecer si al formular la pregunta de ¿cómo es RACLETTE?, el consumidor medio responderá que es un producto lácteo, un queso maduro, semiduro y graso, y que, además de otros usos, es el ingrediente principal del plato que lleva el mismo nombre.

41. Al respecto, resulta claro que, para un consumidor promedio de productos lácteos y queso, el signo «RACLETTE» no resulta descriptivo porque, aunque se trata de una clase de queso suizo y un plato en el que este es su principal ingrediente, lo cierto es que solo los grandes conocedores, esto es, los chefs de alta cocina o los círculos gastronómicos, conocen estas características.

42. En efecto, el consumidor promedio de productos lácteos y más concretamente el consumidor de quesos, desconoce que RACLETTE es una marca de queso suizo y tampoco sabrá que existe un plato con ese nombre.

43. Nótese que el consumidor medio en Colombia, más allá de diferenciar un tipo de queso, lo que conoce con dicho nombre es un pequeño electrodoméstico que cuenta con un área de parilla dividida en dos zonas, una estriada y otra lisa para cocinar con dos tipos de plancha y, además, dispone de un horno eléctrico compuesto por ocho sartenes para cocinar otro tipo de recetas al mismo tiempo.

44. En este orden de ideas, si bien es cierto que el signo controvertido corresponde a una clase de queso, la Sala considera que el dicho signo no resulta descriptivo porque es un producto que solo los conocedores y especializados en alta cocina,

identifican y usan.

45. La madurez de los quesos, valga resaltarlo, es un concepto que solo conocen e identifican los expertos y no el consumidor medio por lo cuando un consumidor medio encuentra en los estantes el RACLETTE, se dibujará en su mente la idea de otra marca de queso sin que ello haga inclinar su intención de compra, a tal punto que será ese mismo desconocimiento que lo haga desecharla.

46. En el sub lite, la Sala no encuentra que la expresión RACLETTE en Colombia sea genérica en tanto el consumidor medio la identificará con un electrodoméstico.

47. Asimismo, no existe prueba dentro del expediente que permita establecer que dicha expresión sea de uso común en los países de la Comunidad Andina, o que los consumidores promedio de esta región tengan conocimiento de ella.

48. De otro lado, la palabra RACLETTE no tiene significado conceptual alguno para el consumidor promedio colombiano.

49. Respecto de los signos compuestos por expresiones en otro idioma, la

12

Radicación: 11001032400020120021600

Demandante: ALPINA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común y en consecuencia se consideran como de signos de fantasía.

50. Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-20139, se indicó que: «[…] Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto,

conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 16-IP-98, ya citado).

Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consu