CE - 3_110010324000201200223001SENTENCIA20220824104910_TCListadoTitulados133113771906527475-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad relativa Radicación número: 11001032400020120022300

Actor: Calzado Wals Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores Tema: Propiedad Industrial – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – Confundibilidad – Marcas en conflicto: 24 WALKS

(mixta) – WALS (mixta) y Nombre Comercial CALZADO WALS (mixto). REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad Calzado Wals Ltda., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca 24 WALKS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Calzado Wals Ltda., obrando en

ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro No. 346.658 de la marca 24 WALKS (Mixta) en la Clase 25 Internacional, a favor de la sociedad Orrego Gómez S. en C. S. Sucesores. 1 El 28 de junio de 2012 (folios 1 a 31 del expediente ordinario de la referencia). 2

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.- Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la cancelación del registro de la marca 24 WALKS (Mixta), certificado de registro No. 346.658, concedido para identificar productos en la Clase 25 Internacional. 3.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]»2. 1.2. Los hechos3

2. Manifestó que, mediante escrito de 3 de agosto de 2007, la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores, presentó ante la Superintendencia de Industria y

Comercio la solicitud de registro de la marca 24 WALKS (mixta) para amparar productos incluidos en la Clase 25 del nomenclátor internacional.

3. Relató que la mencionada solicitud, se publicó el día 28 de septiembre de 2007, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 580.

4. Expresó que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones.

5. Señaló que mediante la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca 24 WALKS

(mixta) a la sociedad Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; esto es, “Vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”4. 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación5

6. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b), de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

7. Sostuvo que existe una clara identidad o semejanza entre el signo mixto solicitado “24 WALKS”, y las marcas previamente registradas en su favor “WALS”

(mixta), clase 25, y el nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto), desde el

punto de vista ortográfico, fonético, visual e ideológico.

8. Mencionó que, como consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, se demuestra claramente la ausencia de distintividad del signo “24 WALKS” (mixto), 2 Folios 14 a 15 del plenario ordinario. 3 Folios 15 a 16 de la causa ordinaria de la referencia. 4 Registro No. 346.658. 5 Folios 16 a 28 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2012-00223-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio pues, en su criterio, reproduce enteramente las marcas ya registradas “WALS”

(mixta) así como el nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto).

9. Anotó que, en su concepto. “[…] la marca concedida 24 WALKS es prácticamente igual, es decir, similarmente confundible con los signos distintivos protegidos por la sociedad CALZADO WALS LTDA, de lo cual debe resaltarse que si bien la marca concedida comienza con el número 24, la distintividad de la misma recae en la expresión WALKS; toda vez que, como lo ha establecido la doctrina, los números por sí solos se constituyen en términos débiles, que en el presente caso, no le otorgan novedad ni distintividad a la marca […]”.

10. Indicó que la coexistencia del nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto), de

la marca “WALS” (mixta) y del signo solicitado “24 WALKS” (mixto), sin lugar a dudas, constituye un factor de riesgo eminente, en tanto el consumidor final puede asociar y relacionar fácilmente orígenes empresariales de estos signos, generando el mismo error respecto de los productos que adquiere para sí.

11. Argumentó, además, que: “[…] pese a que los signos distintivos de la sociedad CALZADO WALS LTDA (a saber, CALZADO WALS y WALS) se constituyen en una denominación arbitraria, teniendo en cuenta que carecen de significado propio dentro del lenguaje y que, la marca concedida “24 WALKS” traduce del inglés al español la palabra “CAMINA”, dicha expresión y traducción no ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje común; por lo cual, al encontrarse estas marcas en el comercio, se está originando en el público consumidor riesgo de confusión y de asociación directa e indirecta, en tanto puede pensarse que se trata de productos que forman parte de una línea alterna de la sociedad CALZADO WALS LTDA […]”.

12. Expuso que, al contar a su favor con el primer uso y previo depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” -para efectos de la comercialización de sus productos y servicios al público consumidor-, se vio afectado en su derecho preexistente y preferente de dicha enseña comercial, debido a la confundibilidad y riesgo de asociación provocado o generado por el signo mixto solicitado “24 WALKS”.

13. Concluyó señalando que: “[…] queda claro que la concesión de la marca 24

WALKS (MIXTA) en la Clase 25 internacional, vulnera no solo los derechos que por

ley le corresponden a la sociedad CALZADO WALS LTDA, sino que, además, es contraria a las normas que rigen la materia y a los principios que enmarcan el derecho contencioso administrativo. Y, además, teniendo claro que a la luz de la normatividad andina dicha marca carecerá de distintividad extrínseca, el pronunciamiento de la entidad demandada (SIC) debió ser negativo a las pretensiones de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

14. La entidad accionada contestó la demanda de manera extemporánea, tal como consta en el expediente6. 2.2. Intervención del tercero interesado - Sociedad Orrego Gómez S. en C. S.7

15. El tercero interesado en las resultas en el proceso se pronunció afirmando que la marca solicitada 24 WALKS (mixta) sí reúne el conjunto de los requisitos para ser una marca distintiva; por cuanto, por sí sola, permite individualizar y distinguir productos que comprenden la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese orden de ideas, aseguró que no se transgredió en manera alguna la

normativa andina.

16. Expresó que los signos en conflicto son fonética, visual, ortográfica y conceptualmente diferentes, por lo que son susceptibles de coexistir sanamente en el mercado, e insistió en que el signo distintivo solicitado, no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro reguladas y establecidas en la Decisión 486 de

2000.

17. Explicó que: “[…] Se equivoca la apoderada de la sociedad demandante, al manifestar que los signos en conflicto tienen semejanzas que se confunden, generando riesgo de confusión, argumentos que no son verdad; teniendo en cuenta que conceptual, ortográfica y visualmente son totalmente diferentes y, al comparar estos signos evitando su fraccionamiento o al examinarlas en sus detalles, vemos entre las marcas que no existen partes similares o parecidas […]”.

18. Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio efectivamente interpretó y aplicó de manera correcta y acertada los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b); y puso de relieve que entre el signo mixto solicitado “24 WALKS” y, entre las marcas previamente registradas “WALS” (mixta) y el nombre comercial “CALZADO WALS” (mixto), no existía riesgo alguno de confusión y/o asociación que indujera en duda o falsa impresión a los consumidores.

19. Sostuvo, además, que la marca solicitada 24 WALKS (mixta), evoca o hace alusión a “[…] un caminante durante las 24 horas del día […]”; y que, en ese orden de ideas, es plenamente distintiva al permitir diferenciar e individualizar los productos amparados en la Clase 25 del nomenclátor internacional, de otros

diferentes que se encuentran en el mercado. 6 Folios 179 a 180 de la causa ordinaria. 7 Folios 87 a 122 del expediente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

20. Finalmente adujo que: “[…] Las expresiones 24 WALKS, WALS y CALZADO WALS, pueden coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error, porque el signo solicitado, no ha afectado indebidamente el derecho de la marca WALS, además, las marcas en sus elementos denominativos y mixtos se pueden diferenciar fonéticamente, porque no hay que ser un gran conocedor del idioma castellano para aclarar que las expresiones 24 WALKS y WALS, no tienen la misma secuencia vocálica. La Marca 24 WALKS (mixta) se compone de palabras y dibujos, que están dispuestas de manera muy característica y caprichosa, lo que le otorga suficiente distinción frente al signo WALS (mixto), por lo tanto, se pronuncia de manera completamente distinta a la forma como se pronuncia la marca fundamento de la demanda, porque claramente se diferencian en la secuencia de vocales y consonantes, sus raíces y terminaciones son distintas, no generan similitud fonética, los sonidos que generan no son sonidos confundibles […]”.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 284-IP-2016 de fecha 15 de septiembre de 20168, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen. En particular, efectuó el análisis respecto de los artículos 136 literales a) y b), 172, 190, 191 y 193 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del estudio el artículo 135 ib., al considerar que no tenía pertinencia directa en el análisis del proceso interno. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: […] 1.3. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca 24 WALKS (mixta), incurre en las causales de nulidad relativa contempladas en los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. […] 3.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. […] 3.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría

incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 4.1. En tanto que la acción de nulidad se sustenta en la presunta confusión entre la marca 24 WALKS (mixta) con la marca WALS (mixta) y el nombre comercial 8 Folios 204 a 219 del expediente ordinario de la referencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio CALZADO WALS LTDA (mixto), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y gráficos. […] 4.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 4.6. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: […] C) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito

comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 4.7. Como el elemento denominativo en algunos de los signos en conflicto está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que lo componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: […] 4.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

5. Palabras en idioma extranjero. 5.1. En atención a que la marca 24 WALKS (mixta) se encuentra conformada por una denominación en idioma extranjero, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es

aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.5. Se deberá determinar si la marca cuya nulidad se pretende está conformada por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar si dicha palabra o palabras resultan o no descriptivas de los productos precitados. […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 31 de enero de 20179, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo el tercero interviniente10 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda impetrada. El Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio en esta etapa procesal11.

4. 1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

23. La apoderada judicial de la entidad demandada12 manifestó que, con ocasión de la expedición del acto administrativo acusado, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y, por el contrario, la resolución demandada se fundamenta en estas disposiciones y en la jurisprudencia aplicable al caso.

24. Destacó, en sus alegatos de conclusión, que: “[…] haciendo una lectura y análisis del acto administrativo cuestionado en esta demanda, se puede evidenciar que la SIC hizo el estudio respectivo, al momento de conceder el registro de la marca que le condujo a decidir la prosperidad de la solicitud marcaria. Lo anterior, por cuanto la marca solicitada no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad y, por ende, era procedente conceder su registro […]”.

25. Concluyó que, en el caso sub judice, la marca cuestionada 24 WALKS (mixta) cumple con los requisitos legales previstos y, contrariamente a lo señalado por el extremo demandante, sí tiene la suficiente distintividad intrínseca y extrínseca. Ante tal panorama, su coexistencia en el mercado, junto con las marcas de propiedad de la sociedad Calzado Wals Ltda., no genera riesgo de confusión o asociación alguno en la mente de los consumidores. 9 Folio 221 del expediente de la referencia con radicación No. 2012-00223-00. 10 Folios 236 a 260 del plenario ordinario. 11 Folio 261 de la causa ordinaria. 12 Folios 222 a 235 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 8

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Calzado Wals Ltda., con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 4490 del 19 de febrero de 2008, por medio de la cual la SIC concedió el registro de la marca «24 WALKS» (mixta)13 para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza14, a favor de la sociedad Orrego Gómez

S. en C.S. Sucesores.

27. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la marca 24 WALKS es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con las previamente registradas «WALS» (mixta), clase 25, y el nombre comercial «CALZADO WALS» (mixto), de titularidad de la sociedad Calzado Wals Ltda. 5.3. Las causales de irregistrabilidad en estudio

28. En primer lugar, la Sala encuentra que, si bien es cierto que la sociedad demandante, señaló como normas violadas los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación se limitó a desarrollar lo relacionado con la vulneración de artículo 136 literales a) y b).

29. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos

confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 25 del nomenclátor internacional.

30. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal b) del artículo 135, dado que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 literales a) y b) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso.

31. En la interpretación que el Tribunal de Justicia allegada al presente proceso, se interpretó, de oficio, el contenido de los artículos 172, 190, 191 y 193 ibidem.

32. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, se procederá al análisis de la situación fáctica a la luz de las disposiciones referidas, cuyo tenor es el siguiente: 13 Registro No. 346.658. 14 “Vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 172La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca Artículo 190Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento

mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 193Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. […]”. 5.4. El examen de registrabilidad

33. De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que sean idénticos a alguno previamente solicitado o registrado por un tercero o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

34. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza

y relación entre los signos, productos o servicios identificados por estos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

35. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»15.

36. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: (i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y (ii) considerar la situación de los consumidores o usuarios.

37. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común16.

38. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y

DISEÑO”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Radicacion: 11001032400020120022300

Demandante: Calzado Wals LTDA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”17.

39. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Las reglas de cotejo marcario

40. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria18 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar

un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”.

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según