CE - 38_110010324000201100150001SENTENCIA20220623120040_TCListadoTitulados133113744711451513-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020110015000

Actores: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Terceros interesados: PROCAPS S.A. y COLMED LTDA.

Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentaron las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A. por medio de apoderado judicial en contra de la Resolución No 58537 de 19 de noviembre de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la marca GLOWWORNS (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PROCAPS S.A.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. El día 23 de marzo de 2011 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado, el apoderado judicial de las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.1, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento que fue admitida como de nulidad relativa -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “PRIMERA: Que se declare la nulidad No. 58537 de fecha 19 de noviembre de 2009, la cual revoca la resolución No. 13656 de fecha 25 de junio de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03-075046, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa GLOWWORNS. 1 Folios 276 a 283. 2

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Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sirva dar aplicación al artículo 176 del CCA.

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y comercio la cancelación del certificado de registro No. 392150, correspondiente a la marca GLOWWORNS.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en

la Gaceta de Propiedad Industrial”.

1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que la Sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios COLMED LTDA, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo GLOWWORNS (nominativo) para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad

Industrial.

4. Refirió que, dentro del término legal, las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., presentaron oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, afirmando que dicha marca fue solicitada con la plena intención de cometer posteriores actos de competencia desleal.

5. Señaló que, mediante la Resolución 13656 de 25 de junio 2004, fue declarada fundada la oposición y se negó el registro el signo GLOWWORNS (nominativo) para amparar productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

6. Advirtió que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad PROCAPS S.A. presentó impugnación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de la Resolución No.15597 de 29 de junio de 2005.

7. Por último, manifestó que el Superintendente Delegado par la Propiedad Industrial mediante la Resolución No. 58537 de 19 de noviembre de 2009, revocó la Resolución No. 13656 de 25 de junio de 2004, declaró infundada la oposición y concedió el registro el signo GLOWWORNS (nominativo) para amparar

productos incluidos en la clase 30 del nomenclátor internacional a favor de la sociedad PROCAPS S.A 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

8. Manifestó la parte actora que con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-,

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Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio vulneró los artículos136 literales d) y f) y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

9. Sostuvo que la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, es clara al consagrar, de forma expresa y como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo como marca, que el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

10. Indicó que, durante varios años, la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos TROLLI fabricados por la sociedad MEDERER GMBH, y prueba de ello es la confesión expresa de su representante legal, en respuesta a una acción de competencia desleal adelantada ante la

Superintendencia de Industria y Comercio.

11. Precisó que: “Dentro de ese mismo proceso, tramitado en el expediente No. 2007-040, en diligencia de interrogatorio de parte, el doctor tana confesó, en su calidad de representante legal de PROCAPS S.A., que PROCAPS desde el año

1994, actuó como distribuidor de los productos marca TROLLI enviados para tal fin por parte de las sociedades MEDERER GMBH, y TROLLI IBERICA S.A., que PROCAPPS (sic) S.A., adquirió la marca TROLLI sin el consentimiento de las sociedades MEDERER, ni TROLLI IBERICA S.A, y que han continuado el uso y comercialización de la marca TROLLI, tal como lo hacían cuando actuaban como distribuidores”.

12. Por último, mencionó que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED LTDA, hacen parte del mismo conglomerado económico, y que se traspasan y licencian mutuamente las marcas que originalmente son de propiedad de MEDERER GMBH.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

13. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

14. Señaló que, una vez efectuado el examen de registrabilidad, no se encontró que el signo “GLOWWORNS” cuyo registro marcario se solicita -para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza-, se encontrara en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por el contrario, se consideró que existe la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

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Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

15. Mencionó que la Superintendencia de Industria y Comercio no contaba con la certeza suficiente para establecer que se estaba en presencia de la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ni tampoco estableció que la solicitud elevada por la sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios -COLMED-, cedida luego a la sociedad PROCAPS S.A., estaba dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal.

16. De otro lado, indicó que los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio o del país o Estado donde se conceden, y anotó que, para efectos de la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países, debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos.

17. Por último, expresó que al momento de presentarse la demanda la sociedad MEDERER GMBH no contaba con ningún registro marcario en Colombia. 2.2. Intervención de los terceros interesados. PROCAPS S.A. y COLMED

LTDA.

18. El apoderado de los terceros intervinientes se pronunció en esta etapa procesal afirmando que la demanda carece de fundamento legal, “buscando que se curse una tercera e inexistente instancia en su trámite marcario”.

19. Expresó que la resolución atacada fue emitida con apego a la legalidad; fue motivada de manera clara y suficiente, y emitió pronunciamientos sobre todos los puntos relevantes para el caso.

20. Adujo que la marca TROLLI -con la cual se fundamentó la oposición-, difiere totalmente de la concedida en registro a favor de la sociedad PROCAPS S.A., esto

es, GLOWWORNS.

21. Recordó que las sociedades PROCAPS S.A y COLMED Ltda., nunca han sido distribuidores o representantes de las sociedades MEDERER y TROLLI IBERICA.

22. Menciono que, en caso de haberse tenido en cuenta el signo TROLLI -como fundamento de la presunta irregistrabilidad de la marca GLOWWORNS-, no debe olvidarse que, en virtud del principio de territorialidad, los registros marcarios sólo producen efectos jurídicos en el territorio en el cual han sido concedidos.

23. Indicó que las sociedades MEDERER y TROLLI IBERICA nunca han detentado registro alguno sobre el signo GLOWWORNS ni en nuestro país ni en otro país de la Comunidad Andina; así mismo, tampoco han tenido el registro de la marca TROLLI en la clase 30 del nomenclátor internacional.

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

24. Expresó, finalmente, que no hay lugar a decretar nulidad alguna y, por lo tanto, solicitó acoger los argumentos planteados en sede gubernativa, así como en el escrito de contestación de la demanda.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 177 de fecha 29 de julio de 2020, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran

aplicables al caso bajo estudio y, en particular, interpretó los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pero se abstuvo de analizar el literal f) del artículo 136, toda vez que el tema materia de controversia noi está asociado a la discusión respecto de la infracción a otro derecho de propiedad industrial o sobre el derecho de autor de un tercero.

26. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó lo siguiente: «[…] 1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137 deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. (…) 2.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la

autoridad elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 2.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando haya sido solicitado de mala fe. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

27. El día 4 de febrero de 2021, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio rindiera el respectivo concepto. Ni las partes intervinientes ni el Ministerio Publico efectuaron pronunciamiento en esta etapa procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20192, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., encaminados a que se declare la nulidad de la Resolución No 58537 de 19 de noviembre de 2009, a través de las

cuales se concedió el registro de la marca GLOWWORNS (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional de la clasificación internacional de Niza, en favor de la sociedad PROCAPS S.A.

30. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado está viciado de nulidad en tanto que la concesión del registro de la marca GLOWWORNS (nominativa) habría sido solicitada con la intención de consolidar un acto de competencia desleal en contra de las sociedades MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

31. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] 2 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7

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Artículo 137Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. .[…]»

32. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de registrabilidad del signo en cuestión, también es una realidad que la marca «GLOWWORNS» (nominativa), identificada con el registro marcario número 392150, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra caducada.

33. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de noviembre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la SIC determinara que estaba caducada.

34. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «GLOWWORNS»3. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, según la cual el signo se encuentra caducado, tal y como se puede

apreciar en la siguiente imagen:

35. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o

quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

36. Es pertinente resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, 3 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de

la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo

registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en 9

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

37. Cabe anotar, adicionalmente, que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide

al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 392150, correspondiente a la marca nominativa «GLOWWORNS», cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]»

38. Una vez surtido el anterior traslado, valga resaltarlo, las partes y demás sujetos procesales, guardaron silencio.

39. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto, habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]»

(destaca la Sala).

40. Como se puede apreciar, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede

pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

41. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y

examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. 11

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Demandante: MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL

MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de

nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

42. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

43. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

44. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

45. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamie