CE - 4_110010324000200700245001sentencia20220128151204_TCListadoTitulados133113666617840158-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: NOVARTIS AG.

TESIS: DENIEGA PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA SOLICITUD DE

LA PATENTE DE INVENCIÓN NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE

NOVEDAD, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DE LA

DECISIÓN 344.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad NOVARTIS AG contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que denegaron la solicitud de patente de invención denominada “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -

(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA”.

2

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Actora: NOVARTIS AG.

I.- DEMANDA I.1La sociedad NOVARTIS AG, en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006, mediante la cual se denegó la concesión de la patente de invención denominada “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5TRIFLUOROMETIL - 2PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA

E IVERMECTINA”.

2. La nulidad de la Resolución núm. 1461 de 30 de enero de 2007, que confirmó la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión, a su nombre, de la patente requerida; asimismo, la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la

Propiedad Industrial. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Actora: NOVARTIS AG.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Que el día 18 de octubre de 2000 solicitó ante la División de

Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente de invención denominada “COMBINACIÓN

DE INGREDIENTES ACTIVOS PARA EL CONTROL

SIMULTÁNEO DE ECTO Y ENDO-PARÁSITOS, EN GANADO

PRODUCTOR Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

2. Que el 28 de noviembre de ese año, presentó memorial mediante el cual reivindicó prioridad y adjuntó nuevo capítulo reivindicatorio.1

3. Agregó que se efectuaron dos exámenes de forma2, relacionados con los requisitos que debe cumplir la solicitud; y que cumplidas las exigencias legales se ordenó publicar el extracto en la gaceta de propiedad industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 1 Folio 51, anexo 1 2 Folios 49 a 50 y 130, anexo 1

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Actora: NOVARTIS AG.

4. Que mediante comunicado núm. 139673, notificado el 9 de diciembre de 2005, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC le informó que las reivindicaciones 1 a 10 de la invención solicitada se encontraban afectadas en el requisito de novedad respecto del documento D14, considerado como el estado de la técnica, y le concedió un plazo de sesenta días para que corrigiera dicho impedimento, lo cual atendió mediante escrito de 23 de marzo

de 2006, en el que modificó las reivindicaciones afectadas y el título original de la invención, por el de “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA” y anexó un nuevo capítulo reivindicatorio.5

5. Que con oficio núm. 4577, notificado el 27 de abril de 20066, la SIC le comunicó que la invención solicitada continuaba afectada por el requisito de novedad respecto de las reivindicaciones 1 a 6 frente al documento D1, que hace referencia a los compuestos fluazuron (Nfenil-N’-benzoil-urea) y un parasiticida (milbectina, avermectina, moxidectina, ivermectina, abamectina y doramectina, entre otros), 3 Folios 135 a 137, anexo 1 4 Anterioridad WO9625852, título “Composición para el control de parásitos”, publicado el 29 de agosto de 1996. 5 Folios 144 a 146, anexo 1 6 Folios 150 a 152, anexo 1

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Actora: NOVARTIS AG. concediéndole, nuevamente, un plazo de sesenta días para que

corrigiera las objeciones presentadas.

6. Indicó que mediante memorial de 27 de julio de 20067 respondió a las objeciones señaladas, manifestando que la divulgación general contenida en el documento D1 no destruía la novedad de la invención solicitada, toda vez que esta revela compuestos específicos de ivermectina y fluazuron.

7. Señaló que a través de la Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente solicitada con fundamento en que la invención “COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 - (2,6 – DIFLUORO - BENZOIL) UREA E IVERMECTINA” carecía de novedad, toda vez que los elementos que la componen se encontraban divulgados en el estado de la técnica.

8. Que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, por cuanto estimó que no fue debidamente motivada, habida cuenta que, a su juicio, se realizó un examen erróneo de novedad, dado que los elementos que componen la invención denegada no se encontraban 7 Folios 153 a 159, anexo 1

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Actora: NOVARTIS AG.

de manera específica en el documento D1, determinado como estado de la técnica.

9. Que mediante la Resolución núm. 1461 de 30 de enero de 2007 se confirmó la anterior decisión.

I.3NORMAS CONSIDERADAS COMO VIOLADAS I.3.1La actora considera que con la expedición de las resoluciones acusadas se violaron, por falta de aplicación, los artículos 29 de la Constitución Política, 35, inciso 1°, y 59 del CCA. Para tal efecto, señala que se vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que los actos demandados carecen de motivación, tanto científica como jurídica. Agrega que se violó de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada y suficiente de las decisiones de la administración pública, lo que implicó que la SIC no demostrara con argumentos técnicos que la invención solicitada careciera del requisito de novedad; y que la existencia de una revelación específica en el documento D1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: NOVARTIS AG. enseñara, de manera expresa, los compuestos revelados en la creación denegada.

Estima que la SIC realizó un análisis superficial del requisito de novedad, por cuanto no tuvo presente que la ivermectina, como un derivado de las avermectinas, también presenta subclases de

compuestos, razón por la cual debió estudiar si la composición revelada en el estado de la técnica se encontraba presente, de manera expresa, en la invención solicitada. Aduce que existen evidentes diferencias entre las proporciones y los compuestos revelados en el arte previo respecto a los mencionados en la invención solicitada; y que, además, tampoco existe una divulgación expresa y directa de las composiciones de ivermectina B1b y B1a con fluazuron en D1, demostrándose de esta manera que la creación cumple con el requisito de novedad necesario para que proceda su patentabilidad. I.3.2Con la expedición de los actos demandados la SIC violó, por indebida aplicación, los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina8, por cuanto incurrió en un error de hecho respecto de la apreciación de las 8 En adelante Decisión 486 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Actora: NOVARTIS AG. circunstancias que, según las normas infringidas, determinan la producción de la invención solicitada.

Sostiene que en el caso objeto de estudio, la invención hace referencia a preparaciones veterinarias que contienen una combinación diferente a la del estado de la técnica y que resultan ser elementales para controlar los parásitos en los animales domésticos. Agrega que las enfermedades producidas por infecciones parasitarias se presentan con más frecuencia en regiones cálidas,

donde los animales que habitan en manada con regularidad se infectan de epidemias de helmintos y gusanos, lo cual hace que se debiliten y contraigan parásitos externos como las garrapatas. Señala que atendiendo lo anterior, se hace necesario que concurran nuevas clases de ingredientes que sean iguales a las sustancias activas ya disponibles e inclusive superiores en propiedades biológicas, con el objeto de contrarrestar las enfermedades de tipo parasitario. Asegura que al comparar los elementos que integran la invención solicitada junto con el capítulo reivindicatorio presentado frente al documento D1, determinado como estado de la técnica, se puede Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Actora: NOVARTIS AG. evidenciar que no existe revelación alguna sobre las ivermectinas B1b y B1c reivindicadas en la creación en estudio.

Manifiesta que la invención solicitada es novedosa frente a lo revelado en el estado de la técnica, habida cuenta que la estructura de las ivermectinas B1b y B1c, expuesta para participar en las combinaciones junto con el fluazuron, son totalmente diferentes a las divulgadas en la invención que se pretende proteger. Concluye que los escritos que presentó en su debida oportunidad ante la SIC, demuestran que lo expuesto en los conceptos técnicos señalados en los estudios de fondo no hacen una mención expresa y directa de la materia revelada en la invención solicitada, esto es,

combinaciones específicas de fluazuron con una de las ivermectinas B1b y B1c. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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Actora: NOVARTIS AG.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico y añade que en el evento en que los actos acusados se declaren nulos, corresponde a esa entidad, previo cumplimiento de los requisitos de forma y fondo por parte de la solicitante, conceder la patente de invención correspondiente. Señala que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el examen de fondo permitió demostrar que el objeto de la patente no reúne los requisitos legales previos establecidos para su concesión; y que como se expuso en los actos acusados, el objeto de la solicitud en debate no encuentra diferencia con lo que ya forma parte del estado de la técnica, puesto que en el documento WO 9625852 se persigue la misma solución con composiciones similares. Alega que los exámenes de fondo realizados permitieron concluir que la invención solicitada no cumple con los requisitos señalados en la normativa marcaria, toda vez que no goza de nivel inventivo,

presupuesto necesario para que pueda ser patentada. Advierte que el objeto reivindicado se deriva de forma evidente del estado de la técnica, teniendo en cuenta que una persona normalmente versada en la materia evidenciaría, de forma clara, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

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Actora: NOVARTIS AG. que la invención solicitada se encuentra incluida en la anterioridad mencionada, razón por la cual no cumple con el requisito de nivel inventivo necesario para que proceda su protección.

III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, indicó:10 “[…] La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes: […]

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad […] 1.1. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.2. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable; ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.3. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la

aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, se de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 9 En adelante Tribunal 10 Proceso 430-IP-2017 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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Actora: NOVARTIS AG.

2. La novedad 2.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de patente solicitada por falta de novedad por lo que se analizará este tema. […] 2.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. 2.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 2.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuesto por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinas ni con el pretendido inventor, sino en relación el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad (…) una vez

que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad (…) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. (…) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad (…) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 2.5. Según lo establecido en la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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Actora: NOVARTIS AG. 2.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 2.7. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u

oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. 2.8. En otras palabras para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 2.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. […]”11 (Negrillas del texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de julio de 201212, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. Vencido el plazo, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda. El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad. 11 Folios 193 a 198 del expediente 12 Folio 164, c. ppal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actora: NOVARTIS AG.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico El asunto a dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 24895 de 20 de septiembre de 2006 y 1461 de 30 de enero de 2007, por medio de las cuales la SIC denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada COMBINACIÓN QUE COMPRENDE 1 - [4 – CLORO – 3 - (3 – CLORO - 5TRIFLUOROMETIL - 2 - PIRIDILOXI) FENIL] – 3 -(2,6 – DIFLUOROBENZOIL) UREA E IVERMECTINA”. Cuestión previa La Sala advierte que el apoderado de la actora invocó como vulneradas las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, que entró en vigor el 1o. de diciembre ese año13; sin embargo, la solicitud de patente de invención se radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la SUPERINTENDENCIA el día 18 de octubre de 2000, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344 de 1993. Ahora, la demandante señaló que los actos acusados vulneran los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, que corresponden a los 13 “Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de 2000”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: NOVARTIS AG. requisitos de patentabilidad, que estaban previstos en los artículos 1º y 2° de la Decisión 344, motivo por el cual la Sala estudiará los cargos de la demanda a la luz de esta última disposición, no sin antes advertir que ello no implica desconocimiento de los principios de congruencia y debido proceso, habida cuenta que el asunto controvertido en el proceso ha discurrido en torno al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad14.

Normas invocadas como vulneradas: Constitución Política “(…) Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”. Código Contencioso Administrativo “(…) Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares (…)”. “Artículo 59. Contenido de la decisión. Concluido el término para practicar pruebas, si lo hubiere, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará con los aspectos de hecho y de derecho que fueren pertinentes”. 14 Sobre este asunto en particular, puede consultarse la misma postura de la Sala en la sentencia de 27 de mayo de 2021, número único de radicación 11001-03-24-000-200600291-00, CP Hernando Sánchez Sánchez; y sentencia de 10 de diciembre de 2021,

número único de radicación 11001032400020030035001, CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: NOVARTIS AG.

Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Los actos acusados: - Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006: resuelve denegar la solicitud de patente, con fundamento en que: .- Realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con el requisito de novedad; la invención

reclama una combinación de fluazuron y un derivado de avermectina, preferiblemente ivermectina; y que la fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de noviembre de 1999, que corresponde a la fecha de prioridad reivindicada respecto de la solicitud DE 99811085.2. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actora: NOVARTIS AG. .- Consultadas las fuentes de información se encontró el documento WO 9625852, titulado “Composición para el control de los parásitos”, anterior a la fecha de prioridad reivindicada y relacionada con la materia en estudio15. .- El objeto reivindicado no es nuevo puesto que está comprendido en el estado de la técnica, toda vez que la materia de las reivindicaciones 1 a 4 fueron anticipadas en el arte previo. .- La patente WO 9625852 revela una composición para el control de parásitos en animales que comprende una combinación de un compuesto de N-fenil-N’-benzoil-urea como el fluazuron y un parasiticida, entre los que se cuenta entre otros, la milbectina, avermectina, milbectina, moxidectina, ivermectina, avamectina y doramectina, y la presente solicitud pretende reivindicar una composición que contiene fluazuron e ivermectina. .- Los compuestos que se pretenden proteger se encuentran revelados por la anterioridad mencionada y afectan la novedad de la

solicitud. 15 Según concepto técnico núm. 2090 de fecha 29 de diciembre de 2005, que obra a folios 135 a 137 del anexo núm. 1, Examinador Técnico código 202024. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18

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Actora: NOVARTIS AG. - Resolución núm. 1461 de 30 de enero de 2007: resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 24895 de 20 de septiembre de 2006, confirmándola en todas sus partes. Como fundamento de la decisión se indica, en síntesis, que no se violó el principio legal y jurisprudencial que prevé la motivación seria, adecuada y suficiente de la decisión de la administración; y que el documento D1 revela completamente una composición de fluazuron con ivermectina que no es diferente a la combinación que se pretende reivindicar, afectando de esta forma la novedad de la invención solicitada.

Lo probado en el proceso: La actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, el cual fue decretado mediante auto de 5 de marzo de 201016. Para tal efecto, la actora remitió un cuestionario17.

El dictamen pericial, que obra a folios 142 a 145 del cuaderno principal, fue presentado por la perito PAMELA OCAMPO CASTRILLON, Química Farmacéutica, quien antes de responder el

cuestionario explicó el concepto, naturaleza y características de unos compuestos químicos, tales como, las lactonas macrocíclicas 16 Folios 130 y 131, c. ppal. 17 Folios 60 a 63 c. ppal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

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Actora: NOVARTIS AG. derivadas del microorganismo Streptomyces, formando familias análogas de avermectinas y milbemicinas; de la primera de ellas, las más utilizadas comercialmente son la Ivermectina, Abamectina, Espiromectina y Selamectina; y, de la segunda, son la Milbemicina Oxima y la Moxidectina, en la cual la ivermectina es una mezcla 80:20 de 22,23-dihydroavermectin B1a + 22,23-dihydroavermectin B1b, este ingrediente activo es un parasitario de amplio espectro, su comparación revela que la principal diferencia entre ellas es el disacárido α-L-oleandrosa, en la posición del carbono, C ; 13 específicamente, Milbemicina oxima se diferencia además en el grupo oxima que en la avermectinas de la serie B1 y B2 corresponde al grupo OH-, como se observa al interior de los círculos de la figura 1.

Fig. 1. Fórmula estructural de a) Abamectina e Ivermectina; b) Milbemicina oxima.

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Actora: NOVARTIS AG.

De lo anterior, concluyó que la solicitud de patente propone una combinación fluazuron y un derivado de avermectina, preferiblemente ivermectina, por lo que son claramente iguales y se identifican entre sí. Luego de estudiar el expediente, responde al cuestionario18 en los siguientes términos: “[…[ 1. En su experta opinión, indique si es cierto o no que el objeto de la presente invención, de acuerdo con la primera reivindicación del capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial del 23 de marzo de 2006, es del siguiente tenor:

1. Una combinación de 11-[-[4-cloro-3-(3-cloro-5triflurometil-2piridilox)fenil]-3(2,6-difluorobenzoil)urea y un compuesto de la fórmula (i) En donde R es 1 18 El cuestionario obra en el escrito de la demanda (folios 60 a 63)

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Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2007-00245-00

Actora: NOVARTIS AG.

R es -CH(CH )- CH , ó -CH(CH )- C H , R es hidrógeno, el

2 3 3 3 2 5 3 enlace entre los átomos 22 y 3 representa un enlace sencillo y R 4 es HO-en forma libre o en la forma de una sal filológicamente aceptable útil en la producción de una composición veterinaria para controlar ectoy endo-parásitos en ganado reproductor, animales domésticos y mascotas. Respuesta 1. SÍ, es cierto, el objeto de la presente invención de acuerdo con la primera reivindicación del capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial del 23 de marzo de 2006 por el demandante, es como se menciona arriba y que corresponde a lo indicado en el folio 161, del documento que reposa en el Consejo de Estado.

2. En su experta opinión, indique si es cierto o no que, según lo revelado en dicha reivindicación, cuando el radical R es2

CH(CH )- CH , ó -CH(CH )- C H , R , la ivermectina que participa 3 3 3 2 5 3 en la combinación de la presente invención es la ivermectina B1b ó ivermectina 1Bc, respectivamente, como así se explicó en mi memorial del 27 de julio de 2006 y en mi recurso de reposición del 25 de octubre de 2006. Respuesta 2. SÍ, si es cierto que según lo que se revela en dicha reivindicación, cuando el radical R de la ivermectina que participa en 2 la combinación de la presente invención la ivermectina B1b cuando el sustituyente R es CH(CH )- CH , o ivermectina B1c (indicada en el

2 3 3 estado del arte, como ivermectina B1a), cuando R es -CH(CH )- C 2 3 2 H . 5

3. En su experta opinión, indique si es cierto o no que la materia revelada tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio del documento D1(WO 9625852) enseña de manera general composiciones que contienen como ingrediente activo por lo menos un compuesto de la fórmula (I); y en especial el compuesto fluazuron un compuesto de la clase Nfenil-N-benzoil-urea y por lo menos un compuesto de la fórmula

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Actora: NOVARTIS AG.

En donde R es el alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o alquenilo 5 de 2 a 4 átomos de carbono y el enlace entre los átomos 22 y 23 corresponden a un enlace sencillo o doble y el grupo -Xpuede corresponder a unos de los grupos: y el radical R es hidrógeno, un grupo alquilo de 1 a 8 átomos de 6 carbono que puede estar sustituido o no, así como también un arilo sustituido o insustituido o un grupo -C(=O)R o17 Si(R )(R )(R ); Y R es hidrógeno o hidroxi, siendo R hidrógeno 18 19 20 7 7 cuando el enlace e