CE - 4_110010324000200900641001SENTENCIA20220826095423_TCListadoTitulados133113773630063763-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020090064100

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.

• Usuario Operador de Zona Franca

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Meditec S.A.

Tema Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Conexión Competitiva – Regla de la Especialidad – Mala fe – Marca Notoria – Marcas en conflicto: MEDITEC –

MEDITEC.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que, a través de apoderado judicial, instauró la CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. hoy, CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. - USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 36060 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca «MEDITEC», para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad demandante.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 26 de noviembre de 20091, el apoderado judicial de Corporación de

Ferias y Exposiciones S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso 1Folios 23 a 37 2

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Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Administrativo2, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 36060 del 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-97763, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación, que declaró fundada la oposición formulada por Meditec S.A. y negó el registro de la marca Meditec en clase 35 internacional. 3.2. Como restablecimiento del derecho sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Meditec a favor de mi representada. 3.3. Acorde con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el título que certifica que la marca MEDITEC en clase 35 ha sido concedida a favor de la DEMANDANTE. 3.4. Igualmente, solicito se sirva ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de

este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.5. Por otro lado, se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Intelectual (sic), dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la sentencia mediante la cual se resuelva la presente acción de nulidad. 3.6. Finalmente, pido que se concede en costas a la entidad demandada». 1.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el 20 de septiembre de 2007, la sociedad Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., solicitó el registro de la marca «MEDITEC» para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. Mencionó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 589, la sociedad MEDITEC S.A, presentó oposición al registro con base en la marca MEDITEC registrada en la clase 10 del nomenclátor internacional.

4. Afirmó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 39681 de 21 de octubre de 2008, declaró infundada la objeción y concedió el registro de la marca solicitada. 2 Decreto 1 de 1984 (Enero 2). D.O. 36.439, (10/01/1984). «Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo» […] «ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en

un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […]» 3

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5. Puso de presente que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad opositora presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición a través de la Resolución No. 48844 de 26 de noviembre de 2008 y revocada en apelación mediante la Resolución No. 36060 de 17 de julio de 2009, negando así el registro solicitado 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó que, con el acto acusado la entidad demandada desconoció el contenido de los artículos 136 literal a), y 155 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina al negar el registro del signo MEDITEC para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

7. Afirmó que los signos confrontados no son confundibles y que el registro se debe conceder en virtud del principio de especialidad, ya que la naturaleza y el objeto social de las sociedades titulares de aquellos son sustancialmente diferentes y no tienen vínculos en el mercado que las convierta en competidoras.

8. Manifestó que no existe relación entre los productos de la marca previamente registrada y los servicios que pretende amparar el signo controvertido.

9. Rechazó el argumento de la entidad demandada de un eventual riesgo de confusión con fundamento en que el titular de la marca registrada previamente podría llegar a realizar eventos o ferias que inducirían al consumidor a error.

10. Señaló que las sociedades titulares de los signos en conflicto prestan servicios diferentes, utilizan disimiles canales de comercialización, razón por la cual son plenamente identificables en el mercado.

11. Por último, enfatizó en que no existe conexión competitiva entre los signos porque los canales de comercialización entre unos y otros son sustancialmente diferentes.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio.

12. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que, con los actos administrativos acusados, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, y, por lo contrario, las mismas se fundamentan en estas y en la jurisprudencia aplicable al caso.

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13. Manifestó que los signos confrontados son idénticos ortográfica, fonética y conceptualmente y, por lo tanto, se encuentra evidenciado el primer requisito de irregistrabilidad determinado en la Decisión 486 de 2000.

14. Sostuvo que existe conexión competitiva entre los productos y servicios que

pretenden amparar los signos en conflicto, pues quien fabrica instrumentos médicos eventualmente podría prestar servicios de gestión de negocios comerciales en el área de la salud y realizar ferias para su promoción.

15. Destacó finalmente que, aunque los productos de la clase 10 y servicios de la clase 35 tienen diferente finalidad, en el presente caso los que amparan los signos en conflicto pueden compartir los mismos canales de comercialización.

2.2. Intervención del Tercero Interesado - Meditec S.A.

16. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal manifestando que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda.

17. Argumentó que los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista ortográfico y fonético.

18. Sostuvo que existe riesgo de confusión puesto además que los signos son idénticos, la marca Meditec previamente registrada, es conocida en el mercado nacional e internacional desde hace aproximadamente 28 años.

19. Expresó que entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, se presenta una conexión competitiva, dada la relación de los mismos.

20. Por último, adujo que de permitirse el registro del signo solicitado se causarían actos de competencia desleal y aprovechamiento de la reputación ajena, toda vez que la parte actora está actuando de mala fe.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió la interpretación prejudicial 143-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 20153, en la que se exponen

las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular; particularmente señaló que se debe interpretar el artículo 136 literal a) y de oficio los artículos 136 literal h) 137, 224, 255 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, excluyendo del análisis el artículo 155 literal d) ibidem el cual, considera, no debe ser objeto de pronunciamiento. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: 3Folios 154 a 166 5

Radicacion: 11001032400020090064100

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] PRIMERO: La corte consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar su existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar si la marca denominativa MEDITEC (Clase 10) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo MEDITEC (Clase 35), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

De no probarse esta notoriedad se deberá realizar el análisis de la conexión competitiva.

TERCERO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios

razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo MEDITEC (Clase 35) se presentó para generar confusión con el signo denominativo MEDITEC (Clase 10), y con el objetivo de perjudicar a la sociedad

MEDITEC S.A.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios y/o productos que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. […]».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

22. Mediante auto de 15 de junio de 20174, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; la parte demandante5, la parte demandada6 y el tercero con interés7 reiteraron sus argumentos. El Ministerio Publico guardó silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

4Folio 168 5Folios 169 a 177 6Folios 178 a 180 7 Folios 185 a 192 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado 6

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.2. El problema jurídico

24. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca, con miras a que se declare la nulidad de la Resolución No. 36060 de 17 de julio de 2009, a través de las cuales la SIC negó el registro de la marca «MEDITEC» (nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad demandante.

25. La parte actora manifestó que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto que el signo «MEDITEC» no es confundible y no genera riesgo de confusión indirecto con la marca «MEDITEC» previamente registrada en la clase 10 del nomenclátor internacional por la sociedad Meditec S.A.

26. Por su parte el tercero con interés en las resultas del proceso argumentó que la marca es conocida desde hace más de 28 años y que el demandante actuó de mala fe y con la solicitud realiza actos de competencia desleal con el fin de aprovecharse ilícitamente de su posicionamiento en el mercado. . 5.3. Las causales de irregistrabilidad en estudio

27. En primer lugar, la Sala encuentra que si bien es cierto el demandante indicó como normas violadas los artículos 136 literal a) y el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación sólo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a).

28. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos

confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 35 del nomenclátor internacional.

29. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal d) del artículo 155 en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso. 30. . En la interpretación que el Tribunal Andino de Justicia allegada al presente proceso, se interpretó de oficio los artículos 136 literal h), 137, 224, 225 y 228 ibidem.

31. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, se procederá al análisis de la situación fáctica a la luz de las disposiciones referidas,

cuyo tenor es el siguiente: 7

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Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

[…] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera

de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 8

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Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.». 5.4. El examen de registrabilidad 32. . De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean

idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

33. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

34. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»9.

35. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

36. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos

productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común10.

37. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y

DISEÑO”.

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Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”11.

38. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Las reglas de cotejo marcario

39. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria12 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo

en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 12 Ibídem. 10

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Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. (Negrillas fuera de texto).

40. De lo anterior se tiene que, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.6. El caso concreto

41. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: Signo solicitado

MEDITEC

(Nominativo) Clase 35 Marca previamente registrada

MEDITEC

(Nominativa) Clase 10

42. De lo anteriormente expuesto se encuentra que el análisis se hará entre un signo nominativo y una marca previamente registrada igualmente de carácter nominativo, para lo cual la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se realizará atendiendo dichos elementos.

43. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que los mismos resultan ser nominativos, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las

cuales han sido acogidas por esta Corporación.

44. Manifestado lo anterior, la Sala advierte que el análisis de confundibilidad debe hacerse con la palabra MEDITEC. Al respecto, la Sala encuentra que entre las expresiones MEDITEC existe identidad que generaría riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con la comparación de las marcas en

cuestión: 11

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Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MEDITEC – MEDITEC - MEDITEC – MEDITEC MEDITEC – MEDITEC - MEDITEC – MEDITEC MEDITEC – MEDITEC - MEDITEC – MEDITEC

45. Como se observa, se trata de la reproducción total del elemento nominativo de la marca previamente registrada, por lo que resulta evidente que lo signos en conflicto son susceptibles de crear confusión desde los puntos de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual, imposibilitando la coexistencia pacífica de los mismos. 5.6.1. Conexidad competitiva - Riesgo de confusión y/o asociación

46. La Sala pone de presente que la sola semejanza de dos signos considerados individualmente no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también se deben tener en consideración los productos y servicios que se busca distinguir con cada uno de ellos. Así lo ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al señalar lo siguiente: “[…] al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite […]”13,

por ello, han de considerarse, igualmente, los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas, los cuales han sido enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente forma: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. 13Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 141-IP-2005. 6 de octubre de 2005.

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Radicacion: 11001032400020090064100

Demandante: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos