CE - 4_110010324000201000242001SENTENCIA20220804143534_TCListadoTitulados133113762548244482-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020100024200

Demandante: FERRERO SPA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

Tercero Interesado: COLOMBINA S.A.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL -MARCA TRIDIMENSIONAL –

DISTINTIVIDAD – MARCA NOTORIA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad FERRERO SPA., en contra de las Resoluciones 22326 de 30 de abril de 2009, 30081 del 19 de junio de 2009 y 3109 de 26 de enero de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de un signo TRIDIMENSIONAL consistente en una envoltorio transparente en forma rectangular para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 21 de abril de 2010 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad FERRERO SPA, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA,

en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.1. Que es nula la Resolución 22326 de 30 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por Colombina, y negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por 2

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Ferrero en la Clase 30 Internacional de Niza que se describe como un envoltorio transparente de forma rectangular…”. 1.2. Que es nula la Resolución 30081 del 19 de junio de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición presentado por Ferrero, confirmó la decisión contenida en la Resolución 22326 y concedió el recurso de apelación interpuesto. 1.3 Que es nula la Resolución 3109 de 26 de enero de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual, al decidir el recurso de apelación presentado por FERRERO, confirmó la Resolución 22326 con la cual se declaró fundada la oposición de Colombina y se negó el registro solicitado por Ferrero para la marca TRIDIMENSIONAL en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; 1.4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada en los

numerales 1.1, 1.2 y 1,3., se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho de Ferrero, registrar en la Clase 30 Internacional de Niza la marca TRIDIMENSIONAL descrita en el numeral 1.1 anterior. 1.5 Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que de dicte en el proceso de la referencia […]”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la parte actora manifestó que, la sociedad FERRERO SPA, solicitó el registro de una marca TRIDIMENSIONAL consistente en un envoltorio transparente en forma rectangular para identificar “pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, productos comprendidos en la clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. Expresó que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad COLOMBINA S.A. presentó escrito de oposición argumentando que la marca solicitada carece de distintividad.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 22326 de 30 de abril de 2009, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL a la sociedad FERRERO SPA, para identificar servicios de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad FERRERO SPA presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución 30081 de 19 de junio de

2009 y, en apelación, mediante la Resolución No. 3109 de 26 de enero de 2010. 3

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.3.1. Normas violadas

6. Manifestó que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, se violaron los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que la entidad demandada no probó que el envoltorio o forma de presentación es usual o de uso común para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional. 1.3.2. El concepto de violación

7. Sostuvo que el signo solicitado consiste en una forma tridimensional de un elemento plástico rectangular, la cual no es una forma usual y común para los productos de la clase 30 del nomenclátor internacional y que, por el contrario, goza distintividad inherente.

8. Indicó que no es cierto que la marca tridimensional solicitada corresponda a una forma usual, pues su utilización no resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que son propias.

9. Precisó que se desconoció que el envoltorio se encuentra acompañado por figuras, líneas, etiquetas, colores e incluso la reproducción de dos marcas de su propiedad.

10. Agregó que el error de la Superintendencia de Industria y Comercio fue no tener en cuenta esos elementos adicionales, desconociendo la distintividad de las marcas de su propiedad.

11. En efecto, comentó que el signo cuenta con elementos arbitrarios especiales que

dotan de distintividad al conjunto marcario complejo solicitado.

12. Así mismo, expresó que la entidad demandada no probó que el envoltorio o forma de presentación es de usual o de uso común en el mercado para identificar productos de “pastelería y confitería, chocolate y productos de chocolate, helados”, comprendidos en la clase 30 del nomenclátor internacional.

13. Argumentó que el signo solicitado es tan peculiar que sirve por sí mismo para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial.

14. Comentó que el signo es una marca derivada de un signo figurativo previamente registrada de su titularidad, que tiene distintividad adquirida y que el mismo resulta ser notorio.

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Actor: FERRERO SPA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

15. Por lo anterior, concluyó que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada tiene aptitud distintiva y es susceptible de ser protegida mediante registro marcario, a la luz de lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

2.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

16. El despacho sustanciador tuvo por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por haberse efectuado fuera del término de fijación en lista1.

2.2. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO - COLOMBINA S.A.

17. El tercero interviniente se pronunció en esta etapa procesal afirmando que el

signo solicitado es un empaque totalmente desprovisto de capacidad identificadora y distintiva.

18. Consideró que, al revisar el signo solicitado, nos encontramos ante una presentación común y corriente de los empaques de los productos alimenticios, particularmente de golosinas.

19. Mencionó que el hecho consistente en que la sociedad demandante haya incluido rayas o colores en el empaque pretendido para registro, solo constituye una presentación del envoltorio, lo cual no determina que esa sociedad pueda apoderarse de esas presentaciones, máxime cuando lo que se protege es la parte tridimensional del signo.

20. Argumentó que el signo solicitado no pude ser registrado, toda vez que se trata de un envoltorio ya existente en el comercio, que independiente de cualquier etiquetado que se le pretenda poner, no puede distinguirse de los otros productos que se encuentran en este.

21. Indicó que la intención de registrar un envoltorio usual, es buscar que se prohíba a otros empresarios su utilización y aprovecharse de tal situación.

22. En suma, concluyó que no puede pretenderse otorgarle en exclusividad a una persona la propiedad un envoltorio, restringiendo el mercado y la competencia en el sector los chocolates. 1 Folio 751

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Actor: FERRERO SPA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 141-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, en

la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular, en especial, los artículos 134 literal f) y 135 literal c) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sumado a ello, de oficio interpretó el literal b) del artículo 135 de la mencionada Decisión. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (i) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (iii) Si la forma tridimensional solicitada consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirían que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá

impedir que terceros utilicen la misma. (…) 3.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de una marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la norma comunitaria.2 3.5 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.3 (…) 2 De modo referencial, ver proceso 439-IP.2015, p.24 3 De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015, pp 24-25 6

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 4.11. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca no registrada en el país miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la oficina nacional competente tiene la discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

(…) 5.7. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. (…) 6.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que éste cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.12. Conforme a lo mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. […]” (lo resaltado fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

24. Mediante auto de 31 de enero de 20174, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto. Vencido el correspondiente término, la parte demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El agente del Ministerio Público no se pronunció en

esta etapa procesal5. 4.1 Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

25. El apoderado de la entidad demandada, manifestó que el signo solicitado a registro consiste en la forma tridimensional de un elemento plástico regular comúnmente utilizado para empacar chocolates y bombones.

26. Mencionó que el empaque corresponde a una forma usual de los contenedores de los productos reivindicados, razón por la cual el signo TRIDIMENSIONAL se 4 Folio 795 cuaderno principal 5 Folio 818 cuaderno principal

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio encuentra comprendido en una causal de irregistrabilidad, careciendo en todo sentido de distintividad.

27. Adujo que se trata de un empaque de forma rectangular, que en nada se diferenciaría frente al empaque de otro chocolate de una marca competidora que también sea transparente y de forma rectangular.

28. Expresó que “si se permitiera el registro de un envoltorio transparente de forma rectangular bajo el argumento de la distintividad adquirida en Colombia, se estaría dejando de lado la prohibición expresa establecido (sic) en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 y se estaría bloqueando el libre acceso de los competidores a las formas usuales, debido a que por medio de la concesión del registro se estaría monopolizando la forma usual o habitual de un envase o envoltorio”.

29. Concluyó que, los actos administrativos acusados se ajustan a derecho y a las normas vigentes en materia marcaria.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1.- El problema jurídico

30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Ferrero SPA en contra de Resoluciones 22326 de 30 de abril de 2009, 30081 del 19 de junio de 2009 y 3109 de 26 de enero de 2010 a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de una marca tridimensional consistente en una envoltorio transparente en forma rectangular para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a su favor.

31. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto que el signo TRIDIMENSIONAL no consiste en una forma usual y por el contrario, está formada por elementos que conforman un conjunto distintivo sobre el cual se reivindica el derecho. 5.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

32. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 134 literal f) y 135 literal c) y de oficio el articulo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”. 5.3. Caso concreto

33. Para desatar el problema jurídico y determinar si las disposiciones legales invocadas se han violado, resulta indispensable remitirnos a las interpretaciones prejudiciales rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina6.

34. Conforme lo precisó ese tribunal, el artículo 134 define a la marca como «(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)». Frente al concepto de marca, posteriormente señaló: «La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio».

35. Frente al requisito de distintividad que debe tener todo signo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró en la interpretación allegada al presente proceso lo siguiente: «La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo

posible que el consumidor o usuario los seleccione».

36. Atendiendo el aspecto extrínseco de la distintividad es que el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 contempla como causal de nulidad del registro de un signo, el hecho en que consistan en formas de uso común de los productos o de 6 Proceso 24-IP-201

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

37. Así mismo, las formas usuales o de uso común, son definidas como7 “(..) aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.”

38. El Tribunal de Justicia considera que un signo tridimensional «(…) es el que ocupa las tres dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves (…)».

39. Los signos tridimensionales son mencionados expresamente en los artículos 134 y 138 de la Decisión 486 de 2000, el primero para indicar que pueden constituir marcas «(…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas (…)» y el segundo para señalar que la solicitud de registro de una marca debe cumplir, entre otros, requisitos «(…) b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color (…)».

40. Ahora bien, atendiendo que, en la presente controversia, la Superintendencia de Industria y Comercio expresa que el signo distintivo cuyo registro se pretende consiste en un envoltorio de forma rectangular y transparente que corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos reivindicado. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consignó los siguientes criterios para el análisis del presente asunto, así: «(…) 2.9. De otra parte, es pertinente tratar la causal de irregistrabilidad estipulada en el Literal C del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…) 2.13. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero 7 Interpretación prejudicial 141-IP-2016 10

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o

necesarios.8 2.14. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.9

42. Así pues, para que un signo tridimensional sea susceptible de registro, además de presentar las tres dimensiones (altura, anchura y profundidad), requiere: - No debe corresponder a una forma usual de los productos que identifica, esto es, a aquellas formas que son propias de la configuración externa que tiene un producto determinado. - No debe consistir en la forma usual del envase que contiene los productos a identificar, es decir, que el recipiente o envoltura que contiene el producto no sea común y ordinario. - No debe consistir en una forma ordinaria impuesta por la naturaleza de la función del producto o servicio a identificar.

43. El signo tridimensional que se pretende registrar, conforme al formulario único de registro de signos distintivos, allegado en los antecedentes administrativos, se

muestra de la siguiente manera:

44. Como se observa de la reproducción exacta de la figura que se presentó en el escrito de solicitud ante la autoridad administrativa y de la explicación de la misma, la Sala encuentra que el empaque solicitado se compone de una envoltura rectangular y transparente, con extremos sellados y arrugados, dentro de la cual va contenidos tres productos de forma circular, que genera un envase de forma tubular. 8 De manera referencial, ver Proceso 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015, p.9

9 Ibidem 11

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Actor: FERRERO SPA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

45. Asimismo, se tiene que en el interior del empaque se observan bombones o chocolates, envueltos en otro envase, tal y como se observa a continuación:

46. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que al analizar el signo en su conjunto se puede corroborar que la marca tridimensional corresponde a la forma usual utilizada como envoltura para confitería, especialmente para chocolates, ya sea de forma conjunta o individual.

47. En efecto, se tiene que se trata de la forma usual con la cual los empresarios suelen presentar los chocolates en el mercado, en lo atinente al envase usado, el cual resulta ser transparente con extremos sellados y ajustados. Cabe advertir que el empaque del chocolate tiene un color que tampoco puede ser un elemento distintivo, teniendo en cuenta que el color dorado es usado tradicionalmente para este tipo de productos.

48. Del plenario, especialmente de la actuación administrativa, contrario a lo señalado por el demandante, se demostró lo usual y característico del envoltorio dentro del mercado relevante, tal y como se aprecia de las imágenes que se traen a colación10: 10 Imágenes traídas por el SIC en los actos acusado y consultadas en internet de productos de chocolatería en el mercado relevante.

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Actor: FERRERO SPA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

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Actor: FERRERO SPA

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

49. De las imágenes se puede corroborar que el empaque es usual y común para el

sector de los bombones, que el producto se presenta en forma de chocolate y que tiene a su vez un empaque conjunto o individual que lo protege y conserva.

50. Bien lo consideró la autoridad administrativa en los actos acusados cuando afirmó que “entre el signo tridimensional solicitado y las formas traídas como ejemplo hay sólo semejanzas”.

51. Nótese, entonces, que se trata de productos alimenticios que requieren de cuidado especial para su conservación y protección, lo cual requiere que sean comercializados en cajas, envases, envolturas que permitan mantener las condiciones ambientales necesarias para su posterior consumo, el cual generalmente es prolongado en el tiempo.

52. Sobre la irregistrabilidad de los signos por consistir exclusivamente en formas usuales, la Sala en sentencia de 31 de enero de 201911, señaló lo siguiente: “[…] La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales de los productos o sus envases o envolturas […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]” 3.3. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 3.4. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera

frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. […]” (resaltado fuera de texto).

53. Al revisar la forma tridimensional que se pretende registrar, encontramos que NO presenta diferencias sustanciales con otros empaques utilizados para envasar 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020110024000.

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Actor: FERRERO SPA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio golosinas o chocolates, por lo que, siguiendo la interpretación prejudicial y el pronunciamiento de esta Sala citadas líneas atrás, la misma no ha dejado de ser usual.

54. Vale la pena mencionar que la forma tridimensional, conforme lo señala el Tribunal de Justicia, debe ser de tal peculiaridad que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial, lo que no ocurre en el presente caso.

55. Siguiendo lo anterior, utilizar un envoltorio de forma rectangular y transparente que corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos reivindicados, constituye en definitiva un signo genérico y usual de dicha clase de productos que no permite atribuirle un origen empresarial determinado y, por ello, el

producto podría provenir de cualquier empresario de golosinas o chocolates, lo cual hace palpable la falta del requisito de distintividad en el signo que se pretende registrar por parte de la sociedad actora.

56. En lo relacionado con la falta de distintividad de la forma tridimensional, la Sala comparte lo manifestado por la entidad demandada cuando indicó: “(…) Por lo anterior, al tratarse de un empaque usualmente empleado por los empresarios del sector para conservar alimentos, y al no presentar características originales y novedosas que le confieran distintividad, es claro que el signo TRIDIMENSIONAL solicitado en registro, no permite establecer un determinado origen empresarial, lo cual sin lugar a dudas generaría confusión en el consumidor.”.

57. Valga precisar que en materia de marcas tridimensionales el examen de registrabilidad debe ser más riguroso, en tanto que se debe evitar que se restrinja el mercado de forma permanente, afectado la competencia y limitando los empaques que deben ser requeridos por otros empresarios para comercializar sus productos.

58. Ahora bien, la demandante pretende reivindicar los colores blanco, dorado, café y rojo, agregand