CE - 4_110010324000201200079001SENTENCIA20221109150821-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2012-00079-00

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: E.I. Du Pont de Nemours and Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Laboratorio Lafrancol S.A.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN POR NO USO - artículos 165, 166 y 167 de Decisión 486 de 2000.

/ PRUEBAS NUEVAS NO APORTADAS EN SEDE

ADMINISTRATIVA / PRUEBAS DEL USO REAL Y

EFECTIVO DE UNA MARCA.

MARCA: «HEROX» (nominativa) Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, en adelante Du Pont, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con el fin de que se declare de la nulidad de las Resoluciones números 35666 de 13 de julio de 2010, 05470 de 8 de febrero de 2011 y 52433 de 28 de septiembre de 2011, por medio de las cuales la SIC ordenó la cancelación por no uso del registro No. 290.230 de la marca «HEROX» (nominativa), de titularidad de la

sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, para distinguir «filamentos plásticos», productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad Du Pont, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: 1 Folios 149 a 163.

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Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio «[…] 1.1. Que es nula la Resolución núm. 35666 del 13 de julio de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló por no uso el registro núm. 290.230 de la marca nominativa HEROX para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Que es nula la Resolución núm. 5470 de 8 de febrero de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de reposición interpuesto por E.I.

Du Pont de Nemours and Company en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 35666 del 13 de julio de 2010. 1.3. Oue es nula la Resolución núm. 52433 de 28 de septiembre de 2011,

proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto por E.l. Du Pont de Nemours and Company en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 35666 del 13 de julio de 2010. 1.4. Oue como consecuencia de las anteriores declaraciones se anule la decisión de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de cancelar el certificado de registro num. 290230 de la marca nominativa HEROX en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 1.6. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.» I.2.- Los hechos

2. Refirió la demandante que el 22 de diciembre de 2009, la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A., en adelante Laboratorio Lafrancol S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC la cancelación por no uso de la marca “HEROX» (nominativa), con registro 290.230, concedida a favor de la sociedad Du Pont, para distinguir «filamentos plásticos», productos de la clase 17 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. El 16 de junio de 2010, la sociedad Du Pont, titular de la marca, contestó la solicitud de cancelación, en el sentido de señalar que la marca «HEROX»

(nominativa) se utilizaba en forma real y efectiva, tal como lo demuestran las facturas que evidencian la presencia y disponibilidad del producto.

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución número 35666 de 13 de julio de 2010, mediante la cual decidió cancelar por no uso el registro 290.230 de la marca «HEROX» (nominativa), registrada a nombre de la

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Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio sociedad Du Pont, para distinguir productos de la clase 17 del nomenclátor internacional.

5. Contra dicha decisión, la sociedad Du Pont interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones números 5470 de 8 de febrero de 2011 y 52433 de 28 de septiembre de 2011, en el sentido de confirmar la decisión de cancelación total del registro 290.230 de la marca «HEROX» (nominativa), por no uso.

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

6. Como normas violadas, señaló los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

I.3.1.- Concepto de violación

7. Adujo que la SIC desconoció de manera abierta la normatividad comunitaria, al

ignorar la naturaleza del producto que se comercializa con la marca «HEROX» (nominativa) y, por ende, la modalidad bajo la cual dicho tipo de productos se comercializa en el mercado.

8. Explicó que la marca «HEROX» (nominativa) distingue «filamentos plásticos», productos comprendidos en la clase 17 de la clasificación internacional, los cuales son materias primas utilizadas en la fabricación de otros productos, como componentes del producto final, particularmente de cepillos de dientes. Indicó que, en esa medida, el destinario del producto no es el público en general ni se realiza en establecimientos de comercio abiertos al público.

9. Señaló que, por lo tanto, para realizar el análisis sobre el uso real y efectivo de la marca, en atención a lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, deberá necesariamente considerarse esa especial introducción al comercio de una materia prima.

10. Indicó que, en ese contexto, que, para el caso de la materia prima, existe un uso válido de la marca, cuando es adquirida por las empresas manufactureras, que la utilizan para la fabricación de productos terminados. Ello evidencia de manera directa que el producto ha sido puesto en el comercio.

11. En ese orden de ideas, puede afirmarse que por la naturaleza de los filamentos plásticos que se distinguen con la marca «HEROX» (nominativa), para demostrar el uso de la marca basta con que se acredite la venta en cantidades y volúmenes razonables a una sola empresa manufacturera, a través de las cuales se hace un uso externo y público de la marca que distingue la materia prima.

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Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Aseguró que las cantidades y volúmenes objeto de la venta, que exige la norma, para el caso de las materias primas serán las razonables para satisfacer la demanda, ya sea que provenga de una o más empresa fabricantes del producto final.

13. A su juicio es incorrecta la interpretación que hizo la entidad demandada, afectando de manera grave los derechos del titular del registro de la marca cancelada, por considerar que las transacciones aportadas como pruebas al expediente administrativo son a título gratuito, porque desconocen de manera palmaria que se trata de ventas regulares no esporádicas, en cantidades y volúmenes de magnitudes considerables. Resaltó que las facturas demuestran las ventas continuadas que se realizaron en nueve oportunidades durante un período de tres (3) años y por una cantidad que superó los 23.000 kilos, circunstancia que acredita con suficiencia el uso serio y efectivo de la marca «HEROX» (nominativa), atendiendo su naturaleza y modalidades de comercialización.

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio2

14. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, indicando que los actos administrativos expedidos por la SIC se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

15. Destacó que la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, titular de la marca no había logrado demostrar el uso real y efectivo del signo para amparar

«filamentos plásticos».

16. Puso de presente que el Tribunal Andino es muy claro al interpretar el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de establecer que el uso de la marca debe ser «real y efectivo», lo cual ha de entenderse cuando se acredita «mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio». Resaltó que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, y, por tanto, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla dicha función distintiva o que no se encuentre en el mercado.

17. En consecuencia, para demostrar el uso efectivo, el examinador debe poder cuantificar o medir la disponibilidad o la puesta en el comercio del producto o servicio, de conformidad con la naturaleza de los mismos y con la capacidad económica y comercial de quien explota la marca, pues se ha considerado que la prueba de la venta del producto o servicio, resulta ser la prueba idónea para esos 2 Folios 221 a 231 del Cuaderno 1.

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Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio efectos. En otras palabras, se requiere la prueba de que con la marca se han efectuado actos de comercio, a título oneroso, caso que no se puede predicar de la marca «HEROX» (nominativa), con las pruebas que fueron allegadas al trámite administrativo.

18. En efecto, consideró que con el acervo probatorio allegado en sede administrativa no se podía afirmar que la presencia en el mercado de los productos

de la clase 17 internacional distinguidos con la marca, en la cantidad y el modo que corresponde de acuerdo con su naturaleza, pues fueron aportadas diferentes facturas sin que se pueda derivar de ellas una regularidad de la comercialización de los productos en los que se entregaba el material.

19. Tampoco se puede determinar de dichas pruebas que se hiciera a título oneroso, pues como lo advierte la parte demandante en el libelo demandatorio, estaban ocultos los valores a los que se entregaban.

20. En ese sentido, de las pruebas referidas válidamente se puede concluir, que eran actos esporádicos de entrega de producto a una sola empresa, a título gratuito, pudiendo ser un acto aislado, de naturaleza privada y esporádica que, claramente, no acreditan el uso efectivo y real de la marca.

II.2.- Intervención del tercero interesado – Laboratorio Franco Colombiano LaFrancol S.A.3

21. En la contestación, arguyó que debían desestimarse las pretensiones de la demanda con base en la excepción de culpa de la víctima, pues la sociedad Du Pont no había acreditado el uso de la marca «HEROX» (nominativa), al haber omitido aportar pruebas que demostraran su comercialización. Alegó que, ahora, la parte demandante pretendía endilgar a la SIC su falta de diligencia en la defensa de sus intereses. Aseguró que las facturas que había presentado en la actuación administrativa estaban en inglés, sin traducción oficial y con los valores tachados con una franja negra que no permitía conocer la información ahí consignada.

22. En tal virtud, no podía pretender que se diera un resultado favorable a sus

intereses o derivar las consecuencias de una norma cuando no había probado los presupuestos que ésta exige para que se produzcan sus efectos.

23. Por lo tanto, si la parte actora no cumplió con la carga que le exige la norma comunitaria, esto es, probar el uso de la marca cuya cancelación se ha solicitado.

24. Resaltó que el procedimiento de cancelación de un registro de marca exige, precisamente, que el titular de la marca atacada presente las pruebas de uso relevantes para evitar el castigo que le impone la ley: la cancelación total o parcial del registro marcario. En el caso, la parte actora no presentó las pruebas que se le 3 Folio 202 a 211 del Cuaderno 1.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio exigía aportar en el término señalado, razón por la que resulta inadmisible la presentación de nuevas pruebas no esgrimidas en sede administrativa.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunalemitió la Interpretación Prejudicial 369-IP-2017 de 15 de diciembre de 20174, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a las características,

presupuestos procesales, elementos probatorios, oportunidad y requisitos para la procedencia de la figura de cancelación por no uso de la marca, en el marco de la Decisión 486 2000, con fundamento en lo cual formuló las siguientes conclusiones: «[…] 2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. […] (subrayado de texto original) 2.5. En primer lugar, se debe presente que la misma norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y, por el segundo, a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. […] 2.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos procedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 2.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo con la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se

circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acreditan la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]» 4 Folios 330 a 339. 7

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

27. Mediante auto de 10 de abril de 20185, se corrió traslado a las partes, para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

28. Dentro del término, las partes, demandante6 y demandada7, en esencia, reiteraron los argumentos de nulidad y de defensa expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

29. El tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20198, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- El problema jurídico

31. Le corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones números 35666 de 13 de julio de 2010, 05470 de 8 de febrero de 2011 y 52433 de 28 de septiembre de 2011, expedidas por la SIC, para lo cual se deberá establecer si procedía o no la cancelación por no uso del registro No. 290.230 de la marca «HEROX» (nominativa), de titularidad de la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company, para distinguir «filamentos plásticos», productos de la clase 17 de la

Clasificación Internacional de Niza.

32. Con ese propósito, la Sala analizará las pruebas relativas al uso real y efectivo de la marca para el período comprendido entre los años 2007 y 2009 y, así, determinar si la demandada vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. 5 Folio 231. 6 Folios 342 a 350. 7 Folios 351 a 354. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.1. El marco normativo aplicable

33. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la cuales son del siguiente tenor: Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se

encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 9

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.2. Presupuestos para la cancelación de la marca por falta de uso

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 27-IP-20229, señaló los siguientes presupuestos procesales y probatorios para la cancelación por no uso de la marca: «a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no pueda ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención en registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.10 b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha fecha. c) Falta de uso de la marca: Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación».

35. En la interpretación prejudicial11 emitida para el presente asunto, se indicaron los criterios que habían de tenerse en cuenta para el análisis de la prueba sobre la puesta en el mercado y la disponibilidad de los productos, con miras a probar el uso de la marca, así: […] 2.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso

efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con la marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiere realizado […] 9 Interpretación prejudicial 27-IP-2022 del 28 de Julio de 2022. Expediente SD2020/0025104. Pp 5. 10 Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, de modo referencial ver Interpretación Prejudicial No. 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4089 del 16 de octubre de 2020. 11 369-IP-2017 folios 330 a 339 del Cuaderno 1 del Expediente. 10

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios y la oferta de contratar prueban el uso

de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. (Resaltado fuera de texto original)

36. A continuación, la Sala verificará el cumplimiento de los referidos presupuestos en el caso sub examine: V.2.2.1. Legitimación para iniciar el trámite

37. Frente al primer presupuesto, relativo a la legitimación para iniciar el trámite, se tiene que la sociedad Laboratorio Lafrancol S.A. presentó la solicitud de cancelación por no uso, pues tenía interés en ser el titular de una marca idéntica en la misma clase. En tal virtud, se evidencia que como consecuencia de la cancelación del registro 290.230 de la marca «HEROX» (nominativa) de propiedad de Du Pont, solicitó registro marcario para el signo «HEROX» (nominativa) en Colombia en la clase 17, el cual le fue concedido con el número de registro 435.734 el 28 de octubre de 2011.

38. Para la Sala, tal circunstancia acredita el interés para promover ante la SIC la cancelación estudiada por parte de la sociedad Laboratorio Lafrancol S.A.

V.2.2.2. Oportunidad para iniciar el trámite

39. En cuanto al segundo presupuesto, relativo a la oportunidad para iniciar el trámite de cancelación de registro por no uso, la Sala evidencia que el registro de la marca «HEROX» (nominativa) fue otorgado el 19 de octubre de 200412, asignándosele el certificado de registro número 290.230 para identificar productos de la clase 17.

40. Por su parte, la sociedad Laboratorio Lafrancol S.A., presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca el 22 de diciembre de 2009, esto es, cinco (5)

años después de haber sido otorgado el registro.

41. Lo anterior demuestra el cumplimiento de este presupuesto, en tanto que, para la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, ya habían transcurrido más de tres años contados a partir de la firmeza del acto que concedió el registro de la marca, y el agotamiento de la vía administrativa en el trámite de concesión del mismo. 12 Registro que fue cancelado por medio de los actos administrativos demandados.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2.2.3. Falta de uso

42. Respecto de la falta de uso, la parte demandante asegura que, a pesar de haber aportado las pruebas que acreditan el uso real y efectivo de la marca «HEROX»

(nominativa) para comercializar «filamentos plásticos», productos de la clase 17 del nomenclátor internacional, la SIC canceló su marca.

43. Aseguró que, para ello, adjuntó varias facturas de venta a la empresa Colgate Palmolive S.A., y que, en sede administrativa había tachado los precios por un tema de confidencialidad de los negocios. Sin embargo, indicó que, en sede judicial, presentaba las facturas originales (en idioma inglés), con su respectiva traducción oficial13.

44. Precisó que adicionalmente a dichas facturas se presentó el certificado del revisor fiscal de la empresa Colgate Palmolive14, el cual acredita la cantidad, volumen de venta y comercialización del producto.

45. Por su parte, tanto la entidad demandada como el tercero con interés, indicaron

que los elementos probatorios no demostraban que la marca «HEROX» (nominativa) tuviera un uso real y efectivo.

46. Teniendo en consideración lo previamente señalado, en el presente asunto, advierte la Sala que la parte demandante aportó como pruebas, las siguientes: - 17 facturas de venta15 que se relacionan en la tabla siguiente, presentadas en original -en idioma inglésy su respectiva traducción al castellano. Todas expedidas a nombre de la sociedad Colgate Palmolive en el periodo comprendido entre el 7 de marzo de 2007 y el 2 de diciembre de 2009.

FACTURA NUMERO FECHA (mes/día/año) Unidades en Valores en dólares kilogramos (US$) CD970000930 3/7/2007 200 1.350 CD970001061 3/14/2007 3.100 20.925 CD970002729 8/15/2007 4.500 31.845 CD970003147 9/19/2007 3.700 25.065 CD970003405 10/16/2007 3.000 20.250 CD970003784 11/16/2007 5.300 35.775 CD970005179 4/7/2008 1.700 11.535 CD970005253 4/15/2008 800 5.644 CD970006843 10/6/2008 105 782.25 CD970006670 12/9/2008 3.213,7 24.004,77 CD970007489 12/16/2008 1.807,8 13.468,11 CD970008636 4/27/2009 2.416,4 20.508,62

CD970008892 4/21/2009 1.412 12.021,4 CD970009117 6/29/2009 3.035,1 25.646,6 CD970010057 10/13/2009 302 2.551 CD970010433 11/17/2009 3.211,8 27.139,71 CD970010559 12/2/2009 3.312,2 28.048,2 13 Folios 47 a 142 del Cuaderno 1 del Expediente. 14 Folios 143 a 143 reverso del Cuaderno 1 del Expediente. 15 Obran a folios 47 a 142 del Cuaderno 1 del Expediente. 12

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: E.I. Du Pont De Nemours and Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Certificado16 del revisor fiscal de la sociedad Colgate Palmolive que da fe de las importaciones directas realizadas a Colombia de los productos «HEROX» de la sociedad Du Pont, del siguiente tenor: «En mi calidad de Revisor Fiscal de Colgate Palmolive Compañía, Nit. 890.300546-6, con domicilio social en la c