CE - 42_110010324000201100079001SENTENCIA20220921112936_TCListadoTitulados133113775854288869-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001-0324-000-2011-00079-00

Referencia: Nulidad absoluta

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE

S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Duna Enterprises S.L. / Italian Beauty Ltda.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Propiedad Industrial / Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad / Competencia desleal / Mala fe / Marca: «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., en contra de la Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna

Enterprises S.L.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la Sociedad Importadora Comercial de

Belleza S.A. – IMPOBE S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad absoluta conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución 35022 del 17 de diciembre del año 2.003, proferida dentro del expediente 03 038095 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y 1 El 24 de febrero de 2011 (folios 1 a 50 del expediente ordinario de la referencia con radicación No. 201100079-00). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 2

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Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L., sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 8 Internacional. 2.- Consecuencialmente, ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 278.672 de la marca “GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para

distinguir los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. 3.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]»3. I.1.1.- Los hechos4

2. Manifestó el apoderado judicial de la parte actora que, mediante escrito de fecha 7 de mayo de 2003, que la sociedad Duna Enterprises S.L., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) para amparar productos incluidos en la Clase 8ª del nomenclátor internacional.

3. Señaló que la mencionada solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 530, el día 31 de julio de 2003.

4. Relató que, una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones.

5. Indicó que, mediante la Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) a la sociedad Duna Enterprises S.L., para identificar productos de la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, quedando así agotada la vía gubernativa.

6. Finalmente, puso de presente, que la sociedad Duna Enterprises S.L. concedió

licencia de uso de la marca registrada a la sociedad Italian Beauty Ltda5. I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de violación6

7. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Folios 9 a 10 del expediente ordinario. 4 Folios 10 a 16 de la causa ordinaria. 5 Sociedad creada en Colombia para comercializar la marca en comento. 6 Folios 17 a 26 del plenario ordinario.

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8. Sostuvo que, en el presente caso, el signo «GA.MA ITALY PROFESSIONAL»

(mixto), no cumple con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, ya que ninguna de las palabras que lo compone es reivindicable y protegible.

9. Mencionó que uno de los principales requisitos para determinar si una expresión pueda ser utilizada como marca es que no induzca en engaño al público consumidor, «lo que en el caso concreto no lo hace con uno de los elementos sino con todos; ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos».

10. Indicó que la sociedad Duna Enterprises S.L, actuó de mala fe al engañar y hacer

creer a los consumidores el origen italiano de los productos que ampara la marca cuestionada.

11. Fundamentó la mala fe de la titular de la marca controvertida en que, previamente al registro de la misma, se tramitaron procesos ejecutivos y penales en contra del tercero con interés en las resultas del proceso relativo a la utilización del signo en Colombia, y que con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación presentada ante la autoridad marcaria respecto del signo en comento.

12. En igual sentido, precisó que había suscrito un acuerdo respecto de la utilización del signo con los abogados Triana Uribe Michelsen y Mónica Wolf Wasserman, apoderados en Colombia y España de la sociedad Duna Enterprises S.L., domiciliada en Panamá y España y que, con ocasión a ello, desistieron de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia.

13. Finalmente, afirmó que dicha sociedad materializó actos de competencia desleal, al solicitar el registro de la marca objeto de controversia.

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio7

14. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que, con ocasión de la expedición de la resolución acusada, la autoridad que representa no incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la misma se fundamenta en esta última decisión, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

15. Inicialmente, la entidad demandada propuso la excepción de «caducidad de la

acción», para lo cual expresó que, siendo el acto administrativo demandado de 7 Folios 75 a 91 del radicado núm. 2011-00079-00. 4

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DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. carácter particular, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento y no la de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual la demanda debió ser presentada antes del 26 de mayo de 2004, pero la misma fue radicada ante el Consejo de Estado el 24 de febrero de 2011.

16. De otra parte, y en cuanto al fondo del asunto, manifestó que según se evidencia de la actuación administrativa, el análisis de registrabilidad se realizó teniendo en cuenta el conjunto marcario, lo que permite entender que goza de las características de originalidad y fantasía, haciéndolo distintivo dentro del mercado.

17. Aseveró que la marca concedida es claramente distinguible, toda vez que se refiere a productos con características particulares, que no son comunes en el área andina o en productos competidores.

18. Respecto al cargo relacionado con la violación de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, advirtió que la SIC, a la fecha del registro, no tenía indicios razonables que le permitieran inferir que el registro se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, mucho menos, que el mismo se haya realizado de mala fe.

19. Finalmente, expresó que el demandante no mencionó cual sería el acto de

competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria de acuerdo a lo consagrado en la Ley 256 de 1996, ni la persona natural o jurídica que lo realizó, tampoco los efectos reales del acto considerado desleal, la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido. II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Duna Enterprises S.L.8

20. El apoderado judicial del tercero interesado en las resultas en el proceso, propuso la excepción de «indebida identificación de la acción impetrada y los fines que se persiguen con la misma», indicando que las pretensiones de la demanda no corresponden a una acción de nulidad simple, sino a una de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término para interponerla ha caducado.

21. En lo relacionado con el presunto acto de mala fe al efectuar el registro, afirmó que el demandante era consciente y conocedor de su calidad de importador y distribuidor de la marca objeto de la demanda, lo cual no le hacía titular del derecho frente a la marca en comento; y, como consecuencia de ello, derivar una supuesta mala fe del tercero interviniente.

22. Así mismo, anotó que: 8 Folios 121 a 133 del expediente ordinario.

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DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. «[…] si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y el producto para el cual se solicita protección, el signo se convierte en registrable, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se

puede apreciar, al incluir la expresión ITALY (ITALIA) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias del producto derivadas del lugar de origen; nótese, como Italia no es una zona geográfica, que se caracterice o individualice de forma particular por su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos a la marca en mención, los cuales le otorgan suficiente distintividad […]»9.

23. Por último, aseguró que no se encontró prueba alguna de la cual se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal atribuidos a la sociedad Duna

Enterprises S.L.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 201510, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del análisis los literales f) y l) del artículo 135 y el artículo 136. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: El juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL (Mixto) tendría un significado conocido por el público consumidor, aunque se trate de palabras en idioma inglés; posteriormente, el

juez consultante deberá determinar si el signo GA.MA ITALY PROFESSIONAL (Mixto) es descriptivo en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto GA.MA ITALY PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente […]». IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 9 Ibídem, folio 129. 10 Folios 159 a 164 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00079-00. 6

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25. Mediante auto del 22 de agosto de 201711, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro

de dicho plazo la parte demandada12, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda ordinaria impetrada. La parte demandante, el tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal13.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- Excepción de caducidad

27. Los apoderados de la parte demandada y del tercero interviniente propusieron la excepción de caducidad, argumentando que la acción procedente en el presente proceso era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad, por lo que esta debió ser presentada antes de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA, lo cual no ocurrió en el caso sub judice.

28. Refirieron que, como quiera que la fecha para presentar la demanda venció el 26 de mayo de 2004, este plazo feneció conforme a lo establecido en el artículo 136 del CCA, pues fue presentada el 24 de febrero de 2011.

29. En relación con este aspecto, la Sala de Decisión pone de relieve que, como se indicó en la presente providencia, la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado es la de nulidad absoluta, en tanto se está demandando la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un

registro marcario con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

30. Por lo tanto, al haberse invocado como vulnerados algunos literales del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que la acción de nulidad absoluta descrita en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 es la que debe tramitarse en el proceso de la referencia. Con fundamento en la anterior premisa 11 Folio 180 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00079-00. 12 Folios 182 a 186 del plenario ordinario. 13 Folio 196 de la causa ordinaria. 14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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DEMANDANTE: SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. – IMPOBE S.A. también debe resaltarse que tal acción no prescribe, tal y como lo dispone la norma en comento, cuyo contenido es el siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

31. Así las cosas, la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada y por el tercero interviniente, no está llamada a prosperar, y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia.

V.3.- El problema jurídico

32. El apoderado judicial de la sociedad IMPOBE S.A., solicitó a la Sala de Decisión

decretar la nulidad de la Resolución No. 35022 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta)15, para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L.

33. La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, pues considera que la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), registrada para distinguir productos amparados en la Clase 8ª del nomenclátor internacional, contiene palabras de naturaleza meramente descriptiva para la clase para la cual se concedió el registro; sumado a ello, asegura que se está induciendo a error al consumidor, al simular que los productos que distingue la marca registrada son de origen italiano; a lo que agrega que existió mala fe y competencia desleal al solicitar el referido registro.

V.4.- Violación de los artículos 135 literales f) y l) y 136 de la Decisión 486 de 2000

34. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta violación de los artículos 135 literales f) y l) y 136 de la Decisión 486 de 2000.

35. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que el signo

objeto de debate es descriptivo para la clase para la cual se concedió el registro; que el mismo induce en error al consumidor al creer que los productos tienen un origen extranjero, y que existió mala fe y competencia desleal al solicitar el respectivo registro. 15 Registro No. 278.672. 8

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36. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 135 literales f) y l) y 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486.

V.5.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

37. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 135 literales e) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, normas cuyo tenor literal es el siguiente: […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos

productos o servicios; (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro […]”. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 […]. V.6.- El caso concreto

38. La sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. - IMPOBE S.A., por intermedio de su apoderado judicial, presentó demanda encaminada a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 35022 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L.

39. Pues bien, el signo mixto registrado y objeto de controversia, es el siguiente:

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(Mixto – Clase 8ª – Registro No. 278672)

40. Como primer cargo, la parte actora afirmó que la SIC, al conceder el registro de la marca controvertida, violó los literales e), e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que la marca es descriptiva y, por lo tanto, carece de distintividad. Aunado a ello, señaló que la misma contiene algunas expresiones que determinan la procedencia geográfica de los productos que ampara y otras que no son reivindicables ni protegibles.

41. Para resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que la marca objeto de análisis se concedió para amparar productos que pertenecen a la Clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los siguientes: «tijeras; máquinas de afeitar eléctricas; máquinas de afeitar manuales; cizallas; tijeras para esquilar»16.

42. Dicho lo anterior, resulta claro que, para un consumidor promedio, el signo mixto «GA.MA ITALY PROFESSIONAL», en definitiva, no representa una idea evocativa, indicativa y, muchos menos, resulta descriptivo. En efecto, no hace referencia en forma directa y clara a las características propias de los productos que pretende amparar.

43. Cabe poner de relieve que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan o suministran al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el sub lite.

44. En efecto, el referido signo no señala las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como los servicios o establecimientos de que se trate, su género o naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad. 16 Registro marcario No. 278.672.

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45. Asimismo, tampoco se considera dicho signo como evocativo en la medida que no posee la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre los productos que pretende amparar.

46. Ahora bien, la parte actora expresó que el signo cuestionado determina la procedencia geográfica de los productos que ampara y, por lo tanto, induce en error y engaño al público consumidor.

47. Consideró que el consumidor podría incurrir en error al pensar que los productos que ampara la marca mixta «GA.MA ITALY PROFESSIONAL» son fabricados en Italia, por lo que resulta procedente abordar el alcance de los signos engañosos por el lugar de procedencia.

48. Sobre el particular, resulta oportuno traer a colación lo que al respecto ha señalado el Tribunal de Justicia: […] El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor

de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen. Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. […] Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. (negrillas fuera del texto) En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […] 11

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Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado […]17.

49. Sobre las indicaciones geográficas como signos engañosos que podrían llevar a confusión al consumidor, el Tribunal de Justicia ha dejado considerado que: […] 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o

servicios que vayan a distinguir. 1.6. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinadas productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]18. (negrillas fuera del texto original)

50. En la interpretación prejudicial que hizo el Tribunal de Justicia en el presente proceso19, sostuvo en relación con la indicación de procedencia: […] El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]. (negrillas fuera del texto)

51. Así las cosas, la Sala comparte lo considerado por el Tribunal Andino al precisar que la marca que se compone de forma exclusiva de un signo equivalente a una indicación de procedencia es irregistrable por el engaño o el riesgo de confusión 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 598-IP-2015. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 543-IP-2016. Decisión de 17 de noviembre de 2017. 19 Folios 159 a 164 del expediente ordinario de la referencia (Interpretación Prejudicial No. 336-IP-2015).

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que podría causar en el consumidor, al creer que está adquiriendo un producto fabricado, elaborado o producido en determinado lugar, lo que eventualmente haría inclinar su intención de compra.

52. Empero, el Tribunal ha precisado que, aunque la marca incluya en su denominación el nombre de un lugar, ciudad o ubicación geográfica que evoque el lugar de procedencia de los productos que ampara, puede registrarse si está acompañada de otros signos o elementos que la hagan distinguible, siempre que cumpla con los demás requisitos que la norma andina señala para ello.

53. Ahora bien, esta Sala20 ha tenido la oportu