CE - 45_110010324000201100074001SENTENCIA20220907104150_TCListadoTitulados133113775784722528-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad absoluta Radicación números: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800

(expedientes acumulados)

Actor: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Duna Enterprises S.L. / Italian Beauty LTDA (hoy Gama Colombia

LTDA) Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – Propiedad Industrial – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Competencia desleal – Mala fe – Marcas: G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) – G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, las demandas que, a través de sus apoderados judiciales, presentó la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., en contra de las Resoluciones Nos. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió los registros de las marcas G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) y G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 y productos amparados en la

Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escritos radicados ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad absoluta conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, solicitaron que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: 1 El 24 de febrero de 2011 (folios 1 a 46 del expediente con radicación No. 2011-00074-00) y el 24 de febrero de 2011 (folios 1 a 37 del expediente con radicación No. 2011-00078-00). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de actos administrativos respecto de los cuales se concedieron registros marcarios, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

2

Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Expediente No. 2011-00074-00: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución 12987 del 29 de abril del año

2.008, proferida dentro del expediente 07 086455 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L., sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 16 Internacional. 2.- Consecuencialmente, ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 352.057 de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, para distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. 3.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]. Expediente No. 2011-00078-00: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución 12986 del 29 de abril del año 2.008, proferida dentro del expediente 07 086453 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L., sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 20 Internacional. 2.- Consecuencialmente, ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 352.046 de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre

de DUNA ENTERPRISES S.L. 3.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]»3.

2. Mediante auto de 2 de marzo de 20164, el despacho a cargo de la sustanciación del proceso dispuso acumular en uno solo expediente los dos procesos ordinarios de la referencia, al verse satisfechos los presupuestos establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por remisión expresa del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo, a saber: a) igual procedimiento; b) misma instancia o etapa procesal; c) iguales pretensiones susceptibles de acumularse en una sola demanda; d) identidad de la parte demandada y, finalmente, e) que las excepciones propuestas se fundamenten en hechos y/o supuestos fácticos similares. 3 Folios 9 a 10 del expediente ordinario con radicación núm. 2011-00074-00 y folios 9 a 10 del expediente ordinario con radicación núm. 2011-00078-00. 4 Folios 182 a 184 del expediente con radicación núm. 2011-00074-00.

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Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.2. Los hechos5

3. Los procesos acumulados se fundamentan en iguales supuestos fácticos, los

cuales se resumen a continuación:

4. Manifestó el apoderado de la parte actora que, mediante escritos de fecha 23 de agosto de 2007, la sociedad Duna Enterprises S.L., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de las marcas «G

GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL»

(mixta) para amparar productos incluidos en las Clases 16 y 20 del nomenclátor internacional.

5. Señaló que las mencionadas solicitudes, se publicaron en las Gacetas de la Propiedad Industrial Nos. 580, el día 28 de septiembre de 2007.

6. Recordó que, una vez publicados los extractos de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones.

7. Indicó que, mediante las Resoluciones Nos. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) a la sociedad Duna Enterprises S.L., para identificar productos de las Clases 16 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando así agotada la vía gubernativa.

8. Finalmente, puso de presente, que la sociedad Duna Enterprises S.L. concedió

licencia de uso de las marcas registradas a la sociedad Italian Beauty Ltda. (hoy Gama Colombia Ltda). 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación6

9. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10. Sostuvo que, en el presente caso, los signos «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL»

(mixto) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixto), no cumplen con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, ya que ninguna de las palabras que los componen son reivindicables y protegibles. 5 Folios 10 a 16 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00074-00 y folios 10 a 16 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00078-00. 6 Folios 17 a 26 del expediente No. 2011-00074-00 y folios 17 a 26 del expediente No. 2011-00078-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Señalaron, además, que las marcas registradas son descriptivas y, por lo tanto, carecen de distintividad.

11. Mencionó que uno de los principales requisitos para determinar si una expresión pueda ser utilizada como marca es que no induzca en engaño al público consumidor, “lo que en el caso concreto no lo hace con uno de los elementos sino con todos; ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos”.

12. Indicó que la sociedad Duna Enterprises S.L, actuó de mala fe al engañar y hacer creer a los consumidores el origen italiano de los productos que amparan las marcas cuestionadas.

13. Fundamentó la mala fe de la titular de las marcas controvertidas en que, previamente al registro de las mismas, se tramitaron procesos ejecutivos y penales en contra del tercero con interés en las resultas del proceso relativo a la utilización del signo en Colombia, y que con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación presentada ante la autoridad marcaria respecto del signo en comento.

14. En igual sentido, precisó que había suscrito un acuerdo respecto de la utilización del signo con los abogados Triana Uribe Michelsen y Monica Wolf Wasserman, apoderados en Colombia y España de la sociedad Duna Enterprises, domiciliada en Panamá y España y que, con ocasión a ello, DESISTIERON de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia.

15. Finalmente, afirmó que dicha sociedad materializó actos de competencia desleal al solicitar el registro de las marcas objeto de controversia.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio7

16. Los apoderados judiciales de la entidad demandada contestaron las demandas acumuladas en iguales términos, para lo cual adujeron que, con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la SIC, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en esta decisión, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

17. Inicialmente, los apoderados de la SIC, de manera idéntica, propusieron la excepción de «caducidad de la acción», para lo cual expresaron que, siendo los 7 Folios 78 a 96 del radicado núm. 2011-00074-00 y folios 79 a 94 del radicado núm. 2011-00078-00.

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Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio actos administrativos demandados de carácter particular, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento y no la de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual las demandas

debieron ser presentadas antes del 8 de septiembre de 2008, pero las mismas fueron radicadas ante el Consejo de Estado el 24 de febrero de 2011.

18. De otra parte, en cuanto al fondo del asunto manifestaron que como se evidencia a lo largo de las actuaciones administrativas, el análisis de registrabilidad se realizó teniendo en cuenta los conjuntos marcarios, lo que permite entender que gozan de las características de originalidad y fantasía, haciéndolos distintivos dentro del mercado.

19. Aseveraron que las marcas concedidas son claramente distinguibles, toda vez que se refieren a productos con características particulares que no son comunes en el área andina o en productos competidores.

20. Respecto al cargo relacionado con la violación del artículo 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, advirtieron que la SIC a la fecha del registro, no tenía indicios razonables que le permitieran inferir que el registro se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, mucho menos, que se haya realizado de mala fe.

21. Finalmente, expresaron que el demandante no mencionó cual sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria de acuerdo a lo consagrado en la Ley 256 de 1996, ni la persona natural o jurídica que lo realizó, tampoco los efectos reales del acto considerado desleal, la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido. 2.2. Intervención del tercero interesado – Sociedad Duna Enterprises S.L.8

22. Los apoderados judiciales del tercero interesado en las resultas en el proceso, propusieron la excepción de «indebida identificación de la acción impetrada y

los fines que se persiguen con la misma», indicando que las pretensiones de la demanda no corresponden a una acción de nulidad simple, sino a una de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término para interponerla ha caducado.

23. En lo relacionado con un presunto acto de mala fe al efectuar el registro, afirmaron que el demandante era consciente y conocedor de su calidad de importador y distribuidor de las marcas objeto de la demanda, lo cual no le hacía titular del derecho frente a las marcas en comento; y, como consecuencia de ello, derivar una supuesta mala fe del tercero interviniente. 8 Folios 111 a 125 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00074-00 y folios 66 a 78 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00078-00.

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Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

24. Explicaron que las expresiones “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL” (mixtas), en sus respectivas Clases 16 y 20 internacionales, no obedecen de forma directa y clara a características propias de productos tales como: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación: fotografías: papelería: adhesivos

(pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas: pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) y caracteres de imprenta: clichés […]”; y, de otra parte, a productos tales como: “[…] muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; sillas, sillas metálicas, sofás, sillones para peluquería, vidrio plateado (espejería), mesa de tocador, piezas de mobiliario, muebles metálicos y monturas de cepillos […]”.

25. Así mismo, anotaron que: «[…] si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y los productos para los cuales se solicita protección, los signos se convierten en registrables, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión ITALY (ITALIA) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias de los productos derivadas del lugar de origen; nótese, como Italia no es una zona geográfica, que se caracterice o individualice de forma particular por su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos de las marcas en mención, los cuales les otorgan suficiente distintividad […]».

26. Por último, aseguraron que no se encontró prueba alguna de la cual se puedan constatar los supuestos actos de competencia desleal atribuidos a la sociedad Duna

Enterprises S.L.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 15-IP-2013 del 11 de julio de 20139, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 135 literales e), f) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del análisis el literal i) del artículo 135 y el artículo 136, al considerar que no tenía pertinencia directa en el análisis del proceso interno.

De oficio, interpretó los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y 172 (párrafos 1 y 2) 9 Folios 152 a 168 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00074-00. Los procesos ya se encontraban acumulados a esta fecha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la misma normativa. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: […] PRIMERO: […] La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. […] De conformidad con lo anterior, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria que goza de prevalencia sobre la norma nacional.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

TERCERO: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, iconos, etc. […]

CUARTO: (…) La Corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL es descriptivo para los productos de la Clase 16 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

También deberá determinar si las palabras GAMA, PROFESSIONAL e ITALY son de uso común y/o descriptivas para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

QUINTO: La Corte consultante deberá establecer si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.

SÉPTIMO: El artículo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. Y el tercero se realiza cuando la solicitud

complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.

La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. […].

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 15 de febrero de 201810, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante11, reiteró los argumentos de la demanda ordinaria impetrada. La parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio

Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal12.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201913, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Excepción de caducidad

30. Los apoderados de la parte demandada y del tercero interviniente propusieron la excepción de caducidad de la acción incoada, argumentando que la acción procedente en el presente proceso era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad, por lo que estas debieron ser presentadas antes de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA, lo cual no ocurrió en el caso sub judice.

31. Refirieron que, como quiera que la fecha para presentar las demandas venció el 8 de septiembre de 2008, este plazo feneció conforme a lo establecido en el artículo 136 del CCA, pues fue presentada el 24 de febrero de 2011. 10 Folio 230 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00074-00. 11 Folios 231 a 241 del plenario ordinario con radicado núm. 2011-00074-00. 12 Folio 242 de la causa ordinaria. 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

32. En relación con este aspecto, la Sala recuerda que, como se indicó en la presente providencia, la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados es la de nulidad absoluta, en tanto se está demandando la nulidad de actos administrativos respecto de los cuales se concedieron registros marcarios con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

33. Por lo tanto, al haberse invocado como vulnerados algunos literales del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que la acción de nulidad absoluta descrita en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 es la que resulta procedente en el proceso de la referencia. Con fundamento en la anterior premisa también debe resaltarse que tal acción no prescribe, tal y como lo dispone la norma en comento, cuyo contenido es el siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.

34. Así las cosas, la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada y por el tercero interviniente, no está llamada a prosperar, y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia.

5.3. El problema jurídico

35. Los apoderados judiciales de la sociedad IMPOBE S.A., solicitaron a la Sala de Decisión decretar la nulidad de las Resoluciones Nos. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió los registros de las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta)14 y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta)15, para distinguir productos comprendidos en las Clases 16 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L.

36. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), registradas para distinguir productos amparados en las Clases 16 y 20 del nomenclátor internacional, contienen palabras de naturaleza meramente descriptiva para la clase para la cual se concedieron los registros; sumado a ello, asegura que se está induciendo a error al consumidor, al simular que los productos que distinguen las marcas registradas son de origen italiano; a lo que agrega que existió mala fe y competencia desleal al solicitar los referidos registros. 14 Registro No. 352.057. 15 Registro No. 352.046.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.4. Violación de los artículos 135 literal l) y 136 de la Decisión 486 de 2000

37. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta violación de los artículos 135 literal l) y 136 de la Decisión 486 de 2000.

38. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos son descriptivos para la clase para la cual se concedieron los registros; que los mismos inducen en error al consumidor al creer que los productos tienen un origen extranjero, y que existió mala fe y competencia desleal al solicitar los respectivos registros.

39. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 135 literal l) y 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 literales e) y f) y 137, y al desconocimiento de lo previsto en los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y de los párrafos primero y segundo del artículo 172, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

5.5. Las causales de irregistrabilidad en estudio

40. Ahora bien, en el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales e), f) e i), 137, 150 y 172 (párrafos 1 y 2) de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo señaló y concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso16, normas cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 16 Folios 152 a 168 del expediente ordinario de la referencia (Interpretación Prejudicial No. 15-IP-2013). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados)

Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un