CE - 49_110010324000200800454001SENTENCIA20220902144852_TCListadoTitulados133113776247720934-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de septiembre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: NOVARTIS AG.

TESIS: - No se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados. La invención no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La sociedad NOVARTIS AG., por conducto de apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19841, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 2017 de 30 de enero de 2008, “Por la cual se niega una patente de invención” y 23229 de 27 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO2 denegó el privilegio de patente de 1 Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 En adelante, la Superintendencia o la SIC. 2 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. invención a la creación titulada “DERIVADOS DE BENZO [g]

QUINOLINA”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la concesión del privilegio de patente de invención y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes: 1°. Manifestó que el 11 de diciembre de 2002 presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SUPERINTENDENCIA la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE BENZO [g] QUINOLINA”, radicada con el número 02112478. 2°. Señaló que mediante oficio núm. 00214, notificado el 16 de enero de 2003, la División de Nuevas Creaciones de la SIC la requirió para que complementara su solicitud, en cuanto a aspectos técnicos, para lo cual allegó escrito de 24 de ese mes y año, en el que realizó las modificaciones solicitadas. 3°. Indicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 538. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. 4°. Mencionó que con escrito de 14 de septiembre de 2004, solicitó

a la SIC que procediera a examinar la patentabilidad de la invención. 5º. Afirmó que mediante Oficio núm. 10663 de 12 de septiembre de 2006, notificado el 21 de ese mes y año, la División de Nuevas Creaciones le comunicó el resultado del examen de fondo y le otorgó un plazo de sesenta (60) días para dar respuesta a los requerimientos efectuados en dicho examen, en virtud de lo cual el 6 de diciembre de 2006 allegó escrito en el que expuso los argumentos que desvirtuaban la opinión del examinador técnico, así como las razones que sustentaban la claridad de las reivindicaciones. 7º. Anotó que mediante Oficio núm. 1218, notificado el 1o. de febrero de 2007, la División de Nuevas Creaciones le comunicó el nuevo examen de fondo, que procedió a contestar con escrito radicado el 7 de junio de ese año. 8°. Expuso que mediante la Resolución núm. 2017 de 30 de enero de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención. 9°. Expresó que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 23229 de 27 de junio de 2008. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

I.2. Como fundamentos de derecho la demandante formuló los

siguientes cargos de ilegalidad: i) Violación del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Adujo que para que una invención se considere novedosa es necesario que no esté comprendida en el estado de la técnica, para lo cual se debe comparar la totalidad de la materia reivindicada con lo revelado en las anterioridades. Que, en esa medida, si un determinado elemento de la invención, por ejemplo, la estructura básica de una molécula, hace parte del estado de la técnica, ello no significa que se descarte el elemento de la novedad, sino que es necesario examinar si existen diferencias, para el caso concreto, en los sustituyentes de la estructura. Indicó que para desvirtuar la novedad de la presente invención era forzoso que la SUPERINTENDENCIA demostrara que los derivados de benzo (g) quinolina se encontraban comprendidos independientemente en la anterioridad D1 y D2 de forma total, aspecto que no logró demostrar. Reprochó que la SIC fue arbitraria en la interpretación del artículo 16 de la Decisión 486, toda vez que los compuestos de la solicitud Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. en estudio no hacían parte del estado de la técnica, pues al existir una diferencia entre lo enseñado en el estado del arte y lo revelado en la solicitud, se cumple el requisito de novedad, sin ser relevante que la diferencia consistiera en un “sustituyente de un sustituyente”

como la misma SUPERINTENDENCIA argumentó. Afirmó que el examinador no consideró la totalidad de la molécula de la presente invención, teniendo en cuenta que el proceso se realiza con moléculas más voluminosas por presentar grupos alquílicos en el sustituyente de pirimidino, lo cual la hace diferente a la reacción mostrada en D1, que enseña un grupo aromático tienilo, unido al grupo pirimidino. ii) Violación de los artículos 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Al respecto, destacó que la SIC violó el artículo 18 de la Decisión 486, por una errónea evaluación del requisito de nivel inventivo, pues no tuvo en cuenta que los compuestos reclamados efectúan una reducción de la presión intraocular en conejos, lo que resulta promisorio para seres humanos, cuando se administra en concentraciones de 10 a 100 micromolar (𝝻m), aunado a la duración mejorada de la acción, la tolerabilidad y una mejor permeación a través de la superficie de la córnea hacia el interior del ojo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

Agregó que la SIC no valoró la actividad biológica mejorada de los compuestos de la invención, la cual no habría sido obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia, ni se hubiese podido derivar a partir de lo mostrado en D1 y D2.

Señaló que la disposición comunitaria en comento también resultó vulnerada al no tener presente los lineamientos que sugieren la “Guía para los Países en desarrollo sobre el Examen de las Solicitudes de Patentes” y el “Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial”, para realizar una interpretación adecuada del requisito del nivel inventivo. Indicó que, de acuerdo con los citados documentos, existen una serie de indicios de la actividad inventiva, entre ellos, superar un prejuicio de las personas del oficio, superar una dificultad técnica y el carácter inesperado del resultado, aspectos todos que reunía la invención denegada, “pues superó el prejuicio técnico que existía en cuanto a la modificación de la estructura de los sustituyes para compuestos de la fórmula general 1−𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙−1,2,3,4,4𝑎,5,10,10𝑎−𝑜𝑐𝑡𝑎ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜 [𝑔]𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑙𝑖𝑛− 6−𝑜𝑙, que también tiene el examinador que realizó el estudio del nivel inventivo de esta invención”. Que, adicionalmente, “la solicitud supera la dificultad técnica de la falta de permeación sobre la superficie ocular que presentaba el compuesto de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. la técnica anterior, lo que hacía que dicho compuesto fuera menos activo para controlar la PIO elevada en comparación con el compuesto reivindicado de la presente mención; esto se logra mediante una sencillez sorprendente, como es la modificación del sustituyen de aromático sobre el radical R al agregar un átomo adicional de nitrógeno (grupo pirimidino) 1 y/o sustituir un átomo de hidrógeno en dicho anillo por un grupo alquílico de 1 a 4 átomos de carbono”.

Anotó que no es cierto lo afirmado por la SUPERINTENDENCIA en relación con que no existen diferencias entre los compuestos reivindicados y los de las anterioridades D1 y D2, si se tiene en cuenta que la estructura anterior carece de un nitrógeno en el anillo unido al azufre (s), diferencia esta que no logró la SIC demostrar que fuera evidente para una persona versada en la materia. Respecto de la violación del artículo 34 de la Decisión 486, explicó que erró la SIC al estimar que las pruebas aportadas en los escritos de 6 de diciembre de 2006 y 7 de junio de 2007, constituían referencias a materias no comprendidas en la descripción inicial, pues tales escritos contenían pruebas que solo reforzaban lo ya indicado en la solicitud inicial, con el único fin de responder a los requerimientos del examinador, por lo cual no constituyen ampliación de la solicitud y, por tanto, no están incursos en la prohibición que en tal sentido expresa el citado artículo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 8 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

Insistió en que “lo que el solicitante hizo fue anexar evidencia del nivel inventivo (…) en ningún momento con los datos y las pruebas pedidos por el mismo examinador se quiso ampliar la solicitud”. iii) Violación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que según el artículo 45 de la Decisión 486, si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión, deberá comunicarlo al solicitante para que se pronuncie en un plazo de sesenta días (60), lo cual podrá efectuarse dos o más veces. Que, igualmente, la Circular Única de la Superintendencia indica que en caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención, esa entidad deberá notificarlo “nuevamente y por una vez”. Explicó que en el Oficio núm. 1218 la SIC no se pronunció frente a la “restricción (modificación) realizada en la reivindicación 1 con relación a los sustituyentes para la formula (I)”; y que si el examinador estimaba que aún no se cumplía con el requisito de novedad debió notificarlo nuevamente con el fin de brindar la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. oportunidad de “realizar más modificaciones” y no emitir una resolución que denegara dicha posibilidad. iv) Violación del artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Advirtió que la memoria descriptiva de la solicitud cumple con los requisitos señalados en la citada disposición, específicamente en su literal e), habida cuenta que incluye una “descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes”, lo que, precisamente, se buscó satisfacer con el documento “Corneal permeation of Dopaminergics 4”, allegado en respuesta a los requerimientos del examinador con los memoriales de 7 de junio de 2007 y con el recurso de reposición de 28 de febrero de 2008, “reforzar el nivel inventivo de la solicitud”, pero que no fue aceptado por la SIC.

Que, aunado a ello, resultaba imposible para el solicitante incluir datos comparativos entre su invención y los documentos D1 y D2, porque solo los conoció cuando ya había presentado la solicitud. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. v) Violación de los artículos 29 de la Constitución Política; 35 inciso 1° y 59 inciso 1° del Código Contencioso Administrativo Adujo que la SIC no expresó los argumentos técnicos, adecuados y

suficientes que demostraran que la invención carecía de nivel inventivo, pues en los actos acusados se dejaron de lado aspectos relevantes planteados en la solicitud, limitándose la demandada a reiterar las opiniones consignadas en los conceptos técnicos núms. 10663 y 1218. Advirtió que “en cuanto al requerimiento de la novedad” demostró de manera clara y exacta cuáles eran las características técnicas que diferenciaban los compuestos de la invención de aquellos divulgados en las anterioridades advertidas por la SIC, como quedó suficientemente explicado en las respuestas a los requerimientos de la División de Nuevas Creaciones. Agregó que, pese a ello, la SIC no se refirió a dichas explicaciones sino que “parafraseó los argumentos pero nunca aportó una prueba suficiente y contundente que demostrara que la invención no tenía novedad”. Que, de igual manera actuó la demandada frente al requisito de nivel inventivo, dado que “los mismos argumentos de la Acción Oficial Nº 1218 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. de 1o. de febrero de 20073 son repetidamente enunciados en las resoluciones Nº 2017 de 30 de enero de 2018 y Nº 23229 de 27 de junio de 2008”.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del proceso ordinario, en

desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos: Señaló que las resoluciones expedidas están debidamente motivadas y que el hecho de exponer los mismos razonamientos durante el trámite administrativo para sustentar que la invención no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, no significa que los actos acusados carezcan de motivación, sino que persisten los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan la decisión. 3 Se refiere al concepto técnico de la División de Nuevas Creaciones. 4 Cfr. Folios 205 a 223. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

Advirtió que las resoluciones acusadas no infringen la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 486, pues en la evaluación de novedad se tiene en cuenta que lo que se esté solicitando no haya sido revelado en divulgaciones realizadas en documentos o medios orales, además, que no es novedosa aquella creación que se deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica. Que, por ello, no es cierta la afirmación de la demandante cuando

señala que para estimar que una creación carece de nivel inventivo es necesario que cada uno de sus elementos se encuentren explícitamente revelados en los documentos que conforman el estado de la técnica, pues basta que dichos elementos resulten evidentes a partir de lo ya divulgado en la anterioridad. Que tampoco resultaron vulnerados los artículos 18 y 34 de la Decisión 486, si se tiene en cuenta que el requisito de nivel inventivo, entre otros aspectos, busca que con la invención se haya superado un perjuicio técnico, que la solución al problema planteado sea original y que la invención responda a una necesidad antigua, permanente y aun insatisfecha. Que en el caso de la patente en estudio, ésta no supone un real adelanto en la materia, por el contrario, se deriva lógicamente de composiciones reveladas en el estado de la técnica para la fecha de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. presentación de la solicitud de patente, específicamente de los

siguientes documentos: DOCUMENTO TITULO FECHA DE PUBLICACION WO 9801444 benzo [g] quiniline derivatives 15/01/1998 EP0512952 octahydrobenzo (g) chinolin 11/11/1992 Aseguró que no es cierto que se haya desconocido la Guía para los Países en desarrollo sobre el Examen de las Solicitudes de Patentes y el Manual para el examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial, pues la SIC evaluó el nivel

inventivo, precisamente, aplicando el método del citado Manual, que establece el análisis problema-solución, que fue plasmado en las resoluciones acusadas. Que tampoco es cierto que no se hayan tenido en cuenta los memoriales radicados por la solicitante en respuesta a los requerimientos efectuados por el examinador, sino que “no generaron la convicción necesaria para que esta entidad reevaluara su posición inicial”. Advirtió frente a la presunta violación del artículo 45 de la Decisión 484, que, según el referido texto normativo, la oficina nacional tiene la potestad de notificar al solicitante dos o más veces cuando encuentre que la invención no es patentable para que éste tenga la oportunidad de dar respuesta a las observaciones, lo que indica que es potestativo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. de esa autoridad notificar al solicitante cuando se han presentado modificaciones del capítulo reivindicatorio.

En lo que tiene que ver con el artículo 28 de la Decisión 486 citado en la demanda, arguyó que “en ningún momento se ha establecido por esta Autoridad que los estudios que señala el artículo 28 tengan carácter obligatorio (…) por lo que la razón prima facie por la que se niega una patente no radica únicamente en la no presentación de dichas pruebas”. Finalmente, se refirió a los argumentos de orden técnico que soportaron la decisión de denegar la solicitud de la patente y explicó que originalmente la solicitud en estudio reclamaba materia contenida

en la anterioridad D1 y, especialmente, el proceso de obtención de los compuestos que aparece en D1 fue reclamado en la reivindicación 5 de la solicitud. Señaló que D1 describe derivados de 1−metil−1,2,3,4,4a,5,10,10a− octahidrobenzo[g]quinolin6−ol , especialmente cuando sobre el sustituyente pirimidina está el grupo tienilo. Ilustró, mediante la siguiente figura, que la diferencia entre D1 y la solicitud es una porción anexa al grupo farmacofórico, el cual no afecta la actividad farmacológica e incluso puede estar ausente sin que pierda dicha actividad: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

Sostuvo que el principio activo de D1 requiere de cantidades del orden de 0.1 a 100µm para ser efectivo; y que al ser comparado con lo sustentado en la solicitud, no se observa el efecto inesperado que se logra con el sustituyente que es diferente, el cual está unido al centro

farmacofórico, que es enseñado por primera vez en D1. Se refirió a la anterioridad D2, la cual revela el compuesto (3𝛽,4𝑎𝛼,10𝑎𝛽)−1,2,3,4,4𝑎,5,10,10𝑎−𝑜𝑐𝑡𝑎ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜−3−1[(2−𝑝𝑖𝑟𝑖𝑑𝑖𝑙𝑡𝑖𝑜)𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙]− 1−𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙−6−ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖−𝑏𝑒𝑛𝑧𝑜[𝑔]𝑐ℎ𝑖𝑛𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 y mencionó que la única diferencia con la solicitud en estudio es un nitrógeno sobre el anillo piridinil, además de que la anterioridad consiste en un compuesto estéreo específico, mientras que la solicitud consiste en una fórmula general que abarca múltiples compuestos, con diferentes sustituyentes de diversas categorías químicas.

III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, señaló que5: “[…] 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención «DERIVADOS DE BENZO (g) QUINOLINA” no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del artículo 14 de la Decisión 486, que establece: «Artículo 14. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. (…) La novedad En el proceso interno, la SIC denegó el privilegio de la patente «DERIVADOS DE BENZO (g) QUINOLINA» solicitada por NOVARTIS AG, entre otros, por falta de novedad (…). Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. (…) El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente «DERIVADOS DE BENZO (g) QUINOLINA» solicitada por NOVARTIS AG fue denegada por la SIC, entre otros, por no haber cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo. En ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. En relación con este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada

en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.» Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad 5 Proceso 650-IP-2018 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la

materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes

etapas: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG.

(i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. «(…) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que

llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (…)» - La búsqueda de información y lo documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. «(…) La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00454 00

Actora: NOVARTIS AG. los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características (…)». - « (…) Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los

efectos de Ay B, no habrá nivel inventivo características (…)» - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes las siguientes preguntas:  ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;  ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y  ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

4. El requisito de descripción de la patente En virtud de que en el proceso interno se discute si la memoria descriptiva de invención “DERIVADOS DE BENZO (g) QUINOLINA” solicitada por Novartis AG cumplió o no con lo establecido en el Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es pertinente analizar este tema.

El artículo 28 de la norma andina de propiedad industrial ha establecido como un requisito de carácter procedimental, la presentación de la descripción de l