CE - 5_110010324000201100055001SENTENCIA20220505183333_TCListadoTitulados133113712981577447-2022

Radicación: 11001032400020110005500

Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSCONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE

DERECHO Radicación: 11001-03-24-000-2011-00055-00

Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. –

PROCAPSDemandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tesis: No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que el producto que se pretendía patentar resultaba obvio para una persona medianamente versada en el tema a partir del estado de la técnica preexistente, incumpliendo lo establecido en el articulo 18 de la Decisión 486 de 2000.

No incurrió en violación del derecho al debido proceso y derecho de defensa la entidad demandada, puesto que no tenía el deber legal de estudiar las nuevas pruebas presentadas al momento de radicar el recurso de reposición, en cuanto modificaban la solicitud de patente de invención inicial. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Corresponde a la Sala decidir la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por la Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPS1contra las resoluciones 009140 de 19 de febrero de 2010 y

50717 de 24 de septiembre de 2010, la primera de las cuales negó una 1 En adelante PROCAPS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

Radicación: 11001032400020110005500

Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSsolicitud de patente de invención por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la segunda que confirmó la primera decisión2.

I. ANTECEDENTES 1.1. Pretensiones El apoderado de PROCAPS S.A. presentó demanda3 en contra de la SIC,

formulando las siguientes pretensiones: “

1. Que declare la nulidad de la resolución 9140 del 19 de febrero de 2010, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención denominada COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA

ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENOS.

2. Que declare la nulidad de la resolución 50717 del 24 de septiembre de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 9140 del 19 de febrero de 2010, confirmándola en todas sus partes.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada conceder la patente de invención denominada COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENICOS en todas y cada una de sus reivindicaciones.

4. Que se ordene la publicación de la sentencia.” 1.2 Los actos acusados Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 1.2.1 Resolución 009140 del 19 de febrero de 2010

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:009140

Por la cual se deniega una patente de invención Rad. Nº 03-068947 EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el artículo 3° numeral 32 del Decreto 3523 de 2009, y CONSIDERANDO: 2 En adelante SIC. 3 Folios 224 a 244 del cuaderno principal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicación: 11001032400020110005500

Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSPRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de agosto de 2003, con el número 03-068947, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y ALERGENOS” SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar una solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito del 26 de septiembre de 2006, atendió oportunamente al requerimiento formulado, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes ‘para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.’ SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12 contenidas a folios 74 al 76 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención El objeto de la solicitud se refiere a una composición alcohólica sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgenos, caracterizada por comprender a) como ingredientes activos, una combinación de aceite de pino en una proporción de 1 a 5% y benzoato de bencilo en una proporción de 1 a 15% sobre el peso total de la formulación; b) como excipientes y adyuvantes, un solvente alcohólico en la

proporción del 60 al 80% un deodorizante en una proporción de 0.4 a 0.6% y un odorizante en una proporción de 0.4 a 0.6% en todos los casos sobre el total de la formulación y c) un propelente farmacéuticamente aceptable.

2. Determinación del estado de la técnica (…) 2.2. Documentos del estado de la técnica Consultada la base de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de presentación de la solicitud y relacionado con la materia reclamada.

No. Documento Título Fecha de publicación Non-aqueous acaricidal composition which contains benzoyl benzoate, a EP D1 method for applying said composition 1980-10-15 0017315 to infested materials and sheets impregnated therewith Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicación: 11001032400020110005500

Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPS3 Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: ‘Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica’. El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio

antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida” Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requisito es desarrollado por el artículo 4º de la decisión 344 (hoy artículo 18 D.486) Que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. (…) En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: 'el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en

la elaboración de la regla técnica’ actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existen en el momento dentro del Estado de la técnica (…) (proceso 13-IP-2004)’ En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere la composición reivindicada. En efecto, la anterioridad D1 presenta una composición acaricida no acuosa, la cual contiene benzoato de bencilo junto con un éster de ácido graso, el cual es miscible con el benzoato de bencilo. Los ésteres de ácidos grasos incluyen aceites esenciales naturales no volátiles, tales como aceite de soya, aceite de maíz, entre otros. La composición también presenta un polilquilenglicol o éter o éster no Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSvolátil; alguno de estos compuestos se adiciona con el fin de disminuir la velocidad de evaporación del banzoato de bencilo; Para esta función se prefiere utilizar polietilenglicoles de pesos moleculares altos. Dada la poca solubilidad que

presentan los polietilenglicoles con el benzoato de bencilo y viceversa, es necesario adicionar un co-solvente a la composición; dicho co-solvente también permite que la composición sea dispersada en forma de aerosol. para esta forma de dispersión de la composición se utiliza un propelente tal como nitrógeno, dióxido de carbono, flujocarbono. opcionalmente un compuesto que retarde la velocidad de evaporación del benzoato de bencilo, puede mezclarse con el benzoato de bencilo y presurizar sin el uso de un solvente solamente por la adición de un propelente, tal como dicloro o difluorometano o una mezcla de propelentes para obtener la presión de spray deseada. La concentración del benzoato de bencilo en la composición se encuentra en un rango de 5 a 100%, preferiblemente 5 a 50%; particularmente 10 a 25% Así las cosas, los componentes esenciales de la solicitud, tales como el aceite esencial y el benzoato de bencilo, ya se encontraban divulgadas por anterioridad mencionada. Otros compuestos adicionales tales como propelente y solventes también se encuentran presentes en la composición divulgada en anterioridad, los cuales son frecuentemente utilizados en soluciones tipo spray. Por tal motivo, tal y como se encuentra presentada la solicitud, la composición es posible derivada del estado de la técnica. Teniendo en cuenta lo anterior, puede establecerse que el objeto de la solicitud no tiene nivel inventivo, por lo tanto, no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 4 Sobre la respuesta del solicitante Afirma el solicitante, que ‘En lo que se refiere a la valoración de los requisitos de

patentabilidad, en particular a la supuesta carencia de nivel inventivo de la solicitud por obra de una anterioridad D1 citada por el examinador, de manera respetuosa manifiesto que no comparto la tesis mencionada, pues considero que la materia reivindicada no se deriva de manera evidente de dicho arte anterior, ni resulta obvia para una persona medianamente versada en la materia’. Agrega, que ‘si bien algunas características del objeto reivindicado pueden haberse revelado en el arte anterior, lo cierto es que el documento citado por el señor examinador - individualmente considerado y aún en combinación con enseñanzas generales del área de la técnica respectiva no motivarían efectivamente a derivar en forma evidente el objeto reivindicado. Al respecto, cabe señalar que en el caso del arte se conocen las propiedades plaguicidas de los aceites esenciales, por lo tanto la combinación de benzoato de bencilo con un aceite esencial de pino es una composición que se puede derivar del Estado de la técnica (D1). Por lo tanto, los compuestos químicos que se encuentran conformados en el aceite esencial empleado en la anterioridad D1 y el aceite de pino de la solicitud no son relevantes, ya que este tipo de composiciones son conocidas en el estado del arte. De otra parte, para una persona versada en la materia preparar la composición y luego probar la eficiencia que ésta puede presentar, es un trabajo de rutina, el cual no presenta ningún componente inventivo. Finalmente, el interesado invocando el parágrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, solicita expresamente que se proceda a formular un segundo requerimiento, en el evento en que persistan dudas sobre la

patentabilidad de la invención. Al respecto, es preciso recordar que el mencionado artículo 45 establece que ‘Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSfines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante 2 o más veces conforme al párrafo precedente’. De esa manera, la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a notificar al solicitante 2 o más veces respecto de la patentabilidad de invención, toda vez que es la oficina nacional a la que le corresponde, teniendo en cuenta el caso particular de cada solicitud, determinar si es necesario o no una nueva notificación a partir de lo prescrito en el citado artículo 45.

En el caso particular, no resulta necesario un nuevo requerimiento, en razón a las evidencias técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo, tal como se expuso en el numeral tercero de esta resolución. Por lo expuesto, se concluye que no obstante a los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación

denominada “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENOS” ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A.(…)

1.2.2 Resolución 50717 del 24 de septiembre de 2010

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50717

Por la cual se resuelve recursos de reposición Rad. Nº 03-068947 EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que mediante resolución Nº 9140 del 19 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y ALERGENOS”, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de una composición sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de marzo de 2010, con el número 03 068947 – 00008-0000, el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Procaps S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución… (…) TERCERO Que dentro del contexto antes descrito, esta entidad procede a resolver el recurso de reposición en los siguientes términos:

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Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSEn relación con el argumento según el cual en la resolución impugnada se repiten los argumentos expuestos en el examen de patentabilidad, este despacho aclara que, contrario a lo afirmado por el recurrente, a lo largo del trámite administrativo se realizaron las observaciones técnicas pertinentes para demostrar que el documento citado afecta el nivel inventivo de la solicitud denegada. Al trasladar el oficio no. 7145, fue necesario profundizar en la materia contenida tanto en el capítulo reivindicatorio como en el capítulo descriptivo. por lo cual, siempre se tuvieron en cuenta los argumentos presentados por el solicitante, así como la evidencia técnica anexa dentro de la solicitud para afectar por falta de requisitos de patentabilidad la solicitud en cuestión.

Respecto a la comparación hecha por el recurrente entre la solicitud reclamada y D1, cabe anotar que la solicitud se afectó por falta de nivel inventivo con base en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, que señala que: ‘se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del Estado de la técnica’. De esa manera, al comparar la composición reclamada con respecto a la composición de la anterioridad D1 (documento patente EP 0017315), fue posible evidenciar los siguientes elementos comunes: 1) Las dos composiciones combaten ácaros, específicamente aquella especie que es capaz de causar asma; 2) En las dos composiciones se encuentra el benzoato de bencilo compuesto que

es reconocido como eficiente acaricida y 3) En las dos composiciones se utiliza un aceite esencial. Asimismo, la anterioridad D1 (Fl.45) presenta los ésteres de ácidos grasos que incluyen aceites naturales no volátiles, dentro de los cuales se puede encontrar el aceite de pino. De modo que, los principales componentes de la formulación se encuentran como elementos comunes en las dos composiciones. Por lo tanto, para la persona medianamente versadas en la materia, sería deducible de manera obvia una composición acaricida, alérgena a base de benzoato de bencilo y un aceite esencial. Ahora bien, el apoderado afirma que el componente esencial de la invención reclamada es el aceite esencial de pino, el cual, además, es químicamente diferente a los aceites no volátiles a los que hace referencia a la patente europea D1. Al respecto, resulta pertinente precisar que, tal como lo presenta el recurrente, las diferencias entre los terpenos que se encuentran en los aceites de pino y los ésteres de ácidos grasos, son estructuralmente diferentes y, por ende, sus características químicas son diferentes. Pero, se debe tener en cuenta que el aceite de pino no se encuentra compuesto exclusivamente por terpenos a los que hace referencia a la presente invención, ya que también es posible encontrar ésteres de ácidos grasos característicos de cualquier aceite esencial de origen vegetal. De otra parte, tal como lo menciona el apoderado en el capítulo descriptivo, la composición del aceite de pino es variable dependiendo de la naturaleza del material vegetal. Por lo tanto, la acción anti acaricida del aceite de pino puede ser adjudicada a los

otros componentes del aceite de pino y no específicamente a los terpenos, ya que este hecho no se demostró o sencillamente se deba a la acción del benzoato de bencilo, ya que tampoco fue demostrado que el efecto de la composición reclamada fuera mayor que el efecto de los componentes individuales. Respecto al argumento según el cual en la literatura no se documenta una formulación que esté comprendida textualmente por los 2 principios activos citados en la invención denegada, cabe anotar que es de conocimiento común que varios aceites esenciales presentan propiedades plaguicidas y que también son utilizados con fines terapéuticos para el tratamiento de diversas enfermedades. De otra parte, tal como lo citó el solicitante en el capítulo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicación: 11001032400020110005500

Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSdescriptivo (fl6) ‘Por su parte, el aceite de pino es otro producto conocido per se por su efecto acaricida’, lo cual demuestra que en el estado de la técnica el efecto específico del aceite de pino es conocido. Por lo tanto, para una persona medianamente versada en la materia la preparación de una composición con compuestos activos que presenten propiedades acaricidas es obvia.

Cabe resaltar, que si se encontrara en el estado del arte una formulación que presentara los dos principios activos la solicitud se afectaría por novedad, ya que los principales componentes de la composición habían sido revelados en el estado

del arte. Ahora bien, la actividad sinérgica de la composición del aceite de pino y benzoato de bencilo no fue lo suficientemente demostrada, por lo que no fue posible descartar el hecho de que en las composiciones que se encuentre benzoato de bencilo este sea el compuesto que produce la acción acaricida. La anterior afirmación se basa en el hecho de que el solicitante, con base en el requerimiento hecho por este despacho, allegó la siguiente información: ‘experimentalmente se demostró, por parte de los inventores, que el tiempo de dosis letal 100 (DL 100) fue menor (muerte del 100% de los ácaros, cuando se utilizó la mezcla sinérgica que cuando fueron evaluados por separado los componentes de esta (benzoato de bencilo sólo, en proporción de 0,5-4% p/v, aceite de pino sólo, en proporción entre 0,1-7 % v/v). La muerte del 100% de los ácaros se venció a los 3 minutos con la mezcla alcohólica; en contraste con el benzoato de bencilo alcohólico y con el aceite de pino alcohólico evaluados por separado, se da a los 5 minutos” (fl.73) De lo anterior, se evidencia que la diferencia es de sólo 2 minutos para erradicar una cierta población de ácaros con los productos individuales y con la composición. Esta diferencia en tiempo no indica que en realidad la acción de la composición sea superior con respecto a la acción de los compuestos individuales. tal diferencia, puede ser atribuible a la incertidumbre del experimento ya que no se presentan el valor de las mismas dentro de los datos reportados. Por otra parte, es conocido en la técnica que una composición es sinérgica, porque

se conocen las concentraciones específicas de los componentes en las cuales se presenta dicho sinergismo. De acuerdo con la información presentada por el solicitante, se enseña un rango de concentraciones para el cual es posible realizar la siguiente consideración: al tener una cantidad de benzoato de bencilo de 0,5% y de aceite de pino de 1,0% para los compuestos individuales y luego considerar que se tiene una composición cuya concentración de benzoato de bencilo 1% más aceite de pino 1% (Estas son las concentraciones mínimas reportadas para la composición en la reivindicación 1) luego, es claro que las concentraciones de la composición reclamada son mucho más altas por lo que el efecto observado probablemente se deba a una mayor concentración del principio activo. lo anterior se afirma, con base en que el solicitante no presentó datos de la efectividad de la composición a lo largo del rango de concentraciones en la cual pueden estar presentes los principios activos. En cuanto a que D1 no revela una formulación alcohólica, este despacho aclara que tanto la composición reclamada como la descrita en la anterioridad D1 presentan los mismos principios activos, como lo son el benzoato de bencilo y el aceite esencial; adicionalmente, las 2 composiciones contienen un propelente ya que se utiliza en forma de spray. Ahora bien, la persona medianamente versada en podría establecer (sic) los demás adyuvantes que se encuentran conformando la composición de acuerdo con las características que se requieran para el producto. De esta manera, el hecho que la composición contenga un adyuvante no le proporciona la altura inventiva suficiente para hacer diferencia de la composición en el estado del arte, ya que en la anterioridad D1 se presentan

como constituyente es principales los mismos principios activos; de igual manera, las dos composiciones presentan efectos acaricidas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicación: 11001032400020110005500

Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSCabe anotar, que como el objeto reclamado es la composición acaricida y no una composición alcohólica que permite incorporar benzoato de bencilo y aceite de pino, el documento D1 desvirtúa completamente el nivel inventivo de la presente solicitud.

En relación con el efecto sinérgico y las investigaciones hechas por él mismo, vale señalar que esta oficina no desconoce la actividad científica realizada a lo largo del desarrollo de la formulación, tampoco desconoce la experiencia a nivel investigativo de los diferentes profesionales involucrados en el grupo de investigación, pero a pesar de ello la composición presentada no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486. Indudablemente no se desconoce el valor científico que presentan las pruebas desarrolladas para demostrar la actividad de la composición, pero, como anteriormente se dijo, estas no fueron objeto de estudio de la solicitud reclamada Respecto a que los estudios allegados con el recurso son prueba inequívoca del nivel inventivo de la invención, este despacho aclara que los documentos científicos adjuntados por el apoderado no fueron tenidos en cuenta, ya que se allegaron con posterioridad a la decisión de denegación. Ahora bien, si los estudios presentados eran tan relevantes para demostrar el efecto sinérgico de

la composición y por medio de los cuales era posible despejar cualquier duda con respecto a la altura inventiva de la solicitud, se debieron haber presentado en cualquier momento del trámite administrativo, antes de adoptar la decisión respectiva. Respecto al argumento según el cual a la fecha de presentación de la solicitud denegada no existía literatura científica del modelo de evaluación molecular que demostrara el efecto desnaturalizante de los acaricidas presentes en el mercado, cabe anotar que el modelo de evaluación molecular al que hace referencia el apoderado se encuentra fuera del alcance de esta solicitud, de tal manera que las ventajas que haya proporcionado esta metodología a la investigación no son relevantes para demostrar la patentabilidad de la solicitud denegada. Tal y como lo expresa el recurrente, la composición presenta un efecto biológico acaricida, pero dentro de la solicitud no se sustentó adecuadamente la superioridad de dicho efecto con composiciones similares a las del estado del arte. En relación con que ‘las 2 formulaciones pese a sus diferencias esenciales, sean aptas para productos tipo spray’ este despacho estima que la diferencia de las formulaciones elementalmente se basa en los coadyuvantes de las mismas y la selección de estos coadyuvantes D se encamina a la manera como la composición sea asperjada; de modo que en la solicitud se pretendía que la composición ingresara almohadas y colchones por lo que se tenía que seleccionar un vehículo propelente para lograr la penetración deseada y, por lo tanto, la selección de tales coadyuvantes era posible predecirla. Por otra parte, el recurrente argumenta que si bien algunas características del objeto reivindicado pueden haberse revelado en el arte anterior, lo cierto es que

el documento citado por el examinador individualmente considerado y aún en combinación con enseñanzas generales del área técnica respectiva, no motivarían efectivamente a derivar en forma evidente el objeto reivindicado. Al respecto, este despacho sostiene que, tal como se sustentó a lo largo de la presente resolución, la solicitud carece de nivel inventivo, ya que no se logró demostrar adecuadamente la superioridad de la composición reivindicada con respecto a las composiciones similares que se encuentran reveladas en el estado del arte. En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPSCon fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de

Industria y Comercio RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución Nº 9140 del 19 de febrero 2010, por medio de la cual denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALEGENICOS” ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A.(…) 1.3. Hechos En sustento de las pretensiones de la demanda, el apoderado de la parte

actora expuso, en síntesis, los siguientes fundamentos fácticos: Señaló que el día 12 de agosto de 2003, PROCAPS S.A. solicitó ante la División de Creaciones de la SIC la patente de invención denominada “composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alergénicos”, la cual fu