CE - 5_110010324000201200110001SENTENCIA20220907103800_TCListadoTitulados133113775871321739-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: DISCUS DENTAL LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Tema: REITERACION JURISPRUDENCIAL – SOLICITUD

DE PATENTE DE INVENCION – DECLARACIÓN DE

ABANDONO POR INCUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS DE FORMA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad Discus Dental Llc. a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 37828 de 19 de julio de 2011, «por la cual se declara abandonada una solicitud» y de la Resolución núm. 61758 de 31 de octubre de 2011, «por la cual se resuelve un recurso de reposición», expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.- ANTECEDENTES 1.- La demanda

1. La sociedad Discus Dental Llc., a través de apoderada judicial, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas: 2.1.1 Que se declare la nulidad de la resolución # 037828 del 19 DE Julio de

2.011, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró abandonada la solicitud patente de Invención titulada “HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO” 2.1.2 Que se declare la nulidad de la resolución # 61758 del 31 de Octubre de 2.011 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó la resolución anterior. 1 Folios 12 a 18. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc. 2.1.3 Igualmente y como consecuencia de la Nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ordene al Superintendente de Industria y Comercio continuar con el trámite de la patente de invención titulada “HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO” restableciendo de esta manera el derecho que le asiste a la sociedad DISCUS DENTAL LLC. para obtener de la sociedad que se demanda la protección al derecho sobre la patente solicitada. 2.1.4 Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2 Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.1.5 Que se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que

establece el articulo 176 del C. C. A. 1.2.- Los hechos

2. Los hechos que sustentan la demanda son los siguientes:

3. El 17 de septiembre de 2010, la sociedad Discus Dental Llc. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente de invención titulada HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO, a la cual le fue asignada el número de expediente 2010 115551.

4. El 5 de noviembre de 2010, la División de Nuevas Creaciones notificó a la peticionaria el oficio núm. 14341, sin fecha, mediante el cual se le requirió para que allegara, dentro del término de dos meses, el documento de cesión de derechos de la patente por parte del inventor o su causante.

5. El 22 de diciembre de 2010, la sociedad Discus Dental Llc. solicitó la prórroga del término concedido, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina.

6. El 10 de marzo de 2011, la solicitante presentó el documento de cesión de derechos de la patente, debidamente traducido al español.

7. El 19 de julio de 2011, el Superintendente de Industria y Comercio profirió la Resolución núm. 37828, mediante la cual declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO, por considerar que la respuesta dada fue extemporánea.

8. El 3 de agosto de 2011, la peticionaria interpuso recurso de reposición contra el

referido acto administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm. 3

Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc. 61758 de 31 de octubre de 2011, en el sentido de confirmar la decisión y declarar agotada la vía gubernativa. 1.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

9. La apoderada de la sociedad demandante sostuvo que los actos administrativos demandados vulneran el artículo 228 de la Constitución Política y el artículo 48 del

Tratado de Cooperación de Patentes.

10. En sustento de la vulneración aducida, señaló que el documento de cesión de derechos de los inventores al solicitante de la patente constituye un requisito de forma y que, por lo tanto, su exigencia resulta irracional.

11. Expuso que uno de los fundamentos del derecho administrativo es la informalidad, de manera que los requisitos de forma no deben impedir la efectividad de los derechos reconocidos por la ley.

12. Afirmó que la entidad «[l]esiona el derecho de defensa porque impide a las personas mediante simples requisitos de forma ejercer el derecho a obtener una decisión de fondo respecto de sus pretensiones y ejercer las acciones pertinentes cuando la misma no le sea favorable».

13. Argumentó que, en atención a lo expuesto y al haber dado aplicación mecánica al artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la SIC violó el artículo 228 de la Constitución Política, que dispone que «[l]as actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial».

14. Asimismo, indicó que, aunque no se allegó el documento de cesión de derechos

dentro el término exigido, incluido el plazo de la prórroga, ello obedeció a que resultó supremamente complicado obtenerlo, debido a un inexplicable retraso del correo.

15. Refirió que la supremacía de la norma sustancial sobre la formal es un principio reconocido no solo constitucionalmente en Colombia, sino que, además, está contemplado en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

16. Añadió que: «[l]as disposiciones de la legislación nacional mencionadas en el Articulo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos, la restauración, la restitutio in integrum o la continuación del procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, así como cualquier otra disposición que prevea la prórroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos».

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Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc. 2.- Contestación de la demanda

17. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda2 oponiéndose a sus pretensiones bajo el argumento de que carecen de apoyo jurídico y de sustento legal.

18. En ese sentido, la apoderada aseveró que durante la actuación administrativa que culminó con la expedición de los actos demandados se respetó el debido proceso y a la parte interesada se le brindaron todas las garantías para el ejercicio del derecho de defensa que le asiste, y se le concedieron todas las oportunidades

para controvertir la decisión adoptada y para interponer los recursos dentro de la vía gubernativa, como en efecto lo hizo.

19. Manifestó que dentro de la etapa del estudio de forma se encontró que la sociedad solicitante no presentó la cesión de derechos de los inventores, exigida por el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, resaltando que tampoco lo hizo dentro del término de dos (2) meses que para ello se le concedió mediante el oficio núm. 14341 de 5 de noviembre de 2010, ni dentro del plazo de la prórroga que se le concedió para el efecto.

20. Argumentó que, «[c]omo quiera que el requerimiento formulado a la peticionaria vencía el día 7 de marzo de 2011 y dicho requerimiento solamente fue atendido por la parte demandante el día 10 de marzo de 2011, ello permite concluir sin dificultad que la respuesta del demandante se presentó en forma extemporánea, siendo aplicable la consecuencia jurídica que establece el articulo 39 de la Decisión 486».

21. Por lo demás, advirtió que el artículo 48 del PCT y la Regla 82 bis del Reglamento PCT no son aplicables en el caso concreto, porque la solicitud de patente N 10-115551 entró a fase nacional tras haberse agotado la fase internacional PCT que se surte ante la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra, Suiza (OMPI). Por lo tanto, señaló, la solicitud debía ajustarse a los requisitos y términos previstos en la Decisión 486 de 2000, los cuales son de carácter perentorio

y de obligatorio cumplimiento.

22. Advirtió que, en todo caso, la ahora demandante no presentó en la etapa administrativa justificación alguna que la exonerara de la consecuencia juridica que prevé el incumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486.

23. Adujo que, en los términos expuestos, la cuestionada decisión de la SIC se encuentra ajustada a la normativa comunitaria andina vigente y no vulnera las normas invocadas como violadas en la demanda. 2 Folios 42 a 47.

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Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc.

I.3.- Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

24. Mediante providencia de 8 de noviembre de 20183, el despacho a cargo de la sustanciación del proceso, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

25. Dentro del término concedido, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderada judicial, allegó escrito de alegatos de conclusión4 reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

26. La apoderada de la demandante igualmente descorrió oportunamente el traslado para alegar de conclusión5, remitiéndose a lo expuesto en la demanda.

27. El Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia

28. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA6 y el artículo 13 del

Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se realiza la distribución interna de asuntos, le corresponde a esta Sección conocer en única instancia del presente proceso. 2.- Problema jurídico

29. La Sala debe determinar si las Resoluciones núms. 37828 de 19 de julio de 2011 y 61758 de 31 de octubre de 2011, por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de la invención titulada HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO, fueron expedidas con infracción del artículo 228 de la Constitución Política y del artículo 48 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Para el efecto, en los términos de la demanda, se deberá establecer si, al exigir la copia del documento en el que conste la cesión de derechos del inventor, la SIC aplicó indebidamente el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000. 3 Folio 74. 4 Folios 75 a 79. 5 Folio 83 a 86, 6 Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. 7 Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc. 3.- Los actos administrativos demandados

30. Los actos administrativos cuya nulidad solicita la actora son la Resolución núm.

37828 de 19 de julio de 20118, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO, y la Resolución núm. 61758 de 31 de octubre de 20119, a través de la cual el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición interpuesto por la solicitante, confirmando la decisión. A continuación, se transcriben los apartes más relevantes de su motivación:

RESOLUCIÓN 037828

Por la cual se declara abandonada una solicitud […] PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 17 de septiembre del 2010 con el N 10-0115551-00000-0000, la doctora Fanny Graciela Bayona Álvarez, actuando en calidad de apoderada de Discus Dental LLC, presentó la solicitud de patente de invención titulada “HERRAMIENTA DENTAL GIRATORIA DE ULTRASONIDO”, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2009/037473 de fecha 18 de marzo de 2009, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la regla 51 bis del Reglamento del PCT y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Nuevas

Creaciones de esta Superintendencia, mediante oficio N 14341, notificado por fijación en lista el día 5 de noviembre de 2010, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, requirió a la solicitante para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma. […] CUARTO: Que aunque el requerimiento a que alude el segundo considerando de esta resolución fue atendido por parte del apoderado del solicitante el día 10 de marzo del 2011, la respuesta no surte efecto legal alguno en razón a que fue presentada en forma extemporánea, por cuanto el término oportuno para haberla radicado venció el día 07 de marzo del mismo año, esto es, tres días antes de la fecha en que efectivamente se presentó y, en consecuencia. […] 8 Folio 10. 9 Folio 11. 7

Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc.

RESOLUCIÓN 61758

Por la cual se resuelve un recurso de reposición […] SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de agosto de 2011, con el Nº 10 - 115551 - 0006 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Fanny Graciela Bayona Álvarez, en su calidad de apoderada de la sociedad DISCUS DENTAL LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan: La recurrente manifiesta que el requerimiento del documento de cesión es un

requisito meramente formal y, por tal razón, “no debe darse aplicación de forma mecánica al articulo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones [...]”. También afirma que se lesiona el derecho a la defensa toda vez que se “impide a las personas mediante simples requisitos de forma ejercer el derecho a obtener una decisión de fondo respecto de sus pretensiones y ejercer las acciones pertinentes cuando la misma no le sean favorables. El derecho de defensa, en un estado de derecho, no tiene que retroceder frente a severos formalismos”. [...] TERCERO: [...] Frente a los argumentos esgrimidos por la recurrente y revisados nuevamente los documentos que obran en la actuación administrativa, este Despacho reitera que el requerimiento efectuado mediante Oficio No 14341, en el cual se requirió a la solicitante el documento de cesión debidamente legalizado, fue atendido de forma extemporánea, razón por la cual operó la consecuencia señalada en el artículo 39 de la Decisión 486, esto es, la declaratoria de abandono de la solicitud. [...] De otro lado, en cuanto a la aplicación de los artículos 48 y 82bis2 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes a la presente solicitud, este Despacho aclara a la recurrente que al encontrase la solicitud en fase nacional, las normas aplicables son las contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales son de carácter supranacional y de obligatorio cumplimiento. 4.- Interpretación Prejudicial 248-IP-201610

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de

interpretación de las normas comunitarias pertinentes al proceso11, emitió la interpretación prejudicial 248-IP-2016 de 7 de septiembre de 201812, con la advertencia de que no interpretaría el artículo 48 del Tratado de Cooperación de 10 Folios 69 vto. a 72. 11 Folios 279 a 284. 12 Folios 304 a 314 8

Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc.

Patentes (PCT), toda vez que su competencia se limita a la interpretación de la normativa comunitaria andina. A continuación, se destacan algunos acápites de la providencia: […]

2. Declaratoria de abandono y pérdida de prelación regulada en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.2. Para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. 2.3. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas: de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo Pais Miembro.

[…] 2.5. Teniendo en cuenta lo regulado en la anterior disposición normativa [artículo 39 de la Decisión 486], si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente– a la Oficina Nacional Competente, a fin de que surta efectos. 2.6. Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. 2.7. La declaratoria de abandono de la solicitud, se presenta si las deficiencias no son corregidas dentro del plazo de dos meses siguientes a la notificación o de su prórroga. 2.8. Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad […] (negrillas fuera de texto). 5.- El caso concreto

32. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 37828 de 19 de julio de 2011, declaró abandona la solicitud de patente de invención titulada HERRAMIENTA GIRATORIA DE ULTRASONIDO, con fundamento en que la solicitante, sociedad Discus Dental Llc., no atendió oportunamente el requerimiento formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones relacionado con el cumplimiento

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Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc. de los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000,

concretamente, con la necesidad de aportar la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. Tal decisión, valga resaltarlo, fue confirmada por el mismo funcionario a través de la Resolución núm. 61758 de 31 de octubre de 2011.

33. La sociedad Discus Dental Llc. pretende la nulidad de los aludidos actos administrativos y depreca que, en consecuencia, se ordene a la SIC continuar con el trámite de patente de la invención, toda vez que, en su criterio, la decisión violó el artículo 228 de la Constitución Política y el artículo 48 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, normas que son del siguiente tener literal: Constitución Política Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes Artículo 48. Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos 1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerará cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones que prescriba el Reglamento. 2) a) Un Estado contratante excusará cualquier retraso en el cumplimiento de

un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislación nacional. b) Un Estado contratante podrá excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a).

34. Como sustento de sus pretensiones, la parte demandante argumentó que el documento de cesión de derechos de los inventores al solicitante de la patente constituye un requisito de forma, y aseveró que su exigencia en el caso concreto obedeció a una aplicación mecánica del artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, lo cual resulta «irracional» y vulnera el artículo 228 de la Constitución Política, norma que consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el artículo 48 del Tratado de Cooperación de Patentes, en cuanto permite a los Estados excusar los retrasos en el cumplimiento de los plazos.

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Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc.

35. La parte demandante, en su libelo, admitió que: «[e]s cierto que no se allegó el documento de cesión de derechos dentro el término exigido», pero adujo que ello obedeció a «un retraso que resultó inexplicable en el correo».

36. Por su parte, la SIC argumentó en el proceso que la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención se ajustó a lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, pues la respuesta al oficio a través del cual se efectuó un requerimiento, se allegó extemporáneamente. Asimismo, sostuvo que en el sub lite

no resulta aplicable el artículo 48 del Tratado de Cooperación de Patentes, toda vez que la solicitud se encontraba en fase nacional.

37. Para resolver, la Sala destaca que el procedimiento para otorgar una patente de invención se encuentra regulado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyos artículos 26 y 27 se refieren al contenido de la solicitud, en los siguientes términos: Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el petitorio; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (negrillas fuera del texto) Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; 11

Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc. f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro. (negrillas fuera del texto)

38. Cabe poner de relieve que el artículo 38 de la Decisión 486 dispone que: «[l]a oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27». El artículo 39 ibidem prevé que, si del examen

de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que los complete dentro del plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, el cual será prorrogable a solicitud de parte, por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

39. En esos términos, el examen en mención consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos de forma exigidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que, en este primer examen, conocido como examen de forma, la oficina nacional no examinará la novedad, la actividad inventiva y tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica13.

40. El artículo 40 de la Decisión 486 señala que la oficina nacional revisará las correcciones realizadas, y si con ellas efectivamente se subsanan los defectos encontrados, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes se publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa andina que al efecto se establezca en el respectivo el país miembro.

41. De lo anteriormente expuesto, resulta claro que, según lo dispuesto en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486, la solicitud para obtener una patente de invención debe contener la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. 13 Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: “Tanque compuesto”, publicado en la Gaceta Oficiał 717 de

18 de septiembre de 2001. 12

Radicación: 11001032400020120011000

Demandante: Discus Dental Llc.

42. Es pertinente resaltar que, a través de sentencia de 29 de agosto de 201314, prohijada en sentencias de 3 de julio de 201415, de 24 de septiembre de 2020,16 y de 25 de noviembre de 202117, esta Sección del Consejo de Estado se refirió al contenido y alcance del artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: […] [C]iertamente, en el artículo 26 de la Decisión 486 se señalan los requisitos que debe contener la solicitud de una patente de invención y, entre éstos, en su literal k), el consistente en que con ella se allegue, de ser el caso “la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

En relación con el alcance de este requisito, en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída a este plenario, se cita la providencia de 3 de diciembre de 2008, correspondiente a la Acción de Incumplimiento 02-AI-2008, de ese mismo organismo, en la que se precisó lo siguiente: […] Según un pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, […], este Órgano Comunitario explica que por “documento” debe ser entendido todo “documento válido” para producir los efectos a los cuales está destinado. Es decir, un documento que tanto en el fondo como en la forma cumpla con las condiciones del país de emisión necesarias para surtir

efectos, en este caso, para considerarlo como una cesión de derechos de patente. […] Cuando por este “documento” se dispone de un derecho, éste debe haberse regido por las formalidades del país en el cual se celebró, a efectos de otorgar seguridad jurídica a todas las relaciones contractuales y “permita a la autoridad verificar y tener convicción respecto de que la cesión del derecho fue verdaderamente efectuada”, conforme al caso de autos. Más aún cuando es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de