CE - 5_110010324000201200133001SENTENCIA20220728104528_TCListadoTitulados133113762696065790-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001-03-24-000-2012-00133-00

Demandante: Productos Familia S.A.

Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y Comercio Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO – Requisitos para su registro / DISTINTIVIDAD – Características / DISTINTIVIDAD – Intrínseca y extrínseca / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO – Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común /

FORMAS DE USO COMÚN – Concepto / FORMAS IMPUESTAS POR

LA NATURALEZA – Concepto / FORMAS IMPUESTAS POR LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO – Concepto / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por adolecer del requisito de distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53775 del 30 de septiembre de 20102, 66449 del 29 de noviembre de 20103, y, 61614

del 31 de octubre de 20114 por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca tridimensional para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado5, el apoderado judicial de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en 1 La Resolución 61614 del día 31 de octubre de 2011, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada mediante listado No 190 de fecha 15 de noviembre de 2011 y fue desfijado el 28 de noviembre de 2011. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 29 de noviembre de 2011. La demanda fue presentada el 28 de marzo de 2012 (folio 126), por lo que la misma fue presentada en forma oportuna. 2 «Por la cual se niega un registro», expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Folios 33 a 37 cuaderno principal. 3 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición». expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Folios 38 a 4 cuaderno principal. 4 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación». Expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la SIC. Folios 42 a 46 cuaderno principal. 5 El 28 de marzo de 2012, Folio 126 cuaderno principal 2

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Demandante: Productos Familia S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio contra de la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante la SIC-, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1. Que es nula la Resolución núm. 53775 del 30 de septiembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, solicitado por Productos familia S.A. para distinguir productos de la clase 5 Internacional de Niza;

2. Que es nula la Resolución núm. 66449 del 29 de noviembre de 2010, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de reposición presentado por Productos Familia S.A., confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 53775 del 30 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

3. Que es nula la Resolución núm. 61614 del 31 de octubre de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual decidió el recurso de apelación presentado por Productos Familia S.A. y confirmó la Resolución

núm. 53775 del 30 de septiembre de 2010.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, como se muestra abajo, solicitado por productos familia para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina en la clase 5 Internacional de Niza;

5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia;

[…]». I.2. Los hechos

2. El 25 de enero de 2010, PRODUCTOS FAMILIA S.A. mediante apoderado, solicitó el registro de una marca TRIDIMENSIONAL para identificar «toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina», comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 19 de marzo de 2010, la SIC publicó el extracto de la solicitud de registro bajo el número de publicación 1477 en la página 267 de la Gaceta de la Propiedad Industrial 614 del 19 de marzo de 2010, respecto de la cual no se presentaron oposiciones.

4. El 30 de septiembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 53775 negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para

identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por carecer de distintividad. 3

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5. El 3 de noviembre de 2010, PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010.

6. El 29 de noviembre de 2010 la Directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 66449 decidió el recurso de reposición interpuesto por PRODUCTOS FAMILIA S.A., confirmando la decisión contenida en la Resolución 53775, y concediendo el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

7. El 20 de enero de 2011, PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó argumentos y pruebas complementarias al recurso de apelación interpuesto, relacionados con la distintividad de la marca tridimensional para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, incluida prueba de registro concedido para la misma marca en Perú.

8. El 31 de octubre de 2011 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 61614 decidió el recurso de apelación presentado por PRODUCTOS FAMILIA S.A. confirmando la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010.

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

9. La parte actora, como sustento de sus pretensiones, endilgó a los actos

acusados la vulneración de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina –en adelante Decisión 486-, vigentes al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL. I.3.1. Concepto de violación

10. En síntesis, la parte actora señaló, como argumentos de la vulneración de la SIC al haber expedido las resoluciones demandadas, los que a continuación se resumen: I.3.1.1. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal b) de la

Decisión 486

11. La parte demandante alegó que no resultaban claras las razones que llevaron a la SIC a establecer que la marca solicitada carecía de distintividad, en tanto que en los actos acusados se consignaron motivaciones diferentes, tal y como se observa a continuación: - En la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010 la SIC adujo como sustento para negar el registro que «El signo solicitado a pesar de estar conformado por una forma tridimensional anteriormente descrita, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial.6» 6 Folio 67 cuaderno principal

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Por su parte, en la Resolución 66449 del 29 de noviembre de 2010 indicó que la negación del registro de la marca tridimensional solicitada no se debía a la simplicidad del signo solicitado, sino que la causa de la decisión tomada en la resolución impugnada obedecía a «la incapacidad del mismo para

generar en el consumidor una recordación de marca y un posicionamiento en el mercado (top of mind) significativo7.» - En la Resolución 61614 del 31 de octubre de 2011, la SIC argumentó como sustento de la negación del registro que «el diseño presentado a registro corresponde a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales y en consecuencia, no resulta distintiva para poder individualizar un determinado producto dentro del mercado8.»

12. Expresó que los diferentes argumentos ponían en duda la aplicación de los principios de congruencia, transparencia y debido proceso.

13. Aseguró que no existe norma alguna que determine que las marcas TRIDIMENSIONALES deban apartarse suficientemente de la forma usual del envase del producto y, en su lugar, tener una determinada complejidad para ser consideradas distintivas.

14. Alegó que la marca solicitada no se limita a una simple variación geométrica de cilindro a cubo, pues resulta de combinar una forma, con líneas y gráficas caprichosas que dan lugar a una forma original que contiene elementos novedosos y no comunes, que le permiten ser reconocida como un signo distintivo. Por tal razón, se trata de un diseño completamente original, ajeno a cualquier forma común, cuya superficie, además, presenta características gráficas particulares que lo hacen suficientemente distintivo.

15. Manifestó, que la SIC creó un nuevo requisito de registrabilidad para marcas, al exigir que la marca tridimensional tuviera el posicionamiento o «Top of mind».

Recordó que la norma exige que tenga distintividad, la cual se encontraba plenamente acreditada en el expediente administrativo, por lo que la negación del

registro se alejaba de las normas para limitarse a una observación meramente subjetiva. I.3.1.2. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal c) de la Decisión 486

16. Señaló, que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no corresponde a una forma usual de un envase de los productos que con ella se pretenden identificar, como lo son productos de higiene íntima femenina, en la medida que la forma en sus especiales características no resulta imprescindible para la aplicación, empaque, embotellamiento, funcionamiento o eficacia del producto. Tampoco corresponde a una de las características propias de un producto de la Clase 5 de 7 Folio 160 cuaderno principal 8 Folio 178 cuaderno principal

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la Clasificación, ni se dirige a satisfacer necesidad alguna para el uso o funcionamiento del mismo.

17. Anotó, que la forma característica y arbitraria del envase solicitado a registro no está impuesta por la naturaleza o función propia del producto. Respecto de tal circunstancia, aseguró que por ello en el mercado se encontraban múltiples formas de envases o empaques de los productos de interés de PRODUCTOS FAMILIA S.A., lo que demuestra que éstos no imponen una forma necesaria para su envase o empaque. Por tal motivo, no puede la SIC señalar válidamente que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada se encuentre enmarcada en esa causal de irregistrabilidad.

I.3.1.3. Violación por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

18. Expuso que la SIC había inaplicado el artículo 134 de la Decisión 486, al haber negado el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, a pesar de haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos de registrabilidad. Insistió en que el envase presentado tenía aptitud distintiva y susceptible de ser protegida mediante registro marcario.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

19. La SIC contestó la demanda9, para lo cual indicó que los actos administrativos acusados se ajustaban plenamente a derecho y a lo dispuesto en el artículo 135 de la Decisión 486, en tanto que los cargos endilgados carecen de cualquier fundamento jurídico. Resaltó que la expedición de los actos acusados se había ajustado plenamente a las disposiciones previstas en la Decisión 486, sin que se hubieran incluido o exigido requisitos adicionales a los contemplados en la norma comunitaria. Resaltó que el signo TRIDIMENSIONAL no era susceptible de registro por su falta de distintividad. En ese sentido, respecto de cada uno de los cargos aducidos por la parte demandante, en síntesis, señaló: II.1. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal b) de la Decisión

486.

20. Apuntó, que los signos que pretendan ser registrados como marcas deben revestirse de una característica distintiva que no permita generar confusión, pues al no poseer fuerza distintiva atentaría contra el interés de un titular de una marca anteriormente registrada o, incluso, de quien pretenda el registro de una marca posterior o anterior. Explicó que el registro de una marca carente de distintividad generaría un marco inestable para el análisis del registro de marcas posteriores,

atentando contra los intereses de los consumidores por permitir que se genere confusión en el mercado.

21. Adujo que la marca tridimensional cuyo registro se pretendía consistía en un volumen con una base que se puede describir como un cruce perpendicular entre 9 Folios 181 a 191 cuaderno principal

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio óvalos, de tal manera que se compone de cuatro medios cilindros con igual número de juntas curvo-cóncavas, la parte superior presenta la misma forma ligeramente de mayor tamaño. Indicó que dicha forma no representa ninguna particularidad o característica que le dé al consumidor una impresión sugestiva que le permite reconocer o distinguir el producto y su procedencia empresarial.

22. Puso de presente que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado frente a la distintividad de las marcas tridimensionales, que ésta exige que el diseño del empaque o envase incluya elementos «arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado […]10. Por ello, para que un envase sea susceptible de ser registrable como marca, debe presentar realmente una forma nueva, ya sea por la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico o característico del producto que representa.

23. De la misma interpretación citada, la SIC resaltó que para el caso de las formas

usuales cuyo registro se solicita, señaló que ésta debe estar acompañada de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo. Por lo tanto, adujo que una figura tridimensional no deja de ser una forma usual no susceptible de registro por el solo hecho de presentar diferencias secundarias respecto a otras formas que se encuentren en el mercado. Lo anterior, por cuanto esas diferencias secundarias no tienen la fuerza para hacerla diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado11. II.2. Violación por aplicación indebida del artículo 135 literal c) de la Decisión 486.

24. Comentó, que un signo distintivo para ser registrado como marca, debe cumplir los siguientes requisitos: i) Perceptibilidad, que tiene que ver con la capacidad interna y externa del signo para ser captado por los sentidos de tal forma que el consumidor lo identifique como marca, ii) Distintividad, consistente en la función principal de la marca, relacionada con la fuerza distintiva que la identifique entre otras de la misma clase o similares en el mercado y, iii) Susceptibilidad de representación gráfica, que hace referencia a la necesidad de que el signo pueda tener una representación material, bien sea a través de figuras, palabras signos mixtos, colores o cualquier otro mecanismo que lo exprese, con el objeto de que el público pueda a través de los sentidos percibir, conocer, solicitar y apreciar sus componentes en el mercado de productos.

25. Mencionó que al momento de realizar el estudio de registrabilidad del signo distintivo tridimensional, se encontró que el mismo era indefinido y carente de la distintividad suficiente para cumplir con su función de diferenciar en el mercado

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 66-IP-2006, Marca: Diseño Tridimensional de una píldora de color azul acero en vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva, publicado en la Gaceta Oficial No. 1391, de 1 de septiembre de 2006 11 Como referente, la SIC citó Breuer Moreno, Pedro. Tratado de Marcas. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129) 7

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, en especial, frente a su origen empresarial, lo que podía generar confusión en los consumidores.

II.3. Violación por falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

26. Reiteró que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no representa ninguna particularidad o característica adicional que le imprima ante el consumidor una impresión sugestiva que logre identificar el origen empresarial respecto de otras marcas del comercio.

27. Explicó que, en caso de haberse accedido al registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, se privaría a otros comerciantes del uso de un número indeterminado de signos ante los cuales podría alegarse confundibilidad marcaria, pues como ya se dijo, no cuenta con alguna particularidad que proporcione la distintividad que requiere para ser protegido como marca.

28. Por tal efecto, el signo distintivo solicitado al no cumplir con la principal función que tienen que cumplir las marcas de comercio, como lo es identificar claramente su origen empresarial, no tiene la capacidad de ser individualizado frente a otras

marcas que distinguen o puedan distinguir los mismos productos que se pretende distinguir en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

29. Finalmente, respecto al registro de la misma marca TRIDIMENSIONAL ante el INDECOP (Perú), mencionó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular dispuso que «la regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.

Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusiva en un país determinado»

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunalemitió la interpretación prejudicial 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 201512, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria interpreta los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, más no del artículo 134 ibídem por no resultar pertinente. El Tribunal concluyó: «PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

12 Folios 223 a 235 cuaderno principal 8

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio En el presente caso, la SIC señaló que existe una incapacidad del signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind). Al respecto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos para el registro de marcas son los establecidos en el artículo 134 de la Decisión

486. Por lo tanto, no se pueden exigir requisitos adicionales no establecidos en la norma comunitaria, siendo que el top of mind mencionado no resulta ser un requisito de registrabilidad, ni tampoco la recordación y el posicionamiento son un requisito de distintividad.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es una forma común o necesaria en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia […]».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

31. Mediante auto del 31 de enero de 201713, se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente rindiera concepto. Vencido dicho plazo, las partes reiteraron en esencia sus argumentos, mientras que el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Los actos acusados

32. En el presente proceso judicial se discute la legalidad de los siguientes actos

administrativos: V.1.1. La Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010 «Por la cual se niega un registro», expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

33. En dicha resolución, la autoridad administrativa decidió negar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por PRODUCTOS FAMILIA S.A. por cuanto la figura que conforma el signo carece de distintividad debido a que: «En ese orden de ideas, al apreciar la forma tridimensional que representa el signo solicitado se puede concluir que el volumen que la conforma no representa ninguna particularidad o característica adicional que le imprima distintividad para que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, arbitraria o caprichosa que le permita retenerla en la mente para luego individualizarla frente a otros signos que distinguen los mismos productos razón por la cual, la marca solicitada para registro no cumple con la principal función.

En conclusión, el signo solicitado a pesar de estar conformado por la forma tridimensional anteriormente descrita, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende, diferenciarlo de otros productos que se ofrecen en el mercado, por carecer de la distintividad intrínseca y extrínseca para ser considerado como marca.» 13 Folio 252 cuaderno principal 9

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.1.2. La Resolución 66449 del 29 de noviembre de 2010 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», expedida por la Directora de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

34. En este acto administrativo, la SIC confirmó la decisión adoptada en la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010, insistiendo en que la ausencia de diseños artísticos llamativos hace que el signo solicitado carezca de la fuerza distintiva requerida para establecerse como marca en el mercado y, así ganar un espacio en la mente de los consumidores. En ese sentido, señaló que: «Al estudiar los argumentos del recurrente, los motivos planteados en la resolución recurrida y al dar aplicación a las normas legales vigentes sobre la materia, esta Dirección considera que concurren en el presente caso los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal b) del artículo 135 anteriormente citado, por cuanto el signo cuyo registro se solicita carece de distintividad.

La marca tridimensional constituye aquella forma particular o especial de un determinado producto que lo haga distintivo frente a los demás. A este respecto ha dicho la doctrina que, la protección de este tipo de signos depende, en primer lugar de que no estén constituidos por formas usuales o necesarias, y en segundo término, que la forma de que se trata cumpla de manera esencial una función técnica. […] En fin la ausencia de diseños artísticos llamativos en la anterior presentación (sic) hacen que el signo solicitado carezca de la fuerza distintiva requerida para establecerse como marca en el mercado y así, ganar un espacio en la mente de los consumidores.» V.1.3. La Resolución 61614 del 31 de octubre de 2011«Por la cual se resuelve

un recurso de apelación», expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial:

35. Mediante esta resolución, la SIC confirmó la decisión adoptada en la Resolución 53775 del 30 de septiembre de 2010, reiterando que los elementos que conforma la marca TRIDIMENSIONAL solicitada resultan insuficientes para acceder a la protección deseada. En tal sentido, la Delegatura encontró que: «Al respecto, la Delegatura encuentra que el diseño utilizado, la forma del envase tridimensional es percibida por cuenta de los consumidores como un empaque de determinado tipo de productos que presentan la forma anteriormente descrita, forma propia entre otros de las toallas higiénicas, protectores diarios y otros artículos de protección menstrual, de manera que el consumidor al apreciar el diseño tridimensional presentado lo reconocerá como un envase contenedor de los productos descritos, no como indicativa de un origen empresarial determinado.

Por ello, el diseño presentado a registro corresponden a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales y en consecuencia, no resulta distintiva para poder individualizar un determinado producto dentro del mercado, siendo una forma que carece de la distintividad necesaria para ingresar en el mercado, pues el consumidor no estimará que tal diseño corresponda a una marca». 10

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Demandante: Productos Familia S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2. Problema jurídico a resolver

36. Tal y como quedó expuesto en el resumen de los antecedentes del presente

asunto, y atendiendo las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso14, la Sala debe determinar si: i) se aplicó en debida forma los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486; ii) la forma del envase para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos esenciales de toda marca; y, iii) se exigieron requisitos adicionales a los establecidos en la norma comunitaria, al negar el registro del signo tridimensional solicitado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, desconociendo el derecho de audiencia y defensa y el debido proceso. V.3. Análisis de los cargos

37. En el presente asunto, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó los siguientes cargos: i) aplicación indebida del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ii) aplicación indebida del artículo 135 literal c) de la Decisión 486 y, iii) falta de aplicación del artículo 134 de la Decisión 486.

38. Respecto de la violación del artículo 134, la Sala estima no procede el análisis del presunto desconocimiento del mismo, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en los mencionados literales del artículo 135, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

39. En ese sentido, adujo que la marca TRIDIMENSIONAL solicitada es el resultado de combinar una forma, con líneas y gráficas caprichosas que dan lugar a una forma original, novedosa y no común.

40. Por su parte, la SIC sostuvo que «el diseño presentado a registro corresponde a la forma usual del tipo de producto que pretende identificar, presentando diferencias que no se consideran como sustanciales y, en consecuencia, no resulta distintiva para poder individualizar un determinado producto dentro del mercado, siendo una forma que carece de la distintividad necesaria para ingresar en el mercado, pues el consumidor no estimará que tal diseño corresponda a una marca». (Resaltado fuera de texto).

41. De lo expuesto, evidencia la Sala que la controversia gira en torno a determinar si el signo tridimensional solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca TRIDIMENSIONAL. Por tal motivo, la Sala abordará, de manera conjunta, el análisis de los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, en consonancia con la Interpretación Prejudicial emitida para el presente asunto. 14 Interpretación Prejudicial Proceso 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015

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Demandante: Productos Familia S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

42. La Sala comenzara su análisis, con el signo TRIDIMENSIONAL presentado

para registro:

43. De conformidad con la imagen anterior, la Sala procede a examinar si la forma TRIDIMENSIONAL presentada para registro: i) es una marca tridimensional y, ii) si la forma del envase para identificar productos de la Clase 5