CE - 52_110010324000200900642001SENTENCIA20221018143551_TCListadoTitulados133119704107832243-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00642-00 Referencia. Acción de nulidad relativa

Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A.

TESIS: ENTRE EL SIGNO SOLICITADO “E EXTRA” Y LAS MARCAS

PREVIAMENTE REGISTRADAS “ESTRA”, NO EXISTEN SEMEJANZAS DE

LAS QUE SE PUEDA DERIVAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O

ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INDUSTRIAS ESTRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2

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Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 4602 de 30 de enero de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 19020 de 27 de abril de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 32817 de 30 de junio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 26 de diciembre de 2006 la sociedad BASBY INTERNATIONAL LTDA. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “E EXTRA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 354 de la 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes servicios: “[…] Gestión de negocios comerciales, en especial, servicios relacionados con centros comerciales; publicidad; administración comercial; servicios relacionados con la importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de mercancías a través de establecimientos de comercio, almacenes, supermercados, boutiques, almacenes outlet y puntos de venta […]”. 3

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Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.5 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, al igual que la sociedad COLVANES LTDA. presentaron oposición contra el registro solicitado. Ella, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas y nominativas “ESTRA”, previamente registradas a su favor en las clases 17, 20, 21, 27 y 28 de la Clasificación Internacional

de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 4602 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “E EXTRA”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BASBY INTERNATIONAL LTDA. 4º: Que contra la citada decisión interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. primero de ellos, mediante la Resolución núm. 19020 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 32817 de ese año, emanada del

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, literales a) y b), 136, literales a) y h), y 230 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto pasó por alto que la expresión “E EXTRA” no cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad, para ser registrada como marca. Expresó que la referida entidad al momento de realizar el estudio de

registrabilidad no cumplió con la carga de cotejar en conjunto los signos enfrentados. Manifestó que los signos “E EXTRA” y “ESTRA”, ésta última registrada en las clases 17, 20, 21, 27 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan semejanzas en la distribución y comercialización de los productos 5

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. y servicios que identifican, generando confusión en el público consumidor por suponer que provienen de un mismo titular.

Estimó que la coexistencia en el mercado de la expresión “E EXTRA” generaría una confusión indirecta, toda vez que el público llegaría a pensar que la misma se trata de una nueva línea de servicios que ella ofrece. Señaló que desde el punto de vista gráfico, los signos cotejados son percibidos en el mercado de una forma similar, toda vez que en ellos se destacan las expresiones “EXTRA” y “ESTRA”, las que solamente presentan una variación ortográfica en las letras “S” y “X”; no obstante, tienen una misma pronunciación, lo que las hace fonéticamente confundibles entre sí. Sostuvo que la sociedad BASBY INTERNATIONAL LTDA., al solicitar el registro del signo “E EXTRA”, busca aprovecharse del prestigio que ostentan sus marcas en el mercado, causando confusión por asociación entre los consumidores. Concluyó que los factores legales a tenerse en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida fueron cumplidos a cabalidad, dado 6

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que quedó probada la notoriedad de sus marcas en las diferentes clases en las que se encuentran registradas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que el signo cuestionado “E EXTRA” y las expresiones opositoras, apreciadas en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir en error al público consumidor, por cuanto si bien es cierto que coinciden en la incorporación de la letra “E”, también lo es que el diseño del registro solicitado permite su diferenciación de las demás. Asimismo, la palabra “EXTRA” es la que más sobresale en el conjunto marcario, por lo tanto tienen un impacto visual diferente en la mente del consumidor. Aseguró que la expresión objeto de controversia tiene suficiente distintividad para otorgarse su concesión, aclarando que sobre las 7

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. expresiones aisladas no hay derecho de uso exclusivo, por ser de uso común.

II.2. La sociedad BASBY INTERNATIONAL LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las marcas en conflicto, comparadas en conjunto, no presentan semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error en cuanto a su origen empresarial. Aseguró que la expresión “EXTRA” se ha usado desde 1989, ofreciendo

con ella productos y servicios de forma continua e ininterrumpida, lo que da cuenta que los signos “EXTRA” y “ESTRA” han coexistido de manera pacífica en el mercado. Sostuvo que el término “EXTRA” ha sido registrado por diferentes empresas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa es que de uso común y que no puede ser exclusiva para alguien en particular. 8

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Indicó que no desconoce la trayectoria en el mercado de la actora; sin embargo, la presunta notoriedad de su marca “ESTRA” no ha sido reconocida por ninguno de los países miembros que hacen parte de la Comunidad Andina. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. El MINISTERIO PÚBLICO solicitó desestimar las pretensiones de la demanda. Indicó que entre las marcas cotejadas no existe similitud alguna, pues desde el punto de vista fonético no presentan semejanzas en su pronunciación, ya 9

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. que la inclusión de las letras “X” y “S”, hacen que no tengan la misma sonoridad.

Asimismo, tampoco existe similitud ideológica o conceptual, pues las mismas presentan conceptos propios que llevan al público consumidor a que pueda

identificarlas y diferenciarlas en el mercado. De otra parte, desde el punto de visto ortográfico, la expresión objeto de controversia cuenta con elementos que permiten que el consumidor no incurra en confusión al momento de adquirir los servicios que ella identifica. IV.-2. La actora, en esta etapa procesal, guardó silencio. IV.-3. La SIC y la sociedad BASBY INTERNATIONAL LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo E EXTRA (mixto) y la marca ESTRA (mixta y denominativa) podrían ser confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo 7 Proceso 392-IP-2019 11

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo E EXTRA (mixto) y la marca ESTRA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el

cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del

consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 13

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: […] c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o

concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado E EXTRA (mixto) y la marca ESTRA (denominativo),

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico a). Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b). Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos desarrollados en el párrafo 2.3 del

presente acápite. […]

4. Palabras de uso común en la conformación de marcas 4.1. En el presente caso se argumentó que el término EXTRA que conforma el signo solicitado E EXTRA (mixto) es débil o de uso común.

Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. […] En el marco del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 15

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. 4.7. Si bien la norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ellos, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […] 4.10 Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido

a que carecen de fuerza distintiva. […] 4.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

5. Coexistencia pacífica de signos 5.1. El demandante señaló que los signos en conflicto han coexistido desde hace veintidós (22) años, sin configurarse algún tipo de confusión en el mercado. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de marcas” o “coexistencia pacífica de signos”. […] En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un período razonable de tiempo para su efectiva

incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado con la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparen los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe ser complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 6.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias ESTRA (mixta y denominativa), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición […] 6.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 17

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La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada.

[…] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La notoriedad del signo solicitado a registro […] La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]

7. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 7.1. Se alegó que existe conexión entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que le corresponde analizar este tema. […] 7.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

[…] 18

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 7.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o

servicios. […] 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 4602 de 2009, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “E EXTRA”, a la sociedad BASBY INTERNATIONAL LTDA., para distinguir los siguientes servicios: “[...] gestión de negocios comerciales, en especial, servicios relacionados con 19

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. centros comerciales; publicidad; administración comercial; servicios relacionados con la importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de mercancías a través de establecimientos de comercio, almacenes, supermercados, boutiques, almacenes outlet y puntos de venta [...]”, comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación

Internacional de Niza. Al respecto, la actora adujo que dicho signo es similarmente confundible con sus marcas mixtas y nominativas “ESTRA”, registradas en las clases 17, 20, 21, 27 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, alegó que los factores legales a tenerse en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida fueron cumplidos a cabalidad, dado que quedó probada la notoriedad de sus marcas en las diferentes clases en las que se encuentran registradas. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta

Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 135, literal g), 136, literales a) y h), 151, 20

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. 224 y 2288 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”, no así la interpretación de los artículos 134, 135, literales a) y b), “[…] por cuanto no es materia de controversia el concepto de marca ni la irregistrabilidad de una marca por falta de distintividad intrínseca ni las demás causales de irregistrabilidad […]”.

El texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; [...] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido 8 Los artículos 135, literal g), 151, 224 y 228 fueron interpretados de oficio por el Tribunal.

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Actora: INDUSTRIAS ESTRA S.A. cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o

fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como acti