CE - 57_110010324000201000194001SENTENCIA20221013100859-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00194-00 Referencia. Acción de nulidad

Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE

LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE

CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “MC”, “MAC

POLLO” Y “MC POLLO SU POLLO RICO”, TENIENDO EN CUENTA

EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN

UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 10345 de 27 de febrero de 2009, 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00194-00

Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 25393 de 22 de

mayo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 36786 de 24 de julio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 4 de marzo de 2005, la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. solicitó el registro como marca del signo nominativo “MC”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: ““[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que el signo “MC” era confundible con las marcas “MAC POLLO” y “MC POLLO SU POLLO RICO”, previamente registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como con los nombres comerciales “MAC POLLO” y “MC POLLO”, de su propiedad. 3º: Indicó que las sociedades MANUFACTURAS ALIMENTICAS COLOMBIANAS LTDA. y MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED también presentaron oposición. La primera, con fundamento en que el signo solicitado era confundible con las marcas “MAC” y “GUISAMAC”, registradas en las clases 1ª, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza y con el nombre comercial “MANUFACTURAS ALIMENTICAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC” de las cuales es titular; y la segunda, por cuanto la expresión carecía de distintividad, teniendo en cuenta que era un término comúnmente utilizado para definir artículos incluidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Manifestó que mediante Resolución núm. 10345 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada su oposición y la presentada por la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICAS

5 Hoy Dirección de Signos Distintivos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

COLOMBIANAS LTDA; y fundada la formulada por la sociedad MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED. En consecuencia, denegó el registro del signo “MC”, solicitado por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. 5º: Adujo que contra la citada resolución interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 25393 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución 36786 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro del signo “MC”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto la expresión “MC” se encuentra en las marcas registradas “MAC POLLO” y “MC POLLO SU POLLO RICO”, las cuales se han posicionado en el mercado durante mucho tiempo y gozan de notoriedad y uso sostenible,

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. continuo e ininterrumpido, al igual que los nombres comerciales “MAC POLLO” y “MC POLLO”.

Aseguró que el signo objeto de conflicto carece de fuerza distintiva, por cuanto no tiene capacidad o aptitud para distinguirse y/o diferenciarse de productos o servicios de otros oferentes, habida cuenta que “MC” resulta similarmente confundible con sus marcas previamente registradas. Sostuvo que entre los signos enfrentados existen semejanzas fonéticas e ideológicas que pueden inducir al público en error, por lo que no es de recibo el argumento expuesto por la SIC según el cual el único elemento coincidente es una expresión inapropiable, esto es, “MC” y “MAC”, presentes en las marcas previamente registradas. Reiteró que el signo “MC” no es suficientemente distintivo, toda vez que tiene una gran similitud con las marcas registradas, las cuales contienen el prefijo “MC” y “MAC”, que es el elemento característico de cada una de ellas, por cuanto la palabra “POLLO” es un sustantivo secundario y accesorio. Manifestó que la coexistencia de los signos enfrentados genera riesgo de confusión y perjudica al consumidor, toda vez que puede verse inducido Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. a cometer un error selectivo restringiendo la oferta y la demanda en el mercado.

Agregó que resulta contradictorio que la SIC indique, en los actos acusados, que la expresión “MC” es de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, a su vez, resulte registrable. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al abstenerse de reconocer la exclusiva titularidad que ostenta respecto de las expresiones “MC/MAC”, lesionó sus derechos de propiedad industrial de los cuales es titular. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 84 del CCA, debido a que existe un alto grado de similitud entre las marcas enfrentadas, por lo que se incurrió en una falsa motivación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que entre las marcas enfrentadas no existen semejanzas susceptibles de inducir a error al público consumidor, el cual, además, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. podrá identificar y diferenciar la una de la otra con toda claridad, ya que coexisten pacíficamente en el mercado desde hace varios años.

Indicó que no erró al señalar que el uso de la palabra “MC” no puede, de ninguna forma, ser apropiada por una sociedad y/o persona natural, habida cuenta que la misma es comúnmente utilizada por los empresarios para distinguir sus productos y/o servicios. Sostuvo que aunque la marca cuestionada “MC” es registrable, por cuanto cumple con la función principal de las mismas, esto es, la función diferenciadora, de manera que el consumidor promedio colombiano, destinatario de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, podrá diferenciarla con toda claridad en el mercado de los bienes identificados con las marcas “MAC POLLO” y “MC POLLO SU POLLO RICO” de la actora. Arguyó que las marcas previamente registradas contienen una expresión “MAC/MC” que son de común utilización por parte de los empresarios para distinguir sus productos, por lo que la actora únicamente goza de derechos marcarios respecto de la unidad del conjunto y no sobre cada expresión aisladamente considerada. Agregó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ya había registrado las marcas “MC” con anterioridad en las clases 32 y 43 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales coexisten pacíficamente con los signos de AVIDESA MAC POLLO S.A.

Mencionó que no es cierto que la actora tenga un mejor derecho sobre las partículas “MC/MAC”, dado que al momento de conceder las marcas previamente registradas, le hizo saber que dichas partículas eran de uso común y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva. II.2. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. no podía fundar un derecho adquirido sobre la expresión “MAC/MC”, sin ser titular de un registro marcario sobre la misma, por lo que, de no existir tal derecho, la SIC mal podría defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido. Adujo que no es cierto que la SIC haya determinado que la expresión “MAC/MC” sea inapropiable o que nadie pueda ser titular de la misma, sino que la entidad demandada lo que hizo fue señalar que, aunque procedía el registro de la marca cuestionada “MC”, su titular debía aceptar la posibilidad de que terceros pudiesen incorporar en sus Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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marcas dicha partícula, por ser débil, junto con otros elementos diferenciadores o adicionales. Anotó que obtuvo el registro del signo cuestionado, debido a que demostró que la marca “MC” es distintiva para identificar los productos que ofrece en el mercado, sin que ello generara riesgo de confusión o asociación con otros signos distintivos. Que lo anterior demuestra que la marca “MC” es el principal elemento distintivo de los signos registrados a favor de ella, pues designa todo su portafolio marcario y los productos que ofrece al público consumidor. II.2. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que las expresiones “MAC/MC” son de su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. propiedad privada, de manera que las mismas resultan inapropiables por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Indicó que la carencia de distintividad de la marca cuestionada “MC”

obedece a que, a su juicio, reproduce totalmente el elemento dominante de sus marcas que contienen las expresiones “MAC/MC” de las cuales es titular. IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas previamente registradas “MAC POLLO” y “MC POLLO SU POLLO RICO” y la cuestionada “MC” cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan cualquier riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que el consumidor promedio no tendría dudas acerca del origen empresarial de los productos que éstas identifican. Adujo que la actora no argumentó ni probó dentro de la correspondiente actuación administrativa, -cuando era oportuno hacerlo-, lo referente a la notoriedad de la marca “MAC POLLO” sobre la cual alega ante el Consejo de Estado su titularidad. IV.3.- La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la demandante no contaba ni cuenta con derechos de exclusividad sobre la expresión "MC" individualmente considerada, por lo que no podía impedir el registro de la misma.

Que, además, el presente debate versa sobre la registrabilidad de la marca

nominativa “MC” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y no de discutir cuál fue la primera sociedad en obtener un registro de marca con el prefijo “MAC” o “MC”, para identificar productos o servicios relacionados con alimentos. IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22328 de 3 de octubre de 2022, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Alegó que las marcas objeto de controversia no guardan similitud, pues el signo previamente registrado, “MAC POLLO”, está conformado por dos palabras que contienen ocho letras, cinco consonantes y tres vocales; y que el signo “MC POLLO SU POLLO RICO”, se compone de cinco palabras, 18 letras, 11 consonantes y siete vocales, mientras que la marca solicitada tiene dos letras consonantes que componen una sola palabra. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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Manifestó que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras “POLLO” y “POLLO SU POLLO RICO”, que aumentan la diferenciación ortográfica; y que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre las expresiones enfrentadas, pues al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se escuchan diferente. Que, en suma, los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, pues si bien es cierto que comparten la expresión “MAC

/ MC”, también lo es que las marcas “MAC POLLO” y “MC POLLO SU POLLO RICO” acompañan a la expresión enunciada, permitiendo que el consumidor promedio pueda diferenciarlas. Agregó que, en una oportunidad anterior, esto es, en sentencia de 22 de octubre de 2021, el Consejo de Estado se pronunció frente a las marcas en conflicto “MAC POLLO”, “MC DONALD’S”, “RONALD MCDONALD”, “MC. RIB” y “MC DONALD’S DESIGN”, concluyendo que aunque compartían la partícula “MAC” o la contracción “MC”, no existía semejanza ortográfica, visual o fonética entre éstas que generara confusión entre el público consumidor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

IV.5.- En esta etapa procesal, la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y

gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MC (denominativo) y las marcas MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), MAC POLLO (mixta); y además, el nombre comercial MAC POLLO (mixto) las enseñas comerciales MAC POLLO (mixtas y denominativas), son confundibles o no, es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 6 Proceso 496-IP-2020. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. a) sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que

dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MC (denominativo) y enseñas comerciales MAC POLLO (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. ideológico debe estar complementado con otros criterios para

determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro MC (denominativo) y las enseñas comerciales MAC POLLO (denominativas).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

4. Signos conformados por denominaciones de uso común 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que las expresiones MAC y MC son de uso común para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar productos o servicios de que se trate. 4.3. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones

comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. 4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.6. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio

de otra clase. […]

5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

[…] Definición […] 5.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 5.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no

taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

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Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A. j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 5.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 5.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para dem