CE - 6_110010324000201100199001SENTENCIA20221031092227-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2011-00199-00

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: CCM, IP S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado Colombina S.A.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Propiedad Industrial / Registro Marcario / Examen de Registrabilidad / Reglas de Cotejo marcas mixtas con nominativas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó la sociedad CCM, IP S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 53756 del 30 de septiembre de 2010, 67322 del 30 de noviembre de 2010 y 71576 del 22 de diciembre de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SICnegó la solicitud de registro de la marca «INDIO» (mixta) presentada por la sociedad CCM, IP S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad CCM, IP S.A. presentó demanda

en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 53756 del 30 de septiembre de 2010, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca INDIO (mixta), para identificar productos de la clase 32 de la clasificación Internacional, específicamente “cervezas”. 1 El 26 de abril de 2011, Folios 19 a 33 cuaderno principal. 2

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2. Se anule igualmente la Resolución No. 67322 del 30 de noviembre de 2010, por medio de la cual se confirma la decisión contenida de la Resolución No. 53756 del 30 de septiembre de 2010.

3. Se declare la nulidad de la Resolución No. 71576 del 22 de diciembre de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirma la decisión contenida en la Resolución No. 53756 del 30 de septiembre de 2010, por medio de la cual se negó el registro de la marca INDIO (MIXTA), en clase 32, a favor de la

sociedad CCM, IP S.A.

4. Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones anteriormente enunciadas, y a título de establecimiento del derecho, solicito que se otorgue

el registro de la marca INDIO (mixta), a la sociedad CCM, IP S.A., para identificar “cervezas”, producto de la clase 32 de la Clasificación Internacional y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio (sic) la Secretaría General, otorgar el número de certificado de registro respectivo, y expedir el correspondiente certificado de registro.» (Resaltado de texto original) I.2. Los hechos

2. La sociedad CCM, IP S.A., en adelante CCM, el 8 de marzo de 2010, presentó ante la SIC, solicitud de registro de la marca «INDIO» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional, la cual se tramitó bajo el número de expediente 10-027175. La marca en mención es la

siguiente:

3. La solicitud de registro fue publicada por la SIC en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 615 de 20 de abril de 2010. Dentro del término legal correspondiente, no se presentaron oposiciones por parte de terceros en contra de la solicitud de registro de la referida marca.

4. Mediante la Resolución 53756 de 30 de septiembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó la solicitud de registro, al considerarlo confundible con la marca «LA INDIA» (nominativa) registrada a favor de la sociedad Colombina S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor internacional.

5. Contra dicha decisión, la sociedad CCM interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

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6. El 30 de noviembre de 20102, la directora de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 63722 confirmó la decisión de instancia y concedió el recurso de apelación.

7. El 22 de diciembre de 20103, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 71576 confirmó la decisión impugnada.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación I.3.1. Normas violadas

8. La sociedad demandante manifestó que la SIC al expedir los actos acusados vulneró las siguientes normas: - Artículo 1344, 1365 literal a), 1376 y 1547 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comunidad Andina. I.3.2. El concepto de violación

9. La Sociedad demandante sostuvo que la SIC había incurrido en un error de derecho al no aplicar el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 y negar el registro de la marca mixta «INDIO»8 solicitado por la sociedad CCM. Adujo que el signo solicitado reúne los requisitos esenciales de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad, para ser registrado como marca.

10. Arguyó que, además, la SIC desconoció, por indebida interpretación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Refirió que la SIC había realizado el 2 «Por la cual se resuelve un recurso de reposición», dictada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión contenida en

la Resolución 53756 del 30 de septiembre de 2010. 3 «Por la cual se resuelve un recurso de apelación», dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 53756 del 30 de septiembre de 2010. 4 «Artículo 134A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.» 5 «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].»

6 «Artículo 137. Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.» 7 «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.» 8 Mediante Resolución 53756 del 30 de septiembre de 2010. 4

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio análisis en contravía de los criterios de comparación marcaria, desarrollados y establecidos vía doctrinaria y jurisprudencial, al haber fragmentado los signos en estudio.

11. A su juicio, al momento de realizar el cotejo de los signos, la SIC desconoció las reglas comunitarias, pues en lugar de realizar una comparación del conjunto marcario de cada uno de los signos, se centró en uno solo de los elementos, desconociendo los demás que le otorgaban distintividad. Aseguró que, la SIC al haber desatendido el conjunto marcario, obvió los componentes principales de la marca y las diferencias notorias que se presentan entre los signos.

12. Sostuvo que, en el presente asunto, dicho conjunto se hizo a un lado en el cotejo marcario, para centrarse en la partícula «INDI» que comparten los signos, cuando de la sola confrontación de la totalidad de cada signo, resultaba contraevidente la diferencia entre éstos.

13. En tal sentido, señaló que las marcas en cotejo no son confundibles, pues a pesar

de compartir la partícula «INDI», se evidencian «[…] radicales diferencias de carácter ortográfico, fonético y principalmente visual».

14. Frente al carácter conceptual, mencionó que la expresión «LA INDIA» puede ser percibida por el consumidor como la designación del país del continente asiático que lleva ese nombre, mientras que, por su parte, «INDIO», tal y como lo dedujo la SIC, designa al «indígena del América y las personas que hoy se les considera descendientes de aquél».

15. Destacó que la doctrina y la jurisprudencia marcaria han dado gran relevancia al aspecto conceptual entre dos signos al momento de determinar la posible confundibilidad entre ellos. Resaltó que, debido a que el significado de las palabras es un elemento que genera un impacto más certero en la mente del consumidor -en tanto el público recuerda y diferencia con mayor facilidad aquellas expresiones que contienen o evocan un determinado concepto-, es determinante para descartar la confundibilidad entre signos.

16. Así, concluyó asegurando que los signos analizados «pueden coexistir pacíficamente en el mercado nacional, toda vez que es el elemento semántico, el criterio de mayor preponderancia al momento de estudiar y al ser perceptible de manera diferente en ambos signos».

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

17. La SIC a través de apoderado judicial contestó la demanda y solicitó desestimar las pretensiones de la misma, con base en los argumentos que a continuación se

sintetizan:

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18. Puso de presente que el signo mixto «INDIO» se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto se está evitando una confusión entre marcas que amparan los mismos productos, contenidos en la clase 32 del nomenclátor internacional.

Aseguró que la coexistencia de las marcas «INDIO» y «LA INDIA» en un mismo mercado puede generar confusión en el consumidor o inducirlo a error por asociación, al suponer que tienen el mismo origen empresarial.

19. Indicó que para el cotejo marcario había acatado todas las reglas que la jurisprudencia comunitaria dictaban en los casos de comparar marcas mixtas con nominativas.

20. Explicó que, para el caso, se determinó que en el signo mixto primaba el elemento nominativo sobre el gráfico, y que, en consonancia con ello, había efectuado el análisis propio de las marcas nominativas.

21. Puso de presente que el signo solicitado, «INDIO» reproducía la mayoría de las letras que distinguen a la marca nominativa, «LA INDIA», previamente registrada a favor de la sociedad Colombina S.A. Señaló que los signos, vistos en forma conjunta, presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales que los hace confundibles entre sí.

22. Anotó que, como quiera que las expresiones «INDIO» / «LA INDIA» son

similares y ambos signos coinciden en distinguir uno de los productos que amparan de la clase 329 del nomenclátor internacional – cerveza –, por lo que comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, además de existe riesgo de que los consumidores confundan el origen empresarial.

23. Puso de presente que, si bien existen diferencias entre los signos, éstas no son de tal magnitud que permitan dirimir las semejanzas establecidas entre los signos.

En ese sentido, sostuvo que los elementos adicionales del signo solicitado para registro no son de fácil recordación por lo que no le permiten al consumidor diferenciarlo de la marca previamente registrada, por contener en su totalidad el elemento principal del signo registrado.

24. Así las cosas, concluyó que el signo «INDIO» (mixto) está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

II.2. Intervención del tercero interesado - sociedad Colombina S.A.

25. La sociedad Colombina S.A., a través de apoderado judicial10, en el término para contestar la demanda, remitió escrito manifestando que no deseaba hacerse parte dentro del proceso en calidad de tercero interesado. 9 «cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas». 10 Folio 92 cuaderno principal.

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III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, -en adelante el Tribunal de Justicia-, emitió la Interpretación Prejudicial 594-IP-2016 del 26 de junio de 201711, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

27. En la mencionada interpretación judicial señaló que se analizaría únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, al considerar que es el que corresponde aplicar al caso concreto sobre la confusión entre dos signos.

Consideró que los artículos 134, 137 y 154 no eran aplicables al asunto objeto de estudio. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido del artículo 136 literal a), llegó a las siguientes conclusiones: «[…] Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales12. […] 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir. cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su anidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente

realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión de asociación. 1.7. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]. 1.8. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se 11 Folios 152 a 165 cuaderno principal. 12 «Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.» 7

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento.

1.9. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. […]» (Resaltado fuera de texto original)

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto del 27 de septiembre de 201713, se corrió traslado a las partes intervinientes para que, en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en al artículo 210 del Código Contencioso

Administrativo.

29. La parte demandante intervino14 reiterando, en esencia, sus argumentos expuestos en la demanda, y, adicionalmente, para poner de presente que, para decidir, debía tenerse en consideración que la marca nominativa «LA INDIA» había sido cancelada por la SIC mediante Resolución 44900 del 29 de agosto de 2011.

Por tal motivo, adujo, debía declararse la nulidad de los actos administrativos en tanto ya no había marca contra la cual realizar el cotejo marcario y habían desaparecido los motivos que dieron fundamento a los actos administrativos demandados.

30. La SIC, a través de apoderado judicial presentó alegatos de conclusión15, reiterando los argumentos de la contestación e indicando que el signo «INDIO»

(mixto) se encontraba dentro de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

31. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 13 Folio 167 cuaderno principal. 14 Folios 174 a 179 cuaderno principal. 15 Folios 168 a 169 reverso cuaderno principal.

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V.2. Cuestión previa

33. Encuentra la Sala que la parte demandante en los alegatos de conclusión señala que la marca nominativa «LA INDIA» fue cancelada por la SIC, mediante la Resolución 44900 de 29 de agosto de 2011, por no uso. En ese sentido, solicitó tener en consideración dicha circunstancia para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, en tanto habían desaparecido los fundamentos de hecho para negar la solicitud de registro de la marca mixta «INDIO».

34. Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que la cancelación de la marca nominativa «LA INDIA» es posterior a los actos administrativos cuya legalidad se cuestiona en el presente asunto. Por tal motivo, para el momento en que fueron expedidos, el registro de la marca nominativa «LA INDIA» se encontraba vigente y, en tal virtud, goza de presunción de legalidad.

35. La Sala recuerda que es jurisprudencia pacífica de esta Corporación la que ha sostenido que el juicio de legalidad de los actos administrativos se hace conforme con las circunstancias fácticas y jurídicas vigentes al momento de su expedición16.

36. Finalmente, la Sala ha de precisar que, en los casos de nulidad y restablecimiento del derecho en materia marcaria no se dan los presupuestos legales para la aplicación de inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, desarrollados por la jurisprudencia comunitaria y la Sala17, al no tratarse de la acción nulidad relativa allí consagrada. 16 Ver entre otras las sentencias: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, Consejero ponente: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), Radicación número: 11001-03-24-000-2018-00387-00 Y 11001-0324-000-2018-00399-00 (acumulados); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00262-00. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicación

11001032400020120029500. Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. «[…] 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren

dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”. Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57. Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja. Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la

jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]” (Destacado fuera del texto) 9

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V.3. Problema Jurídico

37. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad CCM, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 53756 de 30 de septiembre de 2010, 67322 de 30 de noviembre de 2010 y 71576 de 22 de diciembre de 2010, a través de las cuales la SIC negó la solicitud de registro de la marca «INDIO» (mixta) a favor de la sociedad CCM, para identificar «cerveza» producto comprendido en la clase 32 del nomenclátor internacional.

38. La parte actora señaló que los actos acusados son nulos, en tanto que la SIC desconoció las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, al considerar que debió conceder el registro del signo (mixto) «INDIO» a la sociedad CCM, esto es, al tener distintividad y no generar riesgo de confundibilidad con la marga previamente registrada «LA INDIA» (nominativa).

V.4. Las causales de irregistrabilidad en estudio V.4.1. Violación de los artículos 134, 137 y 154 de la Decisión 486 de 2000

39. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134, 136 literal a), 137 y

154 de la Decisión 486, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del mencionado artículo 136.

40. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a desarrollar lo relacionado con la vulneración del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, en razón a que considera que la marca «INDIO» difiere de la marca «LA INDIA» y no genera riesgo de confundibilidad con ésta.

41. En ese orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento de los artículos 134, 137 y 154 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a), tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial que rindió en el proceso de la referencia.

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.4.2. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

42. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]» V.5. Examen de registrabilidad

43. De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

44. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

45. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que «la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»18.

46. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

V.6. De las reglas de cotejo marcario

47. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria19 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo

tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 19 Ibídem. 11

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Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación

con la categoría de bienes o productos […]». (Resaltado fuera de texto)

48. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta, en el conjunto del signo, los aspectos de orden visual, ortográfica, fonético y conceptual.

V.7. El caso concreto

49. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.7.1. Comparación de los signos

50. Los signos enfrentados sin los siguientes: Marca registrada Signo solicitado Clase 32 Clase 32

«LA INDIA»

(nominativa) Registro 349.831 «INDIO» (Mixta)

51. Una vez verificado que las marcas en controversia son una nominativa y una mixta, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidore