CE - 63_110010324000201000010001SENTENCIA20220929101839_TCListadoTitulados133113775760966012-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidos (22) de septiembre de dos mil veintidos (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: McDonalds International Property Company Ltd,

Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.

Productos MAC Tema: Reiteración de jurisprudencia – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Marcas: MC y MC. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que presentó la sociedad McCormick & Company Incorporated –en adelante McCormick-, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 36787 de 24 de julio de 2009, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio –en adelante SIC, revocó la Resolución 14500 de 30 de marzo de 2009 y, en su lugar, negó el registro de la marca «MC», para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 7 de diciembre de 20091, adicionada el 18 de enero de 20002, la apoderada judicial de McCormick presentó demanda en ejercicio de la

1Folios 229 a 253 cuaderno principal 2Folios 499 a 532 cuaderno No. 2

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Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio acción de nulidad y restablecimiento del derecho3 consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo4 en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1. Que se declare nula la Resolución No 36787, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 24 de Julio de 2009, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 14500 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 30 de Marzo de 2009, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad MCDONALDS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, Ltd. en contra de la solicitud de registro de marca MC (mixta) en la clase 30; y, b) Se negó el registro de la marca MC (mixta), para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” en la Clase 30

Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad MCCORMICK & COMPAÑY, INCORPORATED. c) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

2. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad McCORMICK & COMPAÑY, INCORPORATED, se ordene lo siguiente: a) Que se declare infundado el escrito de Oposición presentado el día 13 de Enero de 2006, por la sociedad M DONALS’S INTERNATIONAL

C PROPERTY COMPANY Ltd. b) Que se confirmen las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos. 14500 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de marzo de 2009, y 25398 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 22 de mayo de 2009. 3 La Resolución 36787 del día 24 de julio de 2009, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa. Fue notificada por internet el 30 de julio de 2009 y por listado informativo núm. 133 fijado el 3 de agosto de 2009 y desfijado el 18 de agosto de 2009. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaron a correr al día hábil siguiente de la notificación, es decir el día 19 de agosto de 2009. Como la demanda fue presentada el día 7 de diciembre de 2009 (folio 253), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal. 4 ARTICULO 85. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del

acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente […] 3

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) Que se conceda el registro de la marca MC (mixta) en la Clase 30

International a nombre de McCORMICK & COMPAÑY, INCORPORATED, por no presentar semejanzas respecto de las marcas fundamento de oposición, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, toda vez que cada una cuenta con elementos que permiten diferencias. Por lo anterior, el consumidor no se confundirá al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre sus marcas». I.2. Los hechos

2. Manifestó que el día 21 de octubre de 2005, la sociedad McCormick solicitó el registro de la marca «MC» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Mencionó que el día 5 de noviembre de 2005, se publicó el extracto de la solicitud de registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 558, bajo el número de publicación 1486.

3. Expresó que el día 6 de enero de 2006, la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., presentó oposición al considerar que el signo

solicitado era confundible con sus marcas «MAC» en las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional.

4. Así mismo, el día 13 de enero de 2006, la sociedad Distribuciones MG S.A., presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento con la marca «MG» en la clase 30 del nomenclátor internacional.

5. Por su parte, la sociedad McDonalds International Property Company Ltd –en adelante McDonaldspresentó oposición con fundamento en los siguientes registros marcarios: RONALD MACDONALD, clase 29, registro 97409; RONALD MACDONALD, clase 30, registro 97410; MCCAFE, clase 43, registro 266713; MCOFERTA, clase 43, registro 286094; MCAHORRO, clase 43, registro 331206; MCCOMBO, clase 42, registro 255316; MCDONALDLANDIA, clase 42, registro 219491; RONALD MACDONALD, clase 32, registro 97061; BIGMAC clase 30, registro 113203; EGG MCMUFFIN, clase 29, registro 148317; MCRIB clase 30, registro 141552; MCMARINA, clase 30, registro 226243; CHIKEN MCNUGGETS, clase 29, registro 113204; AUTOMAC, clase 42, registro 264851; MCDONALDS, clase 30, registro 108834; MCMUFFIN clase 30, registro 172239; MAYOR MCCHEESE, clase 42, registro 129966;

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Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio MCNUGGETS, clase 29, registro 172240; MCFLURRY, clase 29, registro

266942; MCPOLLO, clase 30, registro 231607; MCCOMBO, clase 32, registro 181233; MCDONALDS, clase 42, registro 83319; MCDONALDS, clase 30, registro 107818; MCDONALDS, clase 32, registro 98395; MCWORLD, clase 42, registro 190492; MCDONALDS, clase 29, registro 98394; MCNIFICA, clase 30, registro 214941; MCENTREGA, clase 42, registro 216317; MCDONALDS EXPRESS, clase 42, registro 268464; BIC MAC, clase 42, registro 218711; MCJUNIOR, clase 30, registro 375257; MCINTERNET, clase 43, registro 270164; RONALD MACDONALD, clase 42, registro 98547; «MC», clase 30, registro 385028; «MC», clase 32, registro 162552 y; «MC», clase 43, registro 342330.

6. Indicó que mediante la Resolución 14500 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda, McDonalds International Property Company Ltd y, Distribuciones MG S.A., concediendo el registro de la marca «MC» (mixta) en la clase 30 del nomenclátor internacional, a favor de McCormick.

7. Señaló que, dentro del término legal, las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., McDonalds International Property Company Ltd. y, Distribuciones MG S.A., interpusieron recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de la Resolución 14500 de 30 de marzo de 2009.

8. Informó que mediante la Resolución 25398 de 22 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 14500 del 30 de marzo de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación.

9. Finalmente, puso de presente que mediante Resolución 36787 de 24 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, revocó la decisión contenida en la Resolución 14500 del 30 de marzo de 2009, en el sentido de declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda, y Distribuciones MG S.A. y fundada la oposición presentada por la sociedad McDonalds International Property Company Ltd, negando el registro de marca solicitada.

I.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

10. Manifestó que con la expedición del acto administrativo se violaron los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión

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Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la Comunidad Andina, al negar el registro de signo «MC» (mixto), clase 30, con fundamento en la marca previamente registrada «MC» (nominativa), clase 30, registro 385028; cuya titularidad está en cabeza de la sociedad McDonalds

International Property Company Ltd.

11. Sostuvo la actora que la marca «MC» es una marca derivada de las marcas ya registradas McCormick (Mixtas), en tanto que su diseño coincide en su

totalidad con el diseño utilizado en las marcas «McCormick» (Mixtas) con registros 830595, 944216, 830607,1876018 y 1877349, que protegen productos de la clase 29, 30, 31, 29 y 30, respectivamente, las cuales fueron registradas en la clase 29 y 31 desde el año 1974 y, en la clase 30 desde el año 1979.

12. Manifestó que la marca goza de suficiente distintividad para ser registrada, pues se trata de un diseño caprichoso de las letras M y C, unidas de manera distintiva, con una letra única que no corresponde a ninguna fuente comúnmente conocida.

13. Resaltó que el consumidor al observar la marca «MC», la recordará por sí misma, sin necesidad de relacionarla con alguna otra MC de terceros, lo que demuestra que el signo goza de una distintividad suficiente que le permitiría ser registrada.

14. Afirmó que la marca «McCormick» es notoria, por cuanto su uso es regular, extenso y altamente publicitado en países alrededor de todo el mundo por más de setenta años, lo cual se encuentra acreditado. Por tal efecto, la marca «MC»

(Mixta) goza de una protección legal que la ley le reconoce.

15. Mencionó que la marca solicitada y los signos fundamento de la negación del registro, no son similarmente confundibles, pues la marca solicitada al ser derivada de la marca «McCormick» (mixta) notoriamente conocida, le otorga distintividad, lo cual le permite al consumidor diferenciarlas. Es así como, el público consumidor asocia el signo solicitado con las marcas «McCormick», con ocasión de la trayectoria que tiene en el mercado de productos alimenticios

desde hace más de setenta años. 5 Vigente hasta el 16 de agosto de 2029 6 Vigente hasta el 29 de agosto de 2024 7 Vigente hasta el 16 de agosto de 2029 8 Vigente hasta el 8 de abril de 2026 9 Vigente hasta el 8 de abril de 2026 6

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. Expresó que la expresión «MC» es una expresión de uso común, lo cual impide a que McDonalds pueda alegar un derecho exclusivo sobre ella, a menos que contenga elementos adicionales que le agreguen distintividad. En el caso del signo «MC», al ser una marca derivada de las marcas McCormick previamente registradas y actualmente vigentes, goza de suficiente distintividad como para ser registrada.

17. Destacó que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 135 comunitario, por cuanto la marca «MC» (Mixta) cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser registrada. Precisó, que el diseño de la marca solicitada es completamente caprichoso y novedoso frente a las marcas «McDonalds» del opositor, por lo que las diferencias que se presentan entre ellas, permitirá al consumidor diferenciarlas a simple vista sin llegar a relacionarlas entre sí. Por tal razón, las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado, sin crear riesgo de confusión que pueda inducir a error al consumidor.

18. Precisó que la marca solicitada ampara productos específicos no comercializados en los mismos establecimientos que utiliza el opositor. Además, están dirigidos a consumidores particulares, quienes prestan especial atención al momento de elegir el producto de su interés, razón por la cual, la

administración debió aplicar el principio de especialidad y conceder el registro marcario solicitado para amparar productos de la clase 30.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio.

19. La SIC mediante apoderado judicial contestó la demanda10, manifestando que el acto administrativo acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria, por lo que considera que no se transgrede las disposiciones contenidas en la Decisión 486 de 2000.

20. Argumentó que una vez realizado el cotejo marcario, evidenció que el elemento predominante en el signo negado es el denominativo. En esa medida y siguiendo los criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que una vez efectuado el examen de registrabilidad entre los signos en conflicto «MC» clase 30 y «MC» utilizada por «McDonalds», clase 30, se observa que comparten la partícula MC. En consecuencia, encontró que el signo solicitado al no ser distintivo, puede inducir a error al público consumidor. Por esta razón, no era

10 Folios 229 a 253 cuaderno No. 1 7

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio posible permitir la coexistencia del mismo con las marcas previamente registradas, razón por la cual, no se concedió el registro marcario.

21. Señaló que las marcas enfrentadas, contienen cada una de ellas dentro de sus conjuntos gramaticales, una palabra idéntica, cuya pronunciación de las

sílabas de cada conjunto, suenan semejante en su dicción, lo que permite concluir que definitivamente no es distintivo.

22. Puso de presente que el signo solicitado «MC» está relacionado con los productos de la marca opositora en atención a su naturaleza, finalidad y canales de comercialización, lo que demuestra una clara conexidad competitiva entre los productos distinguidos por las marcas en conflicto. Por tal efecto, la coexistencia de las mismas en el mercado podía generar en el consumidor riesgo de confusión por asociación, al creer que las marcas enfrentadas tuvieran el mismo origen empresarial.

23. Indicó que la sociedad accionante no demostró dentro del proceso administrativo la notoriedad de la marca «MC» ni el nivel de recordación y asociación en el consumidor con las pruebas que ahora pretende hacer valer dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.

II.2 intervención de los terceros interesados.

24. Las sociedades McDonalds y Productos Alimenticios Colombianos Ltda, terceras con interés directo en las resultas del proceso, no obstante haber sido notificadas en debida forma de la demanda11, la adición de la demanda12 y el auto admisorio de la demanda13, no realizaron dentro de la oportunidad procesal manifestación alguna.14

25. Por su parte, la sociedad Distribuciones M.G. S.A., tercera interesada en las resultas del proceso notificada a través de curador ad litem, si bien se opuso a las pretensiones de la demanda15, no desarrolló argumento alguno en lo atinente al desconocimiento de las normas comunitarias que la actora estima vulneradas. 11 Folios 229 a 253 cuaderno principal

12 Folios 499 a 532 cuaderno No. 2

13 Folios 535 a 538 cuaderno No. 3 14 Auto del 11 de marzo de 2019. Folio 731 cuaderno No. 4 15Folios 715 a 716 cuaderno No. 4 8

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE

LA COMUNIDAD ANDINA.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, -en adelante el Tribunal de Justicia-, emitió la Interpretación Prejudicial 217-IP-2019 de fecha 18 de junio de 202016, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

27. Interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 solicitado y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem. No procedió a interpretar el artículo 135 ejusdem, por considerar que no es materia controvertida en el presenta caso. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: «[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

[n]o sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe

comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflictos. En ese sentido. Se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo MC (mixto) pretendido por MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED y la solicitud y marca MC (denominativa) solicitada y registrada por MCDONALDS

INTERNATIONAL PROPERTY, LTD.

3. Signos conformados por denominaciones de uso común.

[s]e debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no 16 Interpretación Prejudicial 217-IP-2019 de fecha 18 de junio de 2020. Folios 768 a 794 cuaderno No. 4 9

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio impedirá el registro de la denominación, en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Marca derivada 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas. Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de un registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que le corresponde realizar a la autoridad competente.

5. Coexistencia pacífica de signos

[l]a coexistencia debe ser pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos, musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica […] b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual

[…] c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo […] d) La coexistencia no debe presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal […] e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones […] 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual (sic) goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar su el signo es registrable o no, si hay o no

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Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

7. Conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza […] 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustitubilidad

(intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

8. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territoriedad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación

con la marca renombrada […]».

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

28. Mediante auto de 24 de mayo de 202117, se corrió traslado a las partes y demás intervinientes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

29. Vencido dicho plazo, la sociedad demandante y la entidad demandada reiteraron sus argumentos esbozados en la demanda y en su contestación respectivamente. Las terceras interesadas y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

17Folio 813 cuaderno No. 4. 18 Reglamento Interno del Consejo de Estado 11

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.2. El problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar si es nula la Resolución 36787 del 24 de julio de 2009 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la cual se revocó la Resolución 14500 del 30 de marzo de 2009 y, en consecuencia, se negó el registro de la marca «MC» (Mixta), clase

30, con fundamento en la marca previamente registrada «MC» clase 30, registro 385028, cuya titularidad está en cabeza de la sociedad McDonalds International Property Company Ltd.

32. La parte actora manifestó que el acto demandado es nulo al considerar que el signo «MC» tiene elementos suficientes que lo hacen distintivo, además se trata de una marca derivada y notoriamente conocida por el público consumidor en el mundo entero, que ha coexistido con las marcas de la opositora que tienen una trayectoria de setenta años.

V.3. La causal de irregistrabilidad en estudio V.3.1 Violación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

33. En primer lugar, la Sala encuentra que si bien es cierto el demandante indicó como normas violadas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la vulneración del referido artículo 136 literal a).

34. Ciertamente el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados no son confundibles y que cuentan con características propias y diferentes que lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 30 del nomenclátor internacional.

35. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 135 literal b), en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este

proceso. 12

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.2. Causal consagrada en el Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

36. Ahora bien, en el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 136 literal a) 151, 224, 228, y 230 de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo señaló y concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso, normas cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se

hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 13

Radicación: 11001032400020100001000

Demandante: McCormick & Company Incorporated Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, p