CE - 64 Sentencia 04Ordf20140056600Soc 0 20241205085420316

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00

Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Construcciones Marval S.A.

Tema: Registro como marca del signo “ TORRES DEL ATLÁNTICO” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida en contra de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 20141, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

1. La Sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se

1. La Sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual se interpreta y adecua a la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 3 de la Comisión de la Comunidad Andina , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. (sic) del 26 de Marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos, dentro del expediente No. 13 -162809, por medio de la cual se concedió la solicitud de registro de la marca TORRES DEL

1 Folios 5 y 6 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 2 Folios 7 a 28 C pp. 3 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se h ubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00

Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ATLANTICO (Mixta) en Clase 36 Internacional a nombre de

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.

Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

ATLANTICO (Mixta) en Clase 36 Internacional a nombre de

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se NIEGUE el registro de la marca TORRES DEL ATLANTICO (Mixta), para cubrir servicios de la Clase 36 Internacional a nombre de la sociedad CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. y se anule el certificado de registro marcario No. 490001 […]” 4 (mayúscula y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., registró la marca mixta “ATLANTICO”6 para distinguir servicios de la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , esto s son “[…] negocios financieros, inversión de capitales, actividades comerciales, relacionadas con administración de agencias inmobiliarias, con bienes muebles e inmuebles, alquileres, ventas, compraventas, construcción y remodelación de bienes inmuebles, interventoría, contratos de intermediación, estudios, consultorías, avalúos […]”7.

4. Manifestó que, a través de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 2014, la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registró de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO ” a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A., para identificar los servicios comprendidos en la clase 36

de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registró de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO ” a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A., para identificar los servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , estos son “[…] negocios inmobiliarios, venta y/o arrendamiento de oficinas, locales, apartamentos, garajes y administración de inmuebles […]”8.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación9

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

5. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebranta dos los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4 Folios 7 a 8 C pp. 5 Folios 8 a 9 C pp. 6 Consultada la solicitud de registro en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). El signo “ATLANTICO” fue solicitado sin tilde. 7 Certificado de Registro 479.960. 8 Certificado de Registro 490.001. 9 Folios 9 a 25 C pp.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00

Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2.2. El concepto de violación

6. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, toda vez que otorgó el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Construcciones Marval S.A. , la cual carece de distintividad frente a la marc a mixta “ATLANTICO” previamente registrada en la misma clase a favor de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., generando con ello riesgo de confusión entre el público consumidor.

7. Indicó que, la resolución acusada vulneró los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto al enfrentar las marcas registradas desde la perspectiva ortográfica, fonética , ideológica o conceptual, las mismas resultan ser similarmente confundibles.

8. Adujo que , la coexistencia en el mercado de la s marcas mixtas “ATLANTICO” y “TORRES DEL ATLÁNTICO” induciría al público consumidor a creer erróneamente que los servicios ofrecidos por cada uno de ellos están vinculados entre sí, dado que ofrecen servicios de la clase 36 del mencionado nomenclátor, los cuales están estrechamente vinculados.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la sociedad Construcciones Marval S.A.10

ofrecen servicios de la clase 36 del mencionado nomenclátor, los cuales están estrechamente vinculados.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la sociedad Construcciones Marval S.A.10

9. La sociedad Construcciones Marval S.A. contestó la demanda, en la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que la Resolución 19226 de 26 de marzo de 2014 no está incursa en ninguna causal de nulidad y en ese sentido, se debe mantener incólume la decisión que concedió el registro de la marca mixta

“TORRES DEL ATLÁNTICO”.

10. Manifestó que “[…] no existe peligro de vicio del consentimiento entre potenciales consumidores de los servicios ofrecidos tanto por la demandante, como por Construcciones Marval S.A. […]” , por cuanto la marca de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. únicamente está compuesta por la frase “[…] ATLANTICO […]” mientras que la marca cuestionada se compone de la siguiente frase “[…]

TORRES DEL ATLÁNTICO […]”.

11. Argumentó que la expresión “ATLÁNTICO” es débil, en razón a que, es de uso común en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que dicha palabra corresponde al nombre de una de las regiones de Colombia denominada “[…] Región del Atlántico […]” y a su vez, existe un departamento

10 Folios 67 a 72 C pp.4

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

denominado “[…] Atlántico […]”, cuyas costas están bañadas por el océano “[…] Atlántico […]”.

II.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

12. La Superintendencia de Industria y Comercio a pesar de haber sido notificada en debida forma11, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

13. La sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. presentó demanda de nulidad el 3 de septiembre de 201412, en contra de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

14. Mediante auto de 17 de noviembre de 201513, se admitió la demanda y; se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al apoderado y/o representante legal de la sociedad Construcciones Marval S.A.. El 26 de noviembre de 201514, se corrió traslado de la demanda por el término de 30 días.

15. Por auto de 25 de mayo de 201615, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 201116, la cual se realizó el 28 de octubre de 201617.

16. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se

prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 201116, la cual se realizó el 28 de octubre de 201617.

16. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como prueba los documentos aportados por las partes y se ordenó oficiar a la SIC para que expidiera los certificados de vigencia y titularidad de la marca mixta “ATLANTICO” y certificado de registro 479.960.

17. Mediante auto de 15 de diciembre de 201718, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y se suspendió el proceso.

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 282-IP-2018 de 3 de junio de 201919, dentro de la cual se refirió a los artículos 136 literal a), y 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio, excluyendo del análisis el literal b) del artículo 135 ibidem, para lo cual señaló:

“[…] B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

11 Folios 33, 35 y 38 C pp. 12 Folio 28 C pp. 13 Folios 31 a 33 C pp. 14 Folios 33, 34 a 37 C pp. 15 Folio 84 C pp. 16 “Por la cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 17 Folio 97 a 106 C pp. 18 Folios 123 a 125 C pp.

15 Folio 84 C pp. 16 “Por la cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 17 Folio 97 a 106 C pp. 18 Folios 123 a 125 C pp. 19 Folios 158 a 169 C pp.5

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Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. Si el signo TORRES DEL ATLANTICO (mixto) solicitado por la SOCIEDAD PROVALOR PROYECTOS CON VALOR S.A.S. es confundible con la marca

ATLANTICO (mixta).

2. Si la palabra ATLANTICO es de uso común.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el Articulo 136 Literal a) de la Decisión anteriormente mencionada por ser pertinente.

No procede la interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia la distintividad intrínseca del signo objeto de análisis.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar el tema de palabras de uso común en la conformación de marcas.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de tratar el tema de palabras de uso común en la conformación de marcas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo; indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de contusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo TORRES DEL ATLANTICO (mixto) y la marca ATLANTICO (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente

[...] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor,

[...] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica [...] b) Fonética [...] c) Conceptual o ideológica [...] d) Gráfica o figurativa [...]

[...]6

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2. Comparación entre signos mixtos

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente. proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

[...]

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas

3.1. En el presente caso la SIC alegó que la palabra ATLANTICO es de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

[...] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegar a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los

una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...] En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Intemacional de Niza. para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]” (mayúscula y negrilla original del texto).

19. Por auto de 2 de agosto de 2019 20 se requirió a la apoderada de la parte demandante y al apoderado judicial del tercero con interés en el resultado del proceso, para que acreditaran el pago de las respectivas tasas ante la SIC con el fin de que se remita la documental solicitada , así mismo se advirtió que “[…] de no realizar manifestación alguna […] el Despacho entenderá que ha desistido de las pruebas

[…]”.

20. A través de auto de 25 de noviembre de 2019 21 se declaró el desistimiento de la prueba documental decretada a favor de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. y se corrió traslado de la documental aportada por la sociedad Construcciones

Marval S.A.

21. Finalmente, mediante auto de 5 de marzo de 202022, se corrió traslado a las partes

S.A.S. y se corrió traslado de la documental aportada por la sociedad Construcciones Marval S.A.

21. Finalmente, mediante auto de 5 de marzo de 202022, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término para alegar de conclusión , la Sociedad Constructora Marval S.A.23 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. y el Ministerio Público guardaron silencio.

20 Folios 170 y Vto. C pp. 21 Folio 180 y Vto. C pp. 22 Folio 186 C pp. 23 Folios 192 a 193 C pp.7

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Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

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22. La SIC presentó24 alegatos de conclusión en los que manifestó que “[…] si bien ambas marcas contienen la palabra ATLÁNTICO, el hecho de que contenga otras palabras hace que ese compuesto eluda a otros elementos que lo distinguen de la

marca TORRES DEL ATLÁNTICO […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo 2019, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

24. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 201426, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A.

25. La Sala deberá analizar si entre la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO ” concedida para identificar servicios en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A. y la marca mixta “ATLANTICO” para distinguir servicios de la clase 36 del mismo nomenclátor, previamente registrada a favor de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S., se presenta confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 literales b) y g) y 136 literal a), de la Decisión 486 de

2000.

26. Para lo anterior, la Sala abordará: la identificación del acto administrativo demandado y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación del acto demandado

27. La sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. solicita se declare la nulidad de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 201427, expedida por la Superintendencia de

IV.3. La identificación del acto demandado

27. La sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. solicita se declare la nulidad de la Resolución 19226 de 26 de marzo de 201427, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca

24 Folios 195 y Vto. C pp. 25 “[…] ARTÍCULO 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 26 Folios 5 y 6 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”. 27 Folios 5 y 6 C pp. “[…] Por la cual se concede un registro […]”.8

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mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Construcciones Marval S.A.

IV.4. Análisis del caso concreto

28. La SIC, mediante el acto administrativo acusado concedió el registro como marca del signo “TORRES DEL ATLÁNTICO ” mixta para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son “[…] negocios inmobiliarios, venta y/o arrendamiento de oficinas, locales,

del signo “TORRES DEL ATLÁNTICO ” mixta para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto s son “[…] negocios inmobiliarios, venta y/o arrendamiento de oficinas, locales, apartamentos, garajes y administración de inmuebles […]”28.

29. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad en la medida que la marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” y la marca mixta “ATLANTICO” previamente registrada, existe confundibilidad, conexidad competitiva y riesgo de asociación, por cuanto (i) son similares fonética, ortográfica y conceptual o ideológicamente y, (ii) tienen por objeto identificar servicios de la clase “[…] 36 […]” los cuales están directamente relacionados.

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 282-IP-2018 de 3 de junio de 2019 29, pronunciándose sobre la aplicación del artículo 136 literal a) y el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de 2000 , este último interpretado de oficio, excluyendo del análisis el literal b) del artículo 135, ibidem.

31. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el literal b) del artículo 135 ejusdem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés en el resultado del proceso resultaba similarmente confundible con su marca “ATLANTICO”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrinseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem30.

confundible con su marca “ATLANTICO”, esto es, alegó el incumplimiento del requisito de distintividad extrinseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem30.

32. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

33. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

28 Certificado de Registro 490.001. 29 Folios 158 a 169 C pp. 30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de

2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2014-00566-00

Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

IV.4.1. De la vulneración de los artículos 135 literal g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

34. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor:

“[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

35. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca cuestionada de la sociedad Construcciones Marval S.A.31

de que se trate [...]”.

35. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca cuestionada de la sociedad Construcciones Marval S.A.31

(Mixta) Registro 490.001. Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

31 Folios 14 C pp.10

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Demandante: Provalor Proyectos con Valor S.A.S.

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Marca previamente registrada por la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S.32

(Mixta) Registro 479.960. Clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

36. La Sala pone de presente que de acuerdo con la solicitud de registro de la marca de titularidad de la sociedad Provalor Proyectos con Valor S.A.S. la expresión “TORRE EMPRESARIAL” es explicativa, razón por la cual no hace parte de la marca y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad.

37. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la marca “ATLANTICO”33, previamente registrada, no incluyó la tilde en la segunda vocal “A”. Elemento que indica la correcta acentuación prosódica de la palabra “ATLÁNTICO”, pero que no debe tenerse en cuenta para el análisi s de confund ibildiad al no hacer parte de la marca según la solicitud de registro.

38. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del

solicitud de registro.

38. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “TORRES DEL ATLÁNTICO” cuestionada a nombre del tercero con interés en el resultado del proceso, con la marca mixta “ATLANTICO”, previamente registrada por la parte demandante, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta co n mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

39. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

40. En efecto, de la revisión de las marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

32 Folios 66 C pp. 33 Consultado en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 d