CE - 66_110010324000202100407001AUTOQUEDECIDE20221012100204-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001-03-24-000-2021-00407-00

Demandante: HOSTES BRANDS LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: Concesión de registro marcario Auto que resuelve excepciones Este Despacho, en virtud de lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA1, procede a resolver las excepciones de “falta de legitimación en la causa por activa” y de haberle dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, formuladas por la apoderada judicial de la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., tercera con interés directo en las resultas del proceso.

I. Antecedentes

1. La sociedad Hostes Brands Llc, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, en la que elevó las siguientes pretensiones: […] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 41745 de fecha 24 de junio de 2016, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual, si bien negó el registro de la marca DONETTES, lo hizo en virtud de la previa existencia de la marca DANETTE.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 62831 de

fecha septiembre 23 de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual revoca la resolución N° 41745 de fecha 24 de junio de 2016 y concede el registro de la marca DONETTES, a favor de la sociedad GRUPO BIMBO S.A. B DE C.V. 1 «[…] Artículo 175. Contestación de la demanda. (…) Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas. Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión. Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero

del artículo 182A. […]» 2

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Demandante: Hostes Brands Llc Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se anule el certificado de registro No. 561999, vigente hasta el 23 de septiembre de 2026.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del C.C.P.A. (sic).

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]. (negrilla fuera del texto)

2. Este Despacho, mediante auto de 11 de noviembre de 20212, dispuso lo siguiente: 2.1. Rechazar la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho incoada en contra de la Resolución número 41745 de 24 de junio de 20163; toda vez que la parte demandante carecía de legitimación en la causa para demandar un acto administrativo en el que se negaba una solicitud de registro marcario a la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. 2.2. Adecuar la demanda al medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; 2.3. Admitir la demanda y su reforma, interpretada como de nulidad relativa, en contra de la Resolución No. 62831 del 23 de septiembre de 20164, y

2.4. Ordenar que se surtieran las notificaciones y trámites de ley.

3. Seguidamente, a través de proveído de 23 de mayo de 2022, se ordenó a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que surtiera la notificación personal de la sociedad Compagnie Gervais Danone, tercera interesada en las resultas del proceso. Dicha notificación se surtió en debida forma, tal como se advierte de la constancia secretarial visible en el índice 33 del expediente digital.

II. Sustentación de las excepciones

4. Dentro del término de traslado del libelo introductorio, el apoderado judicial de la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda y propuso como excepción la que denominó «[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA […]», la cual fue sustentada de la siguiente manera: […] Como lo podrá observar el H. Consejo de Estado, no obra prueba que permita establecer que la demandante sea titular de derechos de propiedad industrial en Colombia, más específicamente, no tiene marca registrada bajo la denominación DONETTES, que lo legitimen para actuar 2 Índice 6 del expediente digital. 3 «Por la cual se niega un registro marcario». 4 Acto Administrativo mediante el cual la SIC le concedió el registro de la marca «DONETTE» a la sociedad Grupo Bimbo

S.A.B. de C.V.

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Demandante: Hostes Brands Llc Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en la presente controversia, pues brilla por su ausencia una resolución con

constancia de ejecutoria de la concesión de derechos de marca en Colombia. Si bien es cierto que nuestra regulación nacional en materia de propiedad industrial, establece que cualquier persona puede controvertir la legalidad de los actos administrativos ante los jueces competentes, pese a no haber sido parte del trámite administrativo en calidad de opositor o parte; es indispensable que quien acuda a accionar el aparato judicial, se encuentre legitimado para hacerlo y sea titular de derechos de propiedad industrial, lo que evidentemente no sucede con la parte demandante. Adicionalmente, como se advirtió anteriormente, si la sociedad demandante, consideraba que tenía intereses legítimos relacionados con la concesión de la marca de mi representada, debió ejecutar acciones para hacer valer los mismos. En concreto, dentro del término de publicación de la solicitud del registro de marca de mi representada, que se encuentra regulado en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, debió oponerse a la solicitud y desvirtuar con sus argumentos las razones por las cuales no debía otorgarse el registro de marca de mi representada, pero ¡no lo hizo así! Razón por la cual, luego de surtir todo el trámite administrativo y de realizar las validaciones normativas respectivas, la Superintendencia de Industria y Comercio otorga el registro de la marca DONETTES a mi representada […] (negrillas fuera del texto)

5. Del aparte transcrito, el Despacho puede colegir que la excepción planteada por el tercero interviniente encuentra sustento en que, comoquiera que la sociedad demandante no ostenta la titularidad en Colombia del signo distintivo «DONETTES», concedido en el acto administrativo demandado a la sociedad Grupo Bimbo S.A.B.

DE C.V., dicha compañía no está legitimada en la causa por activa para demandar dicho acto. En ese mismo sentido, agregó que, si la aquí accionante pretende discutir la legalidad del acto de concesión de registro marcario, debió hacerlo en el trámite administrativo que dio origen a este y no en este momento, cuando la manifestación de voluntad de la administración se encuentra revestida de legalidad.

6. Por otra parte, se observa que, aunque el citado tercero no lo enunció expresamente en su contestación, la realidad es que también controvierte que el hecho de que el demandante no le haya dado el trámite que corresponde a sus pretensiones. En tal sentido, indicó que: «[…] El asunto que aquí se ventila, trata de la nulidad sobre unos actos administrativos mediante el cual se concedió la marca DONETTES a GRUPO BIMBO, es decir, sobre derechos de propiedad industrial.

En consecuencia, la acción promovida debió ser con claridad la acción de nulidad especial establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, el demandante, debió realizar sus pretensiones acordes a las mismas, ¡pero no lo hizo! Opto por otros medios, de los cuales no tiene legitimación alguna para hacerlo […]».

7. Tal argumento se adecúa al previsto como excepción previa en el numeral 7° del artículo 100 del CGP, consistente en habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, y así se resolverá por la Sala Unitaria.

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Demandante: Hostes Brands Llc

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

III. Traslado de las excepciones

8. El Secretario de la Sección Primera, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 175 del CAPCA, corrió traslado de las excepciones propuestas por el apoderado judicial del tercero interesado en las resultas del proceso5; término dentro del cual, como se observa en el escrito visible en el índice 25 del expediente digital, la parte actora se opuso la prosperidad de dichas excepciones argumentando lo siguiente: […] es pertinente aclarar que mi mandante, a pesar de ser el titular internacional de la marca DONETTES, no es titular de dicha marca en Colombia, por cuanto la sociedad GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., actuando con ausencia de buena fe y con pleno conocimiento de la titularidad internacional de la marca DONETTES, registró a su favor la marca DONETTES, la cual le fue otorgada, bajo certificado de registro No. 561999.

Como dicho trámite de registro fue efectuado con ausencia de buena fe, constituye la motivación para la formulación de la presente acción, por lo tanto, carecería de cualquier sentido y lógica jurídica que se exigiera, como requisito de procedibilidad la previa inscripción de la marca DONETTES en el territorio colombiano. En cuanto a la procedencia de la acción de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, resulta pertinente analizar lo dicho en la norma: (…) De conformidad con el artículo citado, procede la acción de nulidad relativa de una marca, dentro de los cinco años posteriores al registro, en dos casos: a. Se hubiere concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486. b. Se

hubiera obtenido de mala fe. En conclusión, es procedente la acción de nulidad relativa, regulada en CPACA, en concordancia con el artículo 172, que amplía el término de la acción a cinco años, en aquellos casos en lo (sic) cuáles el registro hubiere sido obtenido de mala fe». (negrillas fueras del texto)

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO IV.1. Excepción denominada “falta de legitimación en la casusa por activa”

9. El Despacho empieza por destacar que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado6, cuando las excepciones mixtas -como la falta de legitimación en la causa - no se van a declarar probadas, estás pueden ser decididas a través de auto interlocutorio de ponente o en la sentencia que ponga fin al proceso, según corresponda. En el asunto 5 Índice 22 del expediente digital. 6 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de Sala de 17 de junio de 2022.

Expediente: 25000-23-41-000-2016-01103-02. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 7 de diciembre de 2021. Expediente: 11001-03-24-000-2016-0050900. C.P. Oswaldo Giraldo López; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 18 noviembre de 2021. Expediente: 11001-03-28-000-2021-00046-00. C.P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado. Sala de lo

Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Proveído de 16 de diciembre de 2021. Expediente: 11001-03-28-000-202000091-00. C.P. Luis Alberto Parra Álvarez, entre otras. 5

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Demandante: Hostes Brands Llc Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de autos se anticipa que dicha excepción no está llamada a prosperar y, por consiguiente, será resuelta en la presente decisión interlocutoria emanada de Sala

Unitaria.

10. Precisado lo anterior, el Despacho destaca que, a juicio del tercero interesado en las resultas del proceso, la sociedad demandante carece de legitimación en la causa para cuestionar la legalidad de la Resolución No. 62831 del 23 de septiembre de 2016, acto administrativo a través del cual la SIC concedió el registro de la marca «DONETTES» al Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. para distinguir productos y/o servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que la demandante no ostenta la titularidad de la referida marca y, por ende, no tiene legitimación para demandar su concesión.

11. A su vez, afirma que este no es el momento oportuno para oponerse al registro del citado signo distintivo, ya que lo procedente era que la aquí demandante presentara oposición dentro del trámite administrativo que dio origen al acto acusado y no procedió de dicha manera.

12. Para resolver, el Despacho empieza por precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado7, en asuntos de índole

marcaria existen tres clases de acciones o medios de control, a saber: […] a) la acción de nulidad absoluta, consagrada en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A.; b) la acción de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años, consagrada en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso. […]

13. En lo que atañe a la acción de nulidad relativa, el artículo 172 de la referida Decisión 486 de 2000, establece lo siguiente: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […].(negrillas y subrayas fuera del texto)

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 5 de octubre de 2015. Expediente: 11001-03-24-000-2013-00486-00 C.P. María Elizabeth García González. Decisión confirmada en sede del recurso ordinario de súplica, mediante auto de 11 de diciembre de 2017. 6

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00407-00

Demandante: Hostes Brands Llc

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

14. La Sección Primera del Consejo de Estado8 ha destacado que esta acción tiene un carácter sui generis en tanto reúne las siguientes características o elementos: (i) está orientada a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años; (iii) debe estar orientada a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro, y (iv) puede ser interpuesta por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa.

15. Así las cosas, el Despacho destaca que en el presente proceso se demanda la Resolución No. 62831 del 23 de septiembre de 2016, acto administrativo a través del cual la SIC concedió el registro de la marca «DONETTES» al Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. para distinguir productos y/o servicios comprendidos en la clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza.

16. De igual modo, se advierte que el demandante invocó como norma comunitaria

infringida el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 18 de la Convención de Washington, toda vez que, a su juicio, el registro de la marca concedida se obtuvo con mala fe por parte de la sociedad Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

17. En ese orden de ideas, para este Despacho es claro que la acción procedente para demandar la legalidad del acto de concesión del registro de la marca «DONETTES» es la de nulidad relativa, por cuanto lo que alega el demandante es que esta fue obtuvo de mala fe.

18. Así las cosas, y comoquiera que el medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 puede ser incoado por cualquier persona, el Despacho declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa elevada por la tercera interesada en las resultas del proceso.

IV.2. Excepción relacionada con no habérsele dado a la demanda el trámite que le corresponde

19. En razón a que la citada excepción se encuentra comprendida dentro del listado de excepciones previas contenidas en el artículo 100 del CGP -numeral 7-, norma aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 175 del CPACA, es procedente resolver la misma a través de auto interlocutorio de ponente, según lo dispone el numeral 3° del artículo 101 de esta misma codificación procesal.

20. El apoderado judicial del Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. considera que en el asunto de autos se configura la excepción de no habérsele dado a la demanda el trámite que le corresponde, en tanto que el demandante formuló pretensiones de nulidad y

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proveído de 28 de septiembre de 2017.

Expediente: 11001-03-24-0002011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Demandante: Hostes Brands Llc Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio restablecimiento del derecho -artículo 138 del CPACAy no de nulidad relativa como realmente correspondía.

21. Sobre el particular, valga destacar que este Despacho, en el ordinal segundo del auto admisorio de la demanda, en virtud de los establecido en los artículos 171 y 207 del CPACA9, resolvió adecuar las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho al procedimiento de la nulidad relativa, por ser este último el medio de control procedente para cuestionar la legalidad de un acto administrativo que concede un registro marcario y que, según la parte accionante, fue obtenido con mala fe.

22. En este orden de ideas, y conforme se desarrolló con suficiencia en el acápite anterior, la acción de nulidad relativa es la acción pertinente para atacar la legalidad de la Resolución No. 62831 del 23 de septiembre de 2016 y, por consiguiente, se declarará no probada la excepción relacionada con no habérsele dado a la demanda el trámite correspondiente y que fuere elevada por el tercero interesado.

Por lo expuesto, el Consejero de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y la relacionada con no habérsele dado a la demanda el trámite que le corresponde, formuladas por el apoderado judicial de la sociedad Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., tercero interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Consejero Ponente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P: (17). 9 «Artículo 171. El juez admitirá la demanda, y le dará el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada […]». «Artículo 207. Agotada cada etapa del proceso, le juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».