CE - 8_110010324000200800350001SENTENCIA20220808121739_TCListadoTitulados133113773608185475-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCÓN PRIMERA

Bogotá, D.C. cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: BAYER CROPSCIENCE AG.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – PROPIEDAD INDUSTRIAL – PATENTES – Registro – PATENTE DE INVENCIÓN – Requisitos – Nivel Inventivo / Corresponde a la parte actora desvirtuar el concepto técnico que dio sustento a los actos administrativos acusados / La parte actora no cumplió la carga probatoria SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la sociedad Bayer Cropscience AG., en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 39395 de 28 de noviembre de 2007 y 12036 de 23 de abril de 2008, por las cuales se negó el privilegio de patente invención a la creación denominada «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN

UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES».

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, y a través de apoderado

judicial, la sociedad Bayer Cropscience AG instauró demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que declaren la nulidad de la Resolución 39395 del 28 de noviembre de 2007, proferida dentro del expediente No. 00.080.431, por el Superintendente de Industria y Comercio.

2. Que declaren la nulidad de la Resolución No. 12036 del 23 de abril de 2008, proferida dentro del expediente No. 00.080.431, por el Superintendente de Industria y Comercio. 1 Folios 24 a 44.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG.

3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen la concesión del privilegio de patente a la creación llamada "agentes herbicidas que contienen una o varias sulfonil-ureas y/o sus sales", a favor de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG.

4. Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los hechos

2. Los hechos relevantes que sustentan la demanda son los siguientes:

3. El 23 de octubre de 2000, la sociedad Aventis Cropscience GMBH solicitó el privilegio de patente de invención denominada «AGENTES HERBICIDAS QUE

CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES».

4. El 15 de febrero de 2001, como resultado del estudio de forma de la solicitud, la entidad demandada expidió el auto No. 360, por medio del cual se requirió a la solicitante para que suministrara su dirección y aportara el poder otorgado, así como el documento de cesión de los inventores; requerimiento que fue atendido el 13 junio de 2001.

5. Por medio de oficio núm. 14616, y tras el estudio de fondo de la solicitud de registro, la SIC requirió a la sociedad Aventis Cropscience GMBH para que: i) especificara los compuestos o grupos de compuestos que acompañaron la formulación propuesta por la reivindicación 1, con el fin de delimitar el alcance de protección; ii) presentara, de ser necesario, una reivindicación independiente, si los aditivos de la formulación eran componentes fundamentales; iii) especificara el tipo de formulación que se pretendía proteger; iv) indicara la proporción en los componentes de la formulación para la reivindicación 2; v) definiera la cantidad consumida en la descripción presentada.

6. Asimismo, la SIC sostuvo que la reivindicación 6 no era patentable y consideró que las reivindicaciones 1 a 8 carecían de nivel inventivo. Por lo tanto, concedió a la sociedad solicitante un término de sesenta (60) días para dar respuesta al estudio de fondo.

7. El 7 de mayo de 2007, la sociedad peticionaria dio respuesta al estudio de fondo y el 3 de abril de 2008 allegó un formulario de correcciones y modificaciones, y también solicitó que se tuviera a la sociedad Bayer Cropscience AG como nueva

titular de la solicitud de patente de invención.

8. El 28 de noviembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 39395, negó el privilegio de la patente solicitada, decisión en contra de la cual la sociedad Bayer Cropscience AG interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 12036 de 23 de abril de 2008, en el sentido de confirmar la decisión.

3

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG. 1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. El apoderado de la sociedad demandante sostuvo que, al negar la protección de patente de la solicitud en cuestión, la SIC violó por indebida interpretación el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por falta de aplicación, el artículo 45 ibidem, afirmación que sustentó en los términos que se sintetizan a continuación: i) Fundamentos de la violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina

10. Argumentó que la invención efectivamente tiene nivel inventivo, toda vez que aunque el compuesto reivindicado en la composición es similar a los compuestos del estado de la técnica, aquel presenta una actividad evidentemente superior.

11. Sostuvo que el documento D1 (WO9816102) revela formulaciones herbicidas que contienen sulfonilureas, formulación que, a su vez, contiene un solvente hidrofóbico, en este caso, un aceite vegetal, así como el compuesto metsulfuron-metilo, correspondiente a la familia de las sulfonilureas; mientras que, según su fórmula (i),

la invención «agentes herbicidas que contienen una o varias sulfonil-ureas y/o sus sales» no está dirigida al compuesto metsulfuron metilo.

12. Explicó que en el compuesto metsulfuron metilo, el sustituyente que corresponde a R2 de la formula (I) de la invención denegada es hidrógeno y el sustituyente que corresponde a RI es un metil-ester (CO2CH3). Sin embargo, anotó que el sustituyente R2 en la invención es hidrógeno solamente si RI es alcoxi C -C .

2 4

13. Señaló que en el documento D2 (EP0598515) se revelan herbicidas que contienen el compuesto primisulfuron metilo, el cual difiere del compuesto reivindicado, porque cuando R2 es hidrógeno, RI es alcoxi C -C .

2 4

14. Expuso que, por su parte, el documento D3 (EP0313317) revela concentrados herbicidas en suspensión que difieren de los reivindicados en la solicitud debido a la presencia de un nitrógeno adicional, pues la fórmula del documento D3 revela un radical piridil en lugar de un radical fenil, característico de la invención.

15. Afirmó que, de acuerdo con lo estipulado en el Manual Andino de Patentes, para la evaluación del nivel inventivo es importante tener en cuenta que el documento D1 es el estado de la técnica más cercano, toda vez que el ejemplo A de dicho documento revela la combinación metsulfuron metilo + aceite de ricino.

16. Destacó que el problema resuelto por la invención denegada es el de proveer composiciones herbicidas mejoradas contra plantas dañinas, así como mejorar la

selectividad de las plantas útiles y aseveró que, en efecto, en las tablas 1, 2, 3 y 4 de la solicitud se demuestra que las combinaciones herbicidas propuestas presentan 4

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG. efectos sinérgicos inesperados, toda vez que, explicó, la combinación de herbicida E1 + aceite vegetal es evidentemente superior a la combinación herbicida metsulfuron metilo C1 + aceite vegetal.

17. Adujo que, adicionalmente, las tablas A, B-1 y B-2 presentan efectos ventajosos de las combinaciones herbicidas del invento en comparación a las conocidas en el estado de la técnica.

18. Finalmente, indicó que los documentos D1-D3, ni solos, ni tampoco combinados, sugerían a una persona versada en la materia a obtener una composición herbicida con un compuesto de formula (I) como el reivindicado, con propiedades sorprendentes de selectividad de plantas útiles e igualmente propiedades inesperadas de actividad herbicida mejorada en diferentes tipos de malezas, y apuntó que una modificación en la estructura de un compuesto, por pequeña que sea, conlleva a cambios sorprendentes en cuanto a su actividad química, farmacológica o fisicoquímica. ii) Fundamento de la violación del artículo 45 de la Decisión 486:

19. El apoderado resaltó que el 7 de mayo de 2007, la solicitante presentó argumentos que demostraban el nivel inventivo de la solicitud y modificó el capítulo reivindicatorio, como resultado de la eliminación de una de las reivindicaciones.

20. Señaló que, si después de analizar el nuevo pliego reivindicatorio, la SIC había encontrado reparos sobre la patentabilidad de la creación, debió requerir nuevamente a la sociedad peticionaria, otorgándole un nuevo plazo de 60 días, prorrogable, para que expusiera sus argumentos nuevamente, al tenor del artículo 45 de la Decisión 486.

21. Sin embargo, cuestionó que la entidad procedió a negar el privilegio de patente solicitado, impidiendo así a la peticionaria la posibilidad de presentar sus alegatos finales y la justificación técnica de la patentabilidad del invento, afectado así su derecho de defensa.

22. Sostuvo que el segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la administración sino un derecho del solicitante que se deriva de lo señalado por el ordenamiento legal y del pago anticipado que ha hecho para que se efectúe el examen de patentabilidad de su solicitud.

2. Contestación de la demanda2

23. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los actos administrativos acusados se ajustan a pleno derecho, especialmente a la norma 2 Folios 64 a 70.

5

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG. comunitaria, y que fueron expedidos con garantía del debido proceso, lo cual sustentó de la siguiente forma: i) De la presunta violación del artículo 18 de la Decisión 486

24. La apoderada sostuvo que en la actuación administrativa adelantada por la División de Nuevas Creaciones de la SIC se pudo establecer que las anterioridades

WO 98/16102 de 23 de abril de 1998, EP 0598515 de 25 de mayo de 1994 y EP 03133177 de 26 de abril de 1999, afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente

de la creación «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS

SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES».

25. Expuso que, de acuerdo al capítulo descriptivo de la solicitud, con el invento se buscó poner a disposición agentes herbicidas que presenten un efecto herbicida especialmente alto, propiedades selectivas frente a plantas cultivadas agrícolas y una alta compatibilidad con estas.

26. Afirmó que: «realizando las comparaciones pertinentes de las anterioridades con respecto al objeto de la solicitud es posible establecer que tanto en las anterioridades como en la solicitud se pretende obtener composiciones a base de sulfonil ureas con aceites vegetales para aumentar la eficiencia de dichas composiciones. De esta manera es posible establecer que el propósito de la solicitud así como de las anterioridades es el mismo».

27. Advirtió que, para demostrar la actividad de las composiciones de la solicitud, la sociedad peticionaria presentó en el capítulo descriptivo las tablas 1 a 4, por medio de las cuales se presenta la actividad del compuesto A8 combinado con diferentes aceites vegetales conocidos, y anotó que, a partir de los datos aportados en dichas tablas, no es posible establecer que todas las composiciones que se presentaron en la solicitud tienen un efecto sorprendente frente a las composiciones de las anterioridades, ya que la información consignada no es representativa.

28. Destacó que, en respuesta al oficio núm. 14616, la solicitante anexó las tablas

A, B-1 y B-2, para así demostrar la eficiencia de las composiciones de la solicitud con respecto a las composiciones reportadas en el estado de la técnica. Por lo tanto, aseveró que: «si la altura inventiva de las composiciones de la solicitud radicaba en los efectos sorprendentes de estas composiciones con respecto a las composiciones del estado del arte se debieron anexar en el capítulo reivindicatorio original todos los datos que constituyeran el soporte suficiente para establecer que las composiciones constituidas por elementos derivados del estado de la técnica tenían la altura inventiva suficiente frente a las composiciones reveladas en el estado de la técnica».

29. Manifestó que, de otra parte, no se realizó ninguna descripción de la forma en la cual se llevaron a cabo los ensayos para obtener los resultados presentados en las tablas anexas, lo cual es necesario para establecer la representatividad estadística

6

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG. de los experimentos planteados, de manera que las tablas anexas no fueron aceptadas, ya que representaban ampliación de la materia inicialmente reivindicada. ii) De la presunta violación del artículo 45 de la Decisión 486

30. Adujo que, de acuerdo con la lectura del artículo 45 de la Decisión 486, no es obligación de la autoridad administrativa notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad.

31. Precisó que del contenido del Título X numeral 1.2.2.3 de la Circular Única expedida por la SIC, es posible concluir que los requerimientos adicionales son discrecionales, esto es, cuando se considere necesario determinar si es

indispensable o no efectuar una nueva notificación a partir de lo previsto en la disposición en cometo.

3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

32. Mediante providencia de 22 de marzo de 20173, el despacho sustanciador concedió a las partes el término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera para que rindiera concepto.

33. La SIC descorrió el traslado por escrito en el cual, en esencia, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda4, mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

34. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA5 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se realiza la distribución interna de asuntos, le corresponde a esta Sección conocer, en única instancia, del presente proceso. 3 Folio 111. 4 Folios 112 a 119. 5 Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. 6 Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

7

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG.

2. Problema jurídico

35. La Sala debe determinar si las Resoluciones núms. 39395 de 28 de noviembre

de 2011 y 10236 de 23 de abril de 2008, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención para la creación denominada «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES», vulneran los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para lo cual se deberá establecer si, para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica, la invención hubiese resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, y si la SIC, luego de estudiar la respuesta al segundo examen de patentabilidad, debió otorgar a la solicitante un nuevo plazo para que se pronunciara sobre el mismo.

3. Normativa aplicable

36. En el caso bajo estudio resultan aplicables los artículos 18 y 45 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, normas que son del siguiente tenor: Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta

días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

4. Los actos administrativos demandados

37. Los actos administrativos cuya nulidad solicita la actora son la Resolución núm. 39395 de 28 de noviembre de 20077, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención «AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL-UREAS Y/O SUS SALES», y la Resolución núm. 12036 de 23 de abril de 20088, a través de la cual el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición interpuesto por la solicitante 7 Folios 9 a 15. 8 Folios 16 a 22.

8

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG. contra dicha decisión, confirmándola. A continuación, se transcriben los apartes más

relevantes de los citados actos administrativos:

RESOLUCION 39395

Por la cual se niega una patente de invención […]

2. Determinación del estado de la técnica 2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de octubre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud número DE19951426.7. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de

patentabilidad, según obra a folios 113 y 155 del expediente en estudio. 2.2. Documentos del estado de la técnica Consultadas las basas de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron las siguientes publicaciones, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionadas con la materia de la solicitud en estudio: Fecha N de o Documento Título Publica . ción D WO A stabilized liquid emulsifiable concentrate for a 19981 98/16102 sulfonyl or sulfam oylurea herbicide. 04-23 D Method for herbicidal activityenhancing. 1994EP 0598515 2 Activity-enhanced herbicidal composition and 05-26 activity-enhancing composition. D 1989EP0313317 Herbicidal suspension concentrate 3 04-26 […].

3. Nivel inventivo […]. [E]n los tres documentos citados se encuentran composiciones en las cuales se tienen compuestos herbicidas cuya estructura, coincide con la estructura general de sulfonilurea presentada a manera de formula (I) en la solicitud. El otro componente principal que se encuentra en las composiciones del estado de la técnica es el aceite vegetal el cual puede provenir de varias fuentes. En la anterioridad D2 se contempla el uso de aceites vegetales en composiciones que presentan como herbicidas compuestos del tipo de sulfonilureas, con el fin de aumentar la actividad de la composición herbicida. De igual forma, en la anterioridad D2 se esta presentando una suspensión concentrada caracterizada por la presencia de sulfonilureas, aceite vegetal y surfactantes. Al obtener un tipo de composición concentrada de este tipo es posible disminuir la cantidad de producto que se aplica y, por ende, se reduce la contaminación al ambiente que

se puede presentar por la exposición de los plaguicidas en el medio de cultivo que se aplique. De otra parte, se conoce que este tipo de composiciones no presentan fitotoxicidad a plantas de maíz, ya que en cultivos de este tipo se presenta la mayor aplicación de los compuestos del tipo sulfonilureas. La preparación de la composición se describe como la mezcla de los ingredientes. 9

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG.

Según el estado de la técnica, los compuestos herbicidas del tipo sulfonilureas se hidrolizan fácilmente en medios acuosos, de aquí la importancia de realizar formulaciones que no permitan este tipo de descomposición al momento de liberar el producto al medio ambiente. Entonces, para evitar tal efecto de degradación del compuesto se han desarrollado formulaciones que contienen compuestos que no permiten la hidrólisis del principio activo, de esta forma es posible encontrar formulaciones con altas concentraciones de sulfonilureas que se preparan en medios apolares y de esta forma garantizar la estabilidad de las composiciones. Así, al momento de poner en contacto la composición del sulfonilurea con aceite vegetal en la planta y/o su medio ambiente es posible conservar la integridad del principio activo. Lo cual, asegura mayor tiempo de permanencia en contacto del principio activo con la planta y/o su medio ambiente, siendo el aceite vegetal un agente que evita la hidrolisis de la sulfonil urea. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo divulgado en las anterioridades, las composiciones de sulfonil ureas con aceite vegetal, ya eran conocidas, por lo que la materia objeto de la presente solicitud es posible derivarla a partir de

dichas anterioridades. De otra parte, el procedimiento definido en la reivindicación 6 carece de nivel inventivo, toda vez que presenta un procedimiento convencional de mezcla sin presentar alguna característica diferente o especial. El procedimiento definido en la reivindicación 7 se presenta en la descripción de la anterioridad D2, lo que indica que es un procedimiento conocido. Así mismo, los procedimientos para la represión de plantas dañinas de las reivindicaciones 4 y 5, no definen una etapa o secuencia de etapas distinta a la forma comúnmente utilizada para aplicar una composición de tratamiento de tal forma que ella ejerza su acción, ya que es obvio que si se quiere tratar cultivos lo más lógico es que se aplique un producto con las propiedades adecuadas que permita alcanzar el objetivo deseado, por lo tanto dichas reivindicaciones carecen de nivel inventivo. Además, la aplicación de estos procedimientos se presenta en los documentos referenciados en el estado de la técnica. Así las cosas, se advierte que la intención de la solicitud se encuentra dentro de la línea normal de desarrollo de la tecnología que un experto medio en el oficio podría seguir y. Por ello, no representaría un salto tecnológico sobre lo conocido. De esa manera, no merece el privilegio solicitado […].

4. Respuesta de la solicitante […] 4. [E]l solicitante anexa a su respuesta las tablas A, B-1 y B-2, las cuales presentan ensayos biológicos, pero los datos presentados en dichas tablas no se pudieron tener en cuenta para efectos de valoración de la patentabilidad, debido a que constituyen una ampliación de la materia inicialmente presentada.

En efecto, en la tabla A se contempla la acción del compuesto C1 (metsulfuron metilo) combinado con los aceites Actirob B, Hasten y Rako Binol; este principio activo, combinado con los mencionados aceites no se encuentra contemplado en el capítulo descriptivo de la solicitud. Los ensayos presentados en la mencionada tabla presentan el porcentaje de acción para las malezas de las especies ECHCG y SORHA, las cuales tampoco se habían contemplando en los ensayos biológicos presentados inicialmente. Es más, las dosificaciones empleadas para los principios activos y los aceites son diferentes a las reportadas inicialmente en el capitulo descriptivo. Por otra parte, en las tablas B10

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG. 1 y B-2 se esta presentado la acción de la composición correspondiente a foramsulfuron (A8)+Yodo sulfuron metilo de sodio (A16)+lsoxadifen etilo (C31) y de la composición mesosulfuron metilo de sodio (A11)+lodosulfuon metilo de sodio (A16)+Mefenpir dietilo (C1-1); el porcentaje de acción de estas composiciones tampoco se encuentra mencionado en el capítulo descriptivo y para los ensayos de la tabla B-2 se trabajó la actividad de una de estas composiciones contra las especies Phalaris Paradoxa y Bromus Sterilis, las cuales no se habían considerado inicialmente.

De tal suerte, dadas las diferentes condiciones en las cuales se realizaron los ensayos biológicos propuestos en las tablas, las cuales no se encontraban indicadas en el capítulo descriptivo inicial de la solicitud, es posible establecer

que la información contenida en las mismas representa ampliación de la materia inicialmente presentada, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, si el solicitante consideraba que los datos reportados en las tablas anexas conformaban una evidencia contundente para demostrar el efecto sincrético de las composiciones reclamadas, estas debieron ser presentadas en el capitulo descriptivo de la solicitud original. Dado lo anterior, se consideró la evidencia presentada en las tablas 1, 2, 3 y 4 del apartado: “A. Ejemplos biológicos” del capítulo descriptivo de la solicitud (folios 76 a 81 del expediente en estudio). En los mencionados ejemplos no se demuestra suficientemente el efecto sinérgico de las combinaciones que se pretenden proteger, ya que dentro de estos ensayos se esta presentando el efecto de los componentes de la mezcla individualmente y luego de la composición (sulfonilurea+aceite vegetal) evidentemente la combinación presenta porcentajes mayores con respecto a los ingredientes individuales, pero estos resultados no reflejan un verdadero efecto que aumente la acción herbicida de las sulfonilureas al combinarse con el aceite vegetal, ya que si tal comportamiento se presentara, se esperaría encontrar algún efecto al poner en contacto la maleza con el aceite vegetal solo. Dicho efecto no se presenta, ya que en las tablas de los ejemplos biológicos el porcentaje de acción del aceite vegetal contra la maleza es de 0%, por lo que es posible atribuir el efecto que presenta la composición (sulfonilurea +aceite vegetal) al hecho de evitar la hidrolisis de la sulfonilurea por encontrarse en un

medio apolar, el cual es proporcionado por el aceite vegetal y de esta forma aumentar el porcentaje de acción contra la maleza, ya que el aceite vegetal asegura la integridad de la sulfonilurea al entrar en contacto con la planta, lo cual no seria posible si el principio activo (sulfonilurea) se encontrara en un medio totalmente acuoso […]

RESOLUCION 12036

Por la cual se resuelve un recurso de reposición […] Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, en primer lugar, que en este caso se han violado los artículos 45 de la Decisión 486 y numeral 1.2.2.3 de la Circular Única, mediante la cual fue reglamentado el primero, los cuales transcribe y a continuación anota: “De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo...” 11

Radicación: 11001032400020080035000

Demandante: Bayer Cropscience AG.

Con relación a este señalamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de acuerdo con el citado articulo de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o mas veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una 'orden' como lo entiende el recurrente […]

En este caso, aún teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado, la Oficina no estimó necesario proceder a notificar nuevamente al solicitante considerando que había los suficientes elementos de juicio para concluir que la materia reivindicada no cumple con los requisitos de patentabilidad […]. Con relación a los argumentos propiamente técnicos expuestos en el recurso, considera el recurrente que “En las tablas 1 y 2 de la presente solicitud se demuestra claramente que la combinación de sulfonilurea y aceite vegetal presenta efecto sinérgico toda vez que los resultados obtenidos se encuentran por encima del 90% teniendo como base un 1000 equivalente a destrucción total. Por lo tanto, es claro el efecto sinérgico de la combinación de sulfonilurea con aceite vegetal por lo que se concluye que la presente intención tiene el suficiente nivel inventivo frente a las anterioridades citadas por el examinador...” Al respecto cabe señalar que las combinaciones de metsulfuron metilo con los aceites Actirob B, Hasten y Rako Binol (tabla A) no se consideraron en el capítulo descriptivo inicial. De igual manera las combinaciones: foramsulfuron (A8) + Yodo sulfuron metilo de sodio (A16) + Isoxadifen etilo (C3-1) y mesosulfuron metilo de sodio (A11) + iodosulfuron metilo de sodio (A16) + Mefenpyr dietilo (C1-1), que son presentadas en las tablas B-1 y B-2 no fueron mencionadas en el capítulo descriptivo inicial. Además, en la tabla B-2 se están presentando ensayos contra las especies Phalaris Paradoxa y Bromas Sterilis las cuales no

se consideraron inicialmente. Así las cosas, si el solicitante consideraba que la información presentada en las tablas era relevante par