CE - 9_110010324000201000039001SENTENCIACONFIGURA20220419054546_TCListadoTitulados133113712951182268-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020100003900

Actor: ALLERGAN, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: JAIRO AVELLANEDA Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad de restablecimiento del derecho, la cual se interpretó como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 20001, presentó la sociedad ALLERGAN, INC. por medio de apoderado judicial y en contra las Resoluciones Nos. 28152 de 29 de mayo de 2009, 37873 de 28 de julio de 2009 y 43830 de 31 de agosto de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la marca BOTULEX (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Jairo Avellaneda.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el 15 de febrero de 2007 el señor Jairo Avellaneda, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo BOTULEX (mixto) para amparar productos incluidos en la clase 3ª del nomenclátor internacional. 1 La demanda fue admitida como de nulidad conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Folios 1661 a 1663

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Demandante: ALLERGAN, INC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.953 del 31 de julio de 2007.

3. Refirió que, dentro del término legal la sociedad ALLERGAN, INC. presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado, con base en la marca BOTOX previamente registrada en la Clase 3ª del Nomenclátor Internacional.

4. Señaló que, mediante la Resolución 28152 de 29 de mayo de 2009, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y otorgó al señor Jairo Avellaneda el registro de la marca BOTULEX (nominativa), para identificar productos de la clase 3a de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de esa decisión, la que fue confirmada en reposición a través de las Resolución No. 37873

de 28 de julio de 2009 y en apelación mediante la Resolución No. 43830 de 31 de agosto de 2009. 1.2. La demanda

6. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 30 de noviembre de 2009 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial la sociedad ALLERGAN, INC., presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “(1) Que se declare nula la Resolución 28152 dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 29 de mayo de 2009, por medio de la cual se declara infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca BOTULEX

(Mixta) No. 387649 en la Clase 3 solicitada por JAIRO AVELLANEDA. (2) Que se declare nula la Resolución número 37873 dictado por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de julio de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 28152 del 29 de Mayo de 2009. (3) Que se declare nula la Resolución número 43830 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de agosto de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 28152 del 29 de Mayo de 2009 y

se declaró agotada la vía gubernativa. (4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a titulo de restablecimiento en beneficio de la sociedad ALLERGAN, INC, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 13 de septiembre de 2009 por la sociedad ALLERGAN, INC. 3

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca BOTULEX (mixta) No. 387649, en la Clase 3 Internacional, a nombre de JAIRO AVELLANEDA, por no cumplir con el requisito de distintividad por ser similarmente confundible con la marca BOTOX previamente registrada y de propiedad de ALLERGAN, INC., para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca BOTULEX (mixta) No.387649, en la Clase 3 Internacional, a favor de JAIRO AVELLANEDA.” 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 134 y 136 literales a y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y la violación del artículo 6 bis del Convenio de

Paris.

8. Sostuvo que hubo una clara violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 por parte de la entidad demandada al momento de realizar el análisis

de confundibilidad entre la marca BOTOX con la expresión BOTULEX, al ignorar el carácter de notoriedad de la marca de su propiedad en el mercado colombiano para distinguir productos de la Clase 3ª, pues todos los presupuestos que exige esta norma se encuentran presentes en el caso que nos ocupa.

9. Indicó que la marca solicitada BOTULEX reproduce la mayoría de los elementos que componen la marca solicitada, en la medida que la estructura básica B-O-T-X se mantiene y el público consumidor no la puede diferenciar de la marca de su propiedad.

10. Precisó que las marcas enfrentadas son idénticas, pues ambos signos comparten el prefijo BOT y la terminación X, por lo que no es acertado afirmar que la marca BOTULEX solicitada sea novedosa, pues, por lo contrario, es similar a la marca de su propiedad desde el punto de vista ortográfico.

11. Refirió que entre las dos marcas no existen diferencias fonéticas, pues su estructura ortográfica es casi idéntica, lo cual se percibe al leerlas de manera sucesiva.

12. Adujo la parte actora que la marca solicitada BOTULEX carece de distintividad, al ser similarmente confundible con la marca BOTOX, pues el público consumidor la relacionará directamente entre sí y pensará que es un producto de los que ellos producen.

13. Afirmó que las marcas BOTULEX y BOTOX son comercializadas en el mismo mercado y dirigidas al mismo consumidor, lo cual crea un riesgo de confusión entre unos u otros productos.

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Demandante: ALLERGAN, INC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

14. Por último, mencionó que la marca BOTULEX incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, pues la marca previamente registrada es conocida mundialmente, como una de las marcas de productos para el cuidado personal más vendidas, productos que, durante varios años, se han promocionado, generando un alto grado de conocimiento y aceptación en el público.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

15. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

16. Señaló que las marcas en conflicto comparten la raíz BOT, la cual es utilizada en la elaboración de cosméticos, por lo que debe ser considerada como débil y, por ende, no apropiable.

17. Mencionó que, frente al aspecto fonético y visual, al realizarse la pronunciación de los signos enfrentados, se aprecia que son disimiles, pues el signo solicitado BOTULEX, cuenta con letras U-L-E, las cuales le imprimen distinta pronunciación.

18. De otro lado, indicó que el signo BOTULEX (mixto), cuenta con un diseño que se diferencia del signo opositor, lo que le otorga aún más distintividad.

19. Por último, expresó que no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, pues el consumidor conoce fácilmente el origen empresarial de cada uno de los productos que pretende acceder, debido a que es claro que no existen similitudes o semejanzas entre los signos comparados.

2.2. Intervención del tercero interesado.

20. Aunque se surtió la notificación personal del señor Jairo Avellaneda, este no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda2.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 229-IP-2015 de fecha 5 de noviembre de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al 2 Folios 1755 y 1756.

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio caso bajo análisis, en particular interpretó el articulo 136 literales a) y h) y de oficio los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

22. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó: «[…] PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para

que se configure la irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. - Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. - Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro,

la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, 6

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el

reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.

CUARTO: Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. El 31 de marzo de 20163, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; las partes demandante y demandada, en dicha oportunidad, reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación. El tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal4.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20195, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad ALLERGAN, INC., encaminados a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 28152 de 29 de mayo de 2009, 37873 de 28 de julio de 2009 y 43830 de 31

de agosto de 2009, a través de las cuales se concedió el registro de la marca BOTULEX (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la 3 Folio 1826 4 Folio 1859 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 7

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Jairo Avellaneda.

26. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca BOTULEX es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «BOTOX», cuya titularidad le fue concedida a sociedad ALLERGAN. INC.

27. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literales a) y h) y de oficio los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 224Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 8

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.[…]»

28. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «BOTULEX» (mixta) identificada con el registro marcario número 387649, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra caducada.

29. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de mayo de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la SIC determinara que estaba caducada.

30. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de febrero de 2022, ordenó descargar del referido sistema

de información la constancia del estado del registro marca «BOTULEX»6. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 10 de marzo de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 6 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 9

Radicacion: 11001032400020100003900

Demandante: ALLERGAN, INC

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

31. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

32. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término

legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso 10

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo

153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

33. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos

exclusivos del titular de la marca «BOTULEX» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino.

34. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 25 de febrero de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 387649, correspondiente a la marca mixta «BOTULEX», cuyo titular es el señor Jairo Alberto Avellaneda Avellaneda,

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tercero interesado en las resultas del proceso, con miras a establecer si el

mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]»

35. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás sujetos procesales guardaron silencio.

36. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier

persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

37. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

38. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

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Demandante: ALLERGAN, INC Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y

examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decis