CE - 9_110010324000201100144001SENTENCIA20221116152849 (1)-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-0324-000-2011-00144-00

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero Interesado: Citrus World INC.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - artículo 165 Decisión 486 de 2000.

Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial, presentó la sociedad Gaseosas Lux S.A., en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con el fin de que se declare de la nulidad de la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, «por la cual se resuelve un recurso de apelación»1, en el sentido de ordenar la cancelación parcial por no uso del registro No. 89914 de la marca «FLORIDAS» (nominativa), de titularidad de la sociedad Gaseosas Lux S. A., limitándolo para distinguir «agua potable tratada y aguas minerales», productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado2, el apoderado judicial de la sociedad Gaseosas Lux S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución número cincuenta y nueve mil quinientos doce (59512) del veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por CITRUS WORLD, INC. contra la Resolución N° 54889 de 29 de Octubre de 2009 proferida por la Jefe de la 1 Por medio de la cual revocó la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009, mediante la cual se negó la solicitud de cancelación total por no uso del registro No. 89914 de la marca «FLORIDAS» (nominativa), de titularidad de la sociedad Gaseosas Lux S. A., para distinguir «cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas», productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Folios 30 a 68 y folios 110 a 114. 2

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos, que había NEGADO la cancelación por no uso

del registro N° 89914 de la marca FLORIDAS en clase 32, propiedad de GASEOSAS LUX S.A., decidiendo REVOCARLA y en su lugar MANTENER la negación de la cancelación de CITRUS WORLD, INC., pero CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA) N° 89914 en clase 32, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “Cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.” y en consecuencia, limitar el registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA) únicamente a “agua potable tratada y agua mineral”, en clase 32 y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que en virtud de lo decidido en la Resolución N° 54889 de 29 de Octubre de 2009 se NIEGUE LA CANCELACIÓN del registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA) N° 89914, para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional propiedad de la sociedad GASEOSAS LUX S.A., manteniendo la cobertura del título para todos los productos para los que originalmente se solicitó y obtuvo el registro de la marca. 2.3. Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio modificar la inscripción del Certificado de registro de la Marca FLORIDAS (NOMINATIVA) N° 89914 de titularidad de GASEOSAS LUX S.A. restituyendo a su cobertura en el

Registro de la propiedad industrial, los siguientes productos de la clase treinta y dos (32) internacional: “Cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.” junto con el “agua potable tratada y agua mineral”, productos a los que se limitó en el acto acusado. 2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso la referencia. I.2.- Los hechos

2. Refirió la demandante que el 15 de mayo de 2009, la sociedad Citrus World, INC., en adelante Citrus World, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC la cancelación por no uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), con registro 89914, concedida a favor de Gaseosas Lux S.A., para distinguir «cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas», productos de la clase 32 de la Clasificación

Internacional de Niza.

3. El 2 de octubre de 2009, la sociedad Gaseosas Lux S.A. contestó la solicitud de cancelación, en el sentido de señalar que se encontraba acreditado «plenamente el uso de la marca FLORIDAS en el territorio colombiano, identificando productos amparados por el registro N° 89914 y solicitó que en virtud de él se mantuviera el registro de la marca FLORIDAS (NOMINATIVA), para identificar los productos de la clase treinta y dos (32) internacional para los cuales fue originalmente otorgada».

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Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución número 54889 de 29 de octubre de 2009, mediante la cual negó la solicitud de cancelación total por no uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), registrada a nombre de la sociedad Gaseosas Lux S. A., decisión contra la cual la sociedad Citrus Word interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

5. Mediante la Resolución número 13462 de 10 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición contra la Resolución número 5489, confirmando la decisión contenida en la misma, y concedió el recurso de apelación.

6. El 28 de octubre de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC expidió la Resolución número 59512, por la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución número 54889; negar la cancelación total por uso del certificado número 89914 correspondiente a la marca «FLORIDAS» (nominativa) y cancelar parcialmente dicho registro, excluyendo de su cobertura los productos «cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas». En consecuencia, limitó el registro de la marca únicamente para «agua potable tratada y mineral».

I.3.- Normas violadas y el concepto de violación

7. Como normas violadas, señaló el artículo 165 incisos primero y tercero de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

I.3.1.- Concepto de violación

8. La sociedad demandante señaló que Gaseosas Lux S.A. ha sido titular del registro 89914 correspondiente a la marca «FLORIDAS» (nominativa), para distinguir «cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas», productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 16 de junio de 1977.

9. La parte actora adujo que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la SIC, vulneró el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En sustento de tal aseveración, señaló que la sociedad Citrus World formuló petición de cancelación total por falta de uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa) y que, por ende, la decisión de la SIC de cancelarla de forma parcial fue oficiosa, facultad que no está consagrada en el artículo 165 de la

Decisión 486.

10. Expuso que en la resolución demandada no se aplicaron los parámetros fundamentales para el análisis de similitud o identidad de productos establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Concretamente, señaló, no se tuvo en consideración que la similitud de los productos debe analizarse desde la perspectiva

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

y percepciones del consumidor y que debe indagarse si los productos o servicios comparados se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones coincidentes.

11. Anotó que la composición de los productos no es un criterio válido para determinar la similitud entre productos de consumo masivo, como las bebidas de la clase 32 del nomenclátor internacional.

12. Indicó que los productos que agrupa la clase 32 internacional tienen una naturaleza y finalidad análoga y conexa, pues las gaseosas, los jugos, el agua y las preparaciones para hacer bebidas, al igual que las cervezas, se consumen de manera alternativa, son intercambiables entre sí y satisfacen la misma necesidad, a saber: calmar la sed del consumidor.

13. Argumentó que, contrario a lo señalado por la SIC, las cervezas, maltas, gaseosas, jugos, aguas y demás productos de la clase 32 tienen el mismo destinatario, un uso semejante, los mismos lugares de consumo y de comercialización, lo cual determina que en la mente del consumidor medio se genere riesgo de confusión si se permite que una gaseosa, jugo o refresco vayan identificados con una marca similar o confundible a la que identifica el agua «FLORIDAS», que se comercializa en Colombia por el licenciatario de Gaseosas

Lux S.A.

14. Manifestó que la sociedad Gaseosas Lux S.A. demostró el uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa) para el producto «agua potable tratada», el cual corresponde al género de las bebidas no alcohólicas, razón por la cual se debió mantener la cobertura del registro de la marca sobre todas las especies cubiertas por dicho género, como lo son las aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumos de

frutas, siropes, cerveza sin alcohol, entre otras, entre las cuales existe una evidente similitud en términos de naturaleza y finalidad.

II-. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio3

15. El apoderado judicial de la SIC contestó oportunamente la demanda, aduciendo que no existe similitud o identidad entre agua, bebidas gaseosas y cerveza, razón por la cual no era posible mantener la marca para los productos diferentes al agua, pues sobre los otros no se había probado el uso de la marca.

16. En ese sentido, explicó que las gaseosas, las cervezas y el agua no son productos de la misma naturaleza, ni son similares en la medida en que no son sustituibles entre sí, y especificó que la cerveza no tiene como finalidad esencial 3 Folios 129 a 135 y folios 149 a 154.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio calmar la sed, ya que se trata de un producto de tradición social, económica, gastronómica y cultural, que, inclusive, ha sido considerado como un alimento.

17. Argumentó que una solicitud de cancelación puede dar lugar a la negación, la cancelación parcial y la cancelación total, por lo que la SIC estaba plenamente facultada para reducir o limitar la lista de productos que puede distinguir la marca «FLORIDAS» (nominativa), cuando la falta de uso solo afecta a algunos de los productos de la marca cuya cancelación total se solicitó por una persona con interés.

18. Afirmó que las pruebas aportadas al proceso demuestran solo la

comercialización de agua empacada en bolsas, de manera que el registro de la marca debe continuar vigente solo para ese producto. II.2.- Intervención del tercero interesado – Sociedad Alicorp S.A.A.

19. La sociedad Citrus Word, tercero interesado en las resultas en el proceso, no se pronunció sobre la demanda4.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante también el Tribunal de Justicia– emitió la Interpretación Prejudicial 270-IP-2016 de 7 de julio de 20175, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, eran aplicables al caso bajo análisis, en particular sobre el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, y de oficio respecto de los artículos 166 y 167 ibidem.

21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a las características, presupuestos procesales, elementos probatorios, oportunidad y requisitos para la procedencia de la figura de cancelación por no uso de la marca, en el marco de la Decisión 486 2000, con fundamento en lo cual formuló las siguientes conclusiones: […] 1.25. De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, se deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: […] La cancelación parcial por no uso […] 1.27. El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de

persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 4 Folio 137, 138, 160 y 161. 5 Folios 217 a 230. 6

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.28. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (...) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (...)” (Resaltado agregado) 1.29. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.30. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una

clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.31. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.32. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 1.33. De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca denominativa FLORIDAS es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo

de la presente providencia. […]. 7

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 15 de febrero de 20186, se corrió traslado a las partes, para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo.

23. Dentro del término previsto en el artículo 210 del CCA, las partes, demandante7 y demandada8, en esencia, reiteraron los argumentos de nulidad y de defensa expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

24. El tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20199, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2.- El problema jurídico

26. Le corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución número 59512 de 28 de octubre de 2010, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para lo cual se deberá establecer si procedía o no la

cancelación parcial por no uso de la marca «FLORIDAS» (nominativa), con exclusión de los productos «cerveza ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas», comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

27. Con ese propósito, la Sala analizará si en el acto administrativo acusado se analizó correctamente la identidad o similitud entre el producto «agua potable tratada» y los demás productos de la misma Clase 32 para los cuales se concedió el registro inicial y, así, determinar si la entidad demandada vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000.

V.3.- Análisis de los cargos

28. Los cargos formulados por la sociedad demandante están relacionados con la infracción del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, norma en la que debía 6 Folio 231. 7 Folios 241 a 253. 8 Folios 232 a 236. 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio fundarse el acto acusado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación rendida dentro del proceso, interpretó de oficio los artículos 166 y 167 ibidem. Tales preceptos regulan la cancelación del registro de una marca por no uso, el uso de una marca y la carga de la prueba del uso de la marca.

V.3.1. El marco normativo aplicable

29. En el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la

referencia son los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la cuales son del siguiente tenor: Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del

modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 9

Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.2. Presupuestos para la cancelación parcial de la marca por falta de uso

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 27-IP-202210, señaló los siguientes son los presupuestos procesales y probatorios para la cancelación por no uso de la marca: «a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no pueda ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir

que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención en registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.11 b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca, que es después de tres años contados a partir de quedar en firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha fecha. c) Falta de uso de la marca: Para que opere la cancelación del registro de marca es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación».

31. A continuación, la Sala verificará el cumplimiento de los referidos presupuestos en el caso sub examine: V.3.2.1. Legitimación para iniciar el trámite

32. Frente al primer presupuesto, relativo a la legitimación para iniciar el trámite, se encuentra que la sociedad Citrus World presentó solicitud de registro marcario para el signo «FLORIDAS NATURAL» (mixta) en Colombia en la clase 32, sin embargo este le fue negado a raíz de la preexistencia del registro de la marca «FLORIDAS»

(nominativa) número 89914 en la clase 32 del nomenclátor internacional, y, por

considerar que la marca no estaba siendo utilizada, decidió presentar la solicitud de cancelación de la misma.

33. Para la Sala, tal circunstancia acredita el interés para promover ante la SIC la cancelación estudiada por parte de la sociedad Citrus World. 10 Interpretación prejudicial 27-IP-2022 del 28 de Julio de 2022. Expediente SD2020/0025104. Pp 5. 11 Sobre la acreditación del interés legítimo para interponer acción de cancelación de un registro de marca, de modo referencial ver Interpretación Prejudicial No. 127-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4089 del 16 de octubre de 2020.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V.3.2.2. Oportunidad para iniciar el trámite

34. En cuanto al segundo presupuesto, relativo a la oportunidad para iniciar el trámite de cancelación de registro por no uso, la Sala evidencia que el registro de la marca «FLORIDAS» (nominativa) fue otorgado el 16 de junio de 197712, asignándosele el certificado de registro número 89914 para identificar productos de la clase 32.

35. Por su parte, la sociedad Citrus World, presentó la solicitud de cancelación por no uso de la marca el 15 de mayo de 2009, esto es, treinta y dos (32) años después de haber sido otorgado el registro.

36. Lo anterior demuestra el cumplimiento de este presupuesto, en tanto que, para

la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, ya habían transcurrido más de tres años contados a partir de la firmeza del acto que concedió el registro de la marca, y el agotamiento de la vía administrativa en el trámite de concesión del mismo. V.3.2.3. Falta de uso

37. Respecto de la falta de uso, de los antecedentes administrativos se evidencia que, tal y como lo determinó la SIC, la marca «FLORIDAS» (nominativa) es utilizada efectivamente en el mercado para identificar «agua potable tratada», a través de un licenciatario (Gaseosas Posada Tobón S.A.), motivo por el cual se ordenó la cancelación parcial de la marca para excluir del amparo el resto de los productos y limitarla a distinguir «agua potable tratada y aguas minerales».

38. En efecto, en la actuación administrativa no se encontró probado el uso de la marca respecto de los productos «Cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas», productos para los cuales se había otorgado el registro del signo y que fueron excluidos de la cobertura de la marca «FLORIDAS» (nominativa).

39. Es así como corresponde a la Sala analizar si los productos que quedaron excluidos guardan identidad o similitud con aquellos que quedaron comprendidos por el amparo marcario.

V.3.3. Criterios para determinar la identidad o similitud de los productos que distingue la marca registrada comprendida en un mismo género en la clase 32 de la Clasificación Internacional.

40. La sociedad demandante alegó que los productos «cerveza, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas», los cuales fueron excluidos del amparo de la marca «FLORIDAS» 12 Registro que se encuentra vigente hasta 16 de junio de 2032.

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Radicación: 11001-0324-000-2011-00144-00

Demandante: Gaseosas Lux S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

(nominativa), tienen similitud y guardan estrecha relación con «agua potable tratada y aguas minerales», que continúan siendo distinguidas con la marca, por cuanto todos tienen la misma finalidad, a saber: calmar la sed.

41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 174-IP-2019, señaló que para limitar o reducir una lista de productos amparados por una marca cuando no se ha probado su uso es necesario «analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes»13.

42. Con tal propósito, el Tribunal de Justicia fijó unos criterios para determinar sí existe vinculación o relación entre productos y/o servicios excluidos y aquellos que continúan amparados por la marca. Para ello, precisó, deberán tenerse en consideración el grado de similitud de los productos objeto de análisis teniendo en cuenta los siguientes criterios sustanciales: «[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o

servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en cons