CE - 9_110010324000201100327001SENTENCIA20220517162349_TCListadoTitulados133113730601410788-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022).

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación número: 11001032400020110032700

Actor: Sociedad The Procter & Gamble Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Laboratorios Cosméticos Vogue S.A.

Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad The Procter & Gamble Company, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución No. 14483 de 23 de marzo de 2011, que negó el registro del signo Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo 1. de Estado, el apoderado judicial de la sociedad The Procter & Gamble Company presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1. Que es nula la Resolución núm. 14483 de fecha 23 de marzo de 2011,

notificada por edicto desfijado el 14 de abril de 2011, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la que decidió el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., revocó las decisiones contenidas en las Resoluciones números 21701 del 27 de abril de 2010 y 28718 de 31 de mayo 2010, proferidas por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y en su lugar declaró 1 Folios 108 a 128 2

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue y negó el registro de la marca DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE solicitada por la Sociedad The Procter and Gamble Company, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, incluyendo suavizante de tela; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas); Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, productos comprendidos en la

clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Que se ordene a la dirección de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. 4 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo.» 1.2. Hechos Manifestó que el 12 de agosto de 2009, la Sociedad The Procter & Gamble 2. Company, solicitó el registro del signo «Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie» (mixto), para amparar productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 608 de 30 de septiembre de 2009. Señaló que, publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad 3. Industrial, la sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. presentó escrito de oposición basado en sus registros JOLIE y JOLIE DE VOGUE, los cuales identifican servicios incluidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Refirió que mediante la Resolución No. 21701 de 27 de abril de 2010, la Dirección 4. de Signos Distintivos de la SIC, resolvió conceder el registro solicitado, decisión que fue confirmada en sede de reposición mediante la Resolución No. 28718 de 31 de mayo de 2010.

Manifestó que mediante Resolución No. 14483 de 23 de marzo de 2011, el 5. Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación revocó las resoluciones núm. 21701 y 28718, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca «Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie», con fundamento en las evidentes similitudes que, en su criterio, presentaban las marcas confrontadas. 3

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que, con la expedición del acto administrativo demandado, la

6. Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Destacó que existen diferencias sustanciales entre el signo solicitado y la marca 7. anteriormente registrada, lo que, en su criterio descarta el riesgo de confusión. Sostuvo que los vocablos que conforman su signo le dan suficiente particularidad 8. en relación con las marcas opositoras, y que, la partícula «Jolie» que se incluye al final de la denominación no causa confusión, máxime si se tiene en cuenta que el primer vocablo que la compone es «Downy», que es con el que el consumidor promedio distingue los más de trece de los productos que esa empresa tiene posicionados en el mercado. Indicó que en tratándose de signos compuestos, se debe evaluar la marca de

9. manera integral y no fraccionada, porque así es como el consumidor la percibe, y en el caso particular, el vocablo «JOLIE» no es un elemento predominante en su marca, pues tiene poca relevancia dentro de la estructura de su denominación.

Manifestó que el signo solicitado tiene composición ortográfica, extensión y 10. conformación vocálica y tónica diferentes a la previamente registrada, lo que desvirtúa las eventuales similitudes entre las marcas. Indico que, el signo controvertido no ofrece equívocos ni confusiones porque la 11. palabra downy no tiene significado conocido en el idioma inglés ni en el español; en adición sostuvo que la expresión «LIBRE ENJUAGUE» descarta la posibilidad de confusión porque es un elemento que complementa la marca. Refirió que el consumidor jamás podría relacionar su marca con la opositora 12. porque mientras su producto es un suavizante para ropa, los de aquella son productos para uso facial o corporal. Resaltó que la marca opositora ha convivido pacíficamente con otros productos 13. de la clase 3ª del nomenclátor internacional que incluyen dentro de su marca la expresión débil Jolie, como es el caso de la marca «JOLIE MADAME». Descartó la conexión competitiva y sostuvo que no hay lugar a que el consumidor 14. perciba relación comercial alguna entre una y otra empresa, ni entre los productos que cada marca ampara, porque el nombre de todos los productos que la sociedad The Procter & Gamble Company tiene en el mercado, incluyen como primer vocablo la palabra «DOWNY», los cuales enlistó. 4

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Actor: The Procter & Gamble Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio2

Inicialmente el apoderado judicial de la SIC propuso la excepción de caducidad 15. de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que el término de cuatro meses contemplado en la norma para presentar la demanda venció el 15 de agosto de 2011 y la demanda se presentó el 17 de agosto de 2011. Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la 16. Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. Sostuvo que, aunque la marca «DOWNY LIBRE ENJUAGE DELUXE JOLIE» es 17. susceptible de representación gráfica, no tiene fuerza distintiva porque su evidente similitud fonética, ortográfica y conceptual con las marcas confrontadas podría llevar a confusión al consumidor. Afirmó que no es cierto como lo afirma la parte actora que la expresión «JOLIE» 18. sea débil y por lo tanto inapropiable, porque es una expresión en otro idioma cuyo significado no hace parte del conocimiento común. 2.2. Intervención de la Sociedad Laboratorios Cosméticos Vogue S.A.3

El tercero interviniente se opuso a las pretensiones de la demanda con 19. fundamento en la existencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto, y la fortaleza de la expresión «Jolie» en relación con los productos comprendidos en la clase 3a de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que, aunque el signo que se rechazó está compuesto por varios vocablos, 20. uno de ellos reproduce integralmente el nombre de la marca cuyo registro ostenta. Mencionó que, la expresión «LIBRE ENJUAGUE DELUXE» es de uso comun por 21. lo que estos vocablos se deben excluir del análisis de registrabilidad, quedando para la evaluación solo los vocablos «DOWNY» y «JOLIE». Sostuvo que, aunque la expresión «DOWNY» que se agregó le da cierta 22. particularidad a la nueva marca, no desvirtúa un eventual riesgo de confusión 2 Folio 162 a 172 3 Folio 144 a 155 5

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Insistió en que si se tiene en cuenta que tanto la marca previamente registrada 23. como la reivindicada amparan productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza y, que la marca «JOLIE» es de fantasía, el consumidor podría pensar que la marca controvertida es un producto más de Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., con los consecuentes perjuicios que ello acarrea.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial

24. 446-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 20154 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso en particular.

En concreto el Tribunal interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 25. de la Comunidad Andina y excluyó del análisis el artículo 134. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición resolvió: «PRIMERO: Según el artículo 136, literal a) de la decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE". (mixto) para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas, “JOLIE” (denominativa y mixta) y "JOLIE DE VOGUE" (mixta) en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos

y signos denominativos y mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos de nominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio no existiría riesgo de confusión. En la comparación de signos denominativos compuestos, la Sala Consultante debe examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. 4 Folios 199 vto. a 211 6

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: La Sala Consultante debe determinar si las expresiones “JOLIE” y “LIBRE DE ENJUAGUE DELUXE” son de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra de uso común, siendo ella una excepción al principio de que “el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario

que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas. La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones “DOWNY” y “JOLIE” constituyen términos de fantasía de conformidad con lo establecido en la presente providencia, lo cual deberá tenerse en cuenta en el examen comparativo.

QUINTO: La Sala Consultante deberá determinar si las expresiones “DOWNY”, “DELUXE”, “JOLIE” son o no palabras en idioma extranjero conocidas por el público consumidor, y si, además, resultan ser vocablos descriptivos o de uso común en relación con los productos de la clase 3 de la Clasificación

Internacional de Niza.»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de mayo de 20165, se corrió traslado a las partes, 26. intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión.

Dentro de dicho plazo, la parte demandada6 y el tercero interviniente7 reiteraron 27. los argumentos de sus intervenciones. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa 28. procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. La excepción de caducidad impetrada por la parte demandada.

En la contestación de la demanda, la SIC presentó la excepción de caducidad del 29. medio control incoado8, por cuanto, en su criterio, la demanda fue instaurada con

posterioridad al vencimiento del término establecido al efecto, teniendo en cuenta que el término de cuatro meses contemplado en la norma para presentar la demanda venció el 15 de agosto de 2011 y la demanda se presentó el 17 de agosto 5 Folio 213 6 Folios 214 a 216 7 Folios 231 a 238 8 Folios 164 a 165 7

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de 2011, cuando ya había operado tal fenómeno.

Para sustentar su solicitud, indicó que, como quiera que la Resolución No. 14483 30. que resolvió el recurso de apelación dentro de la actuación administrativa quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2011, la demanda se debió presentar a más tardar el 16 de agosto de 2011, lo cual no ocurrió en los términos que establece el numeral 2 del artículo 136 del CCA. En el sub-lite se advierte que con fecha 12 de agosto de 2011 (folio 128), el 31. actor presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución núm. 14483 de 23 de marzo de 2011, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DOWNY LIBRE ENJUAGUE DELUXE JOLIE para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo definió la acción de nulidad 32. y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:

«Art. 85.- Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que se le modifiquen una obligación fiscal o la devoción de lo que pagó indebidamente.» A su turno, el numeral 2° del artículo 136 ibidem estableció el término de

33. caducidad de dicha acción: «[L]a de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del siguiente día al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso […]».

La resolución que se reclama nula data del 23 de marzo de 2011 fue fijada en 34. lista9 durante el término comprendido entre el 1° y el 14 de abril de 2011, ambas fechas inclusive. Lo anterior significa que el término de caducidad de cuatro (4) meses que 35. establece el artículo 85 del CCA trascrito, empezaba a correr a partir del 15 de abril de 2011 y finalizaba el 15 de agosto del mismo año, siendo lunes festivo el plazo se trasladó al día siguiente hábil, esto es, el 16 de agosto. De conformidad con el sello que obra a folio 128 del expediente, la demanda se 36. presentó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 12 de agosto de 2011, de donde se colige que se presentó antes que operara el término perentorio que determinó el legislador para que operara el fenómeno jurídico de la

caducidad, por consiguiente, la caducidad de la acción alegada por la SIC no está 9 Ibidem 8

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio llamada a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia.

Finalmente, cabe resaltar que el día 17 de agosto de 2011, fecha en la cual el 37. apoderado de la parte demandada señaló que fue el día de la presentación de la demanda, corresponde al momento en el cual la Secretaría de la Sección Primera procedió a radicar la demanda en el sistema de información Siglo XXI y repartirla entre los diferentes despachos que integraran dicha Sección, más no la fecha de presentación de la misma, tal y como quedó corroborado líneas atrás. 5.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si es nula la Resolución núm. 14483 de 23 38. de marzo de 2011, mediante la que la SIC negó el registro de la marca «Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie» (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la Sociedad The Procter & Gamble Company. La parte actora manifestó que el acto administrativo demandado es nulo, 39. pues considera que el signo Downy Libre Enjuague Deluxe Jolie» (mixta) no es confundible y no genera riesgo de asociación con las marcas «Jolie» y «Jolie de Vogue» previamente registradas en la clase 3ª del nomenclátor internacional. 5.3. Normativa aplicable

5.3.1 Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó como 40. norma violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al desarrollar el concepto de violación de esta disposición adujo que la SIC al negar el registro de la marca DOWNY ENJUAGUE TOTAL DELUXE JOLIE desconoció el artículo 136 literal a) de la mencionada Decisión, al considerar que los signos confrontados son confundibles. Señaló que el signo solicitado cuenta con características propias y diferentes que 41. lo hacen suficientemente distintivo para ser registrado como marca en la Clase 3ª del nomenclátor internacional y no es confundible con los signos JOLIE y JOLIE DE VOGUE previamente registrados. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no 42. procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134, en cuanto a que el libelo de demanda se refiere a la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136 literal a) ejusdem, tal y como lo consideró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. 9

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5.3.2. Las causales de registrabilidad en estudio En la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo en el presente proceso, limitó 43. el estudio de la legalidad de los actos administrativos demandados a la presunta trasgresión del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]» (Negrillas y subrayas fuera de texto). 5.4. Examen de registrabilidad De la lectura detallada del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala 44. encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma comunitaria exige que dicha identidad, semejanza 45. y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha 46. sostenido que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»10. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de

47. asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad 48. o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10

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Actor: The Procter & Gamble Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común11.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el 49. riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”12. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor 50. asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que,

con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.5. Reglas de cotejo marcario 5.5.1. Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la 51. jurisprudencia comunitaria13 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]”

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 12Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON 13 Ibídem. 11

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Actor: The Procter & Gamble Company

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate [...]» (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza 52. entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual y un análisis de los signos compuestos de palabras de uso común, los signos en idioma extranjero y los signos de fantasía. 5.6. De las expresiones de uso común o descriptivas.

5.6.1. De las expresiones de uso común En relación con este tipo palabras, utilizadas en muchas ocasiones para solicitar 53. el registro de un signo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: «[…] El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando14. El Tribunal advierte que los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios 14 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: «El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con

las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215». 12

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