CE - 9_110010324000201200135001SENTENCIAPONEFINP20220612141119_TCListadoTitulados133113749796113511-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Nulidad Relativa Radicación número: 11001032400020120013500

Actor: DISTRIBUIDORA BESTON E.U.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: UBERNEY OCAMPO ZULUAGA Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó, a través de apoderado judicial, la sociedad DISTRIBUIDORA BESTON E.U. en contra de la Resolución No. 28786 de 30 de mayo de 2011, por medio de la cual se concedió el registro de la marca GODP (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del

señor UBERNEY OCAMPO ZULUAGA.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el apoderado judicial la sociedad DISTRIBUIDORA BESTON E.U., el 30 de noviembre de 2009, presentó demanda ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “(..) 2.1 Declarar la nulidad de la Resolución No.28786 del 30 de mayo de 2011, notificada por INTERNET el 10 de junio de 2011 y ejecutoria del mismo día por renuncia a términos según constancia secretaria anexa, acto administrativo expedido por la Dra. MARÍA JÓSE LAMUS BECERRA Directora de Signos

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a favor del señor UBERNEY OCAMPO ZULUAGA, persona natural,

con domicilio en Bogotá D.C el registro de la marca “GODP”, mixta para distinguir productos de la Clase 09 Internacional de Niza. 2.2. Consecuencialmente ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 425225 de la marca “GODP” (Mixta) para distinguir productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor UBERNEY

OCAMPO ZULUAGA

2.3. De igual forma, se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivo, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. (…).”. 1.2. Los hechos

2. El apoderado de la sociedad demandante manifestó que el 28 de octubre de 2010 el señor Uberney Ocampo Zuluaga, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro del signo GODP (mixto) para amparar productos incluidos en la clase 9ª del nomenclátor internacional.

3. Expresó que la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad

Industrial.

4. Refirió que, dentro del término legal, no se presentó oposición a la solicitud de concesión del registro solicitado.

5. Señaló que, mediante la Resolución 28786 de 30 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, otorgó al señor Uberney Ocampo Zuluaga el registro de la marca GODP (nominativa), para identificar productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Frente a este acto administrativo no se presentaron recursos, quedando así agotada la vía gubernativa. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, vulneró los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

7. Sostuvo que, entre las marcas GODP y GOOP existe total semejanza y una

denominación idéntica, pues la única diferencia entre ellas es el cambio de una letra O por la consonante D.

8. Indicó que los signos en conflicto coinciden en tres de los cuatros fonemas que lo integran, sin que la inclusión de la letra D en la posteriormente registrada, le imprima la más mínima novedad.

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

9. Precisó que las semejanzas fonéticas, ortográficas y visuales entre las marcas en conflicto, determina una enorme posibilidad que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos que adquiere, o por lo menos piense que se trata de un producto elaborado y comercializado por la sociedad demandante.

10. Por último, mencionó que la función individualizadora no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas semejantes o idénticas para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto del el uso de la marca puede causar riesgo de confusión o asociación.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

11. Expresó que los actos administrativos expedidos por esa entidad se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

12. Señaló que la entidad al efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, consideró que los signos GOOP y GODP, a pesar de presentar semejanzas, lo cierto es que las mismas no son capaces de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

13. Por último, expresó que: “(…) debe señalarse que los argumentos que expone la parte demandante no fueron presentados dentro del término de oposición de la solicitud de la marca, es más, la sociedad BESTON E.U, demandante dentro del proceso, ni siquiera presentó los recursos de ley para agotar la vía gubernativa y así, controvertir la legalidad del acto administrativo, lo que por supuesto, no impidió que esta Superintendencia realizara su respectivo examen de registrabilidad evidenciando la procedencia del signo solicitado.”. 2.2. Intervención del tercero interesado

14. El tercero interviniente, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que la marca GOOP es de las llamadas marcas débiles, por cuanto es monosílaba, lo que hace que la misma se encuentre presente en muchas marcas debidamente registradas.

15. Manifestó que el aspecto figurativo de los signos es muy importante dentro del conjunto marcario y sería absurdo pensar que un consumidor o inclusive cualquier persona llegue a confundirlas, por ser totalmente distintas.

16. Expresó que la marca GOOP no evoca en la mente del consumidor ningún concepto en particular, por ser una expresión de fantasía, mientras que la marca GODP evoca al consumidor la idea de Dios, porque la letra P está apartada del conjunto marcario.

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

17. Por último, indicó que la marca GODP es totalmente apta para ser registrada como marca y al no ser confundible con otra, cuenta con toda la distintividad

necesaria para que se hubiera registrado.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

18. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 576-IP-2016 de fecha 21 de septiembre de 2017, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular interpretó el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Manifestó que no se interpretará el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ya que el asunto no tiene que ver con una causal absoluta de irregistrabilidad.

19. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, concluyó: «[…] 1.6. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. (…) 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. (…) 3.12. De acuerdo con los argumentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la partícula GO es de uso común o genérica en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

(…) 4.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del publico consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

20. El 17 de septiembre de 20181, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el 1 Folio 297

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio respectivo concepto; las partes demandantes, demandada y el tercero interviniente, en dicha oportunidad, reiteraron en esencia los mismos argumentos esbozados en el libelo de demanda y su contestación.

4.1. Concepto del Ministerio Publico

21. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa (e), manifestó que entre las marcas objeto de estudio existe riesgo de confusión para el público consumidor y, por lo tanto, no pueden las dos marcas coexistir en el mercado.

22. Expresó que los signos de fantasía son considerados marcas fuertes y, por lo tanto, no deben coexistir con otros signos que pese a tener algunas diferencias impidan un juicio claro por parte de los consumidores que los adquieren.

23. Por último, solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda, pues los signos GOOP y GODP no deben coexistir en el mercado por ser susceptibles de

causar confusión en los consumidores.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20192, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad DISTRIBUIDORA BESTON E.U., encaminados a que se declare la nulidad de la Resolución No. 28786 de 30 de mayo de 2011, a través de la cual se concedió el registro de la marca GODP (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Uberney

Ocampo Zuluaga.

26. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la marca GODP (mixta) es similarmente confundible, tiene conexidad competitiva y genera riesgo de asociación con la previamente registrada «GOOP», cuya titularidad le fue concedida a sociedad DISTRIBUIDORA BESTON E.U. 2 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

27. En la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo

136 literal a), cuyo texto es el siguiente:

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]»

28. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «GODP» (mixta) identificada con el registro marcario número 425225, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra caducada.

29. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2021, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, y que se tuvo en cuenta el periodo de gracia, antes de que la SIC determinara que estaba caducada.

30. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 5 de mayo de 2022, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «GODP»3. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 16 de mayo de 2022, conforme al cual el signo se encuentra caducado tal y como se puede

apreciar en la siguiente imagen:

31. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 3 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de

agosto de 2020 7

Radicacion: 11001032400020120013500

Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]».

32. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá

necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si

aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en 8

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona.

A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

33. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 5 de mayo de 2022, en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […]

[…] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 425225, correspondiente a la marca mixta «GODP», cuyo titular es el señor Uberney Ocampo Zuluaga, tercero interesado en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año 2020. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa.»

34. Cabe destacar que, luego de surtido el anterior traslado, las partes y demás

sujetos procesales guardaron silencio. 9

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

36. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone: «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]» (destaca la Sala).

35. Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse

respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro.

36. En relación con el deber que tiene el juez de verificar la configuración del supuesto de hecho consagrado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2013. Decisión de 25 de abril de 2013. «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar […]» - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 95-IP-2013. Decisión de 11 de septiembre de 2013. “Causales de irregistrabildad que hayan dejado de existir al momento de realizarse el examen de registrabilidad (…) «Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”. - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 183-IP-2013. Decisión de 8 de octubre de 2013.

ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL

MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de

nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso”.

37. Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo.

38. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario.

39. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la

Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de 11

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Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia.

40. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación.

41. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 425225 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad DISTRIBUIDORA BESTON E.U., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000.

42. Es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la actora pretendió la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «GODP» (mixta).

43. En este contexto se resalta que las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca objeto de confrontación ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada. Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 21 de febrero de 20194, en la que se indicó, con sustento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: «[…] 8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o por cualquier hecho similar […]». (Destacado y subrayado fuera de texto).

44. La referida providencia también consideró que como la acción de nulidad relativa comporta un claro interés particular en atención a que es promovida cuando se concede un registro marcario que, en criterio del actor, desconoce sus derechos, resulta evidente que cuando la marca controvertida deja de existir en el ámbito comercial, de igual manera desaparece el interés de la actora en que se profiera una decisión que proteja sus derechos, ya que comercialmente no existirá una

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm. 11001032400020090062200. Sentencia de 21 de febrero de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López. 12

Radicacion: 11001032400020120013500

Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U

Demandado: Superintendenci