CE - 9_110010324000201200234001SENTENCIA20220923102009_TCListadoTitulados133113776363436037-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicación: 11001032400020120023400

Referencia: Nulidad Relativa

Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado Smithkline Beecham PCL – hoy Aspen Global

Incorporated Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Causales de Registrabilidad - Reglas

de Cotejo – Marcas en Conflicto: SAL DE FRUTAS PHILLIPS – SAL DE FRUTAS LUA, SAL DE FRUTAS LUA BOMBA y SAL DE FRUTAS LUA BOMB Sentencia de única instancia La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial, presentó la sociedad Tecnoquímicas S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 57095 de 30 de diciembre de 2008, 29578 de 16 de junio de 2009 y 27070 de 27 de mayo de 2010 , a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «SAL DE FRUTAS PHILLIPS (mixta)» en favor de la sociedad Smithkline Beecham PCL – hoy Aspen Global Incorporated, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial la sociedad Tecnoquímicas S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: «Solicito al HH Consejo de Estado, hacer las siguientes o semejantesdeclaraciones: 1 Folios 23 a 44.

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio . Que es nula la Resolución 57095 de 30 de diciembre de 2008, de la División de Signos Distintivos de la SIC, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por Tecnoquímicas S.A. y concedió el registro como marca MIXTA SAL DE FRUTAS PHILLIPS a Smithkline Beecham PCL. . Que es nula la Resolución 29578 de 16 de junio de 2009, de la División de Signos Distintivos de la SIC, por la cual se resuelve el recurso de reposición confirmando el anterior acto administrativo. . Que es nula la Resolución 27070 de 27 de mayo de 2010 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC por la cual resuelve el recurso de apelación confirmando los anteriores actos administrativos (…).» 1.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el día 18 de agosto de 2005, la sociedad Smithkline Beecham PCL (hoy Aspen Global Incorporated), solicitó ante la SIC el registro de la

marca «SAL DE FRUTAS PHILLIPS (mixta)» para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Mencionó que, luego de publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industria, la sociedad Tecnoquímicas S.A. presentó oposición al registro con base en sus registros marcarios SAL DE FRUTAS LUA, SAL DE FRUTAS LUA BOMBA y SAL DE FRUTAS LUA BOMB los cuales identifican productos incluidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 57095 de 30 de diciembre de 2008, la entidad demandada declaró infundada la oposición y concedió el registro de la referida marca mixta «SAL DE FRUTAS PHILLIPS».

5. Expresó que, dentro de la oportunidad legal, la sociedad actora, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de esa decisión, la cual fue confirmada en reposición mediante Resolución No. 29578 de 16 de junio de 2009 y en apelación mediante la Resolución No. 27070 de 27 de mayo de 2010. 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.3.1. Normas violadas

6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición de las resoluciones demandadas, la SIC violó los artículos 134, 136 literales a), b), c) y h) y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2. El concepto de violación

7. Sostuvo la parte actora que los actos administrativos acusados conceden a la

sociedad Smithkline Beecham PCL hoy Aspen Global Incorporated el registro de 3

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio una expresión idéntica o al menos con alto grado de semejanza fonética y de uso, si se compara con las marcas previamente registradas por la sociedad demandante.

8. Refirió que las expresiones SAL DE FRUTAS LUA, SAL DE FRUTAS LUA BOMBA, SAL DE FRUTAS LUA BOMB y SAL DE FRUTAS PHILLIPS, corresponden a acepciones muy semejantes que llevan a confundir al usuario, especialmente si se tiene en cuenta que estos productos se venden sin formula médica.

9. Resaltó que la autoridad administrativa no tuvo en cuenta que las marcas de propiedad de Tecnoquímicas S.A. se registraron con anterioridad al signo en conflicto, lo que le da un derecho que no puede ser desconocido.

10. Adujo que la marca SAL DE FRUTAS LUA es notoriamente conocida en Colombia, por lo que al concederse la marca SAL DE FRUTAS PHILLIPS se desconoció abiertamente el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio

11. El apoderado de la parte demandada manifestó que con ocasión de la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los citados actos

administrativos se fundamentan en ésta, así como en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.

12. Señaló que la expresión SAL DE FRUTAS es una designación común para ciertos medicamentos cuyo principio activo es el bicarbonato de sodio y, por ende, “es una locución inapropiable en exclusiva”.

13. Mencionó que, si bien es cierto que los signos en conflicto comparten la expresión SAL DE FRUTAS, también lo es que cuentan con estructuras morfológicas disimiles que los hacen fácilmente diferenciables en el mercado.

14. Indicó que la expresión SAL DE FRUTAS es genérica y de uso generalizado, por lo que las palabras en que recae la fuerza distintiva son PHILLIPS y LUA, razón por la que no se puede concluir que se configuró la causal de irregistrabilidad endilgada.

15. Adujo, en este sentido, que las expresiones LUA y PHILLIPS difieren ostensiblemente en las estructuras ortográficas, dando lugar a la diferenciación necesaria del uno al otro, los cuales son factores determinantes al momento de estudio y concesión de registro marcario.

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

16. Finalizó indicando que las marcas en conflicto no presentan similitudes que pueda causar riesgo de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado, pues tiene claro su origen empresarial. 2.2. Intervención del tercero interesado – Aspen Global Incorporated

17. El apoderado judicial de la sociedad Aspen Global Incorporated, tercera

interviniente en el presente proceso, se pronunció en esta etapa procesal afirmando que la Superintendencia de Industria y Comercio en ningún momento violó las normas citadas en el escrito de la demanda, pues las aplicó de manera correcta al conceder el registro del signo «SAL DE FRUTAS PHILLIPS».

18. Refirió que la expresión SAL DE FRUTAS es un término genérico en el mercado colombiano, el cual corresponde a la forma común en la que se designa el bicarbonato de sodio para su uso en el tratamiento de malestares gastrointestinales.

19. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el año 1991, ha sido constante y coherente en concluir que la expresión SAL DE FRUTAS es genérica y, por tanto, sobre la misma no se pueden conceder derechos en exclusividad por ser un término de uso común para identificar productos de la Clase 5ª del nomenclátor internacional.

20. Señaló que, al momento de registrar la marca SAL DE FRUTAS PHILLIPS, existían varias marcas registradas en la Clase 5ª con diferentes titulares, que contenían los términos SAL y FRUTAS.

21. Mencionó varias páginas web en la que se indica que el bicarbonato sódico

(NaHCO3) también es conocido como sal de frutas.

22. Agregó que la sociedad Tecnoquímicas S.A. no alegó ni probó durante la actuación administrativa que la marca SAL DE FRUTAS LUA era notoriamente conocida para el 15 de marzo de 2004, fecha en la cual fue solicitada la marca SAL

DE FRUTAS PHILLIPS.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, emitió la interpretación prejudicial 185-IP-2017 de 18 de abril de 2018 en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

24. En la mencionada IP el Tribunal de Justicia señaló que interpretaría los artículos 136 [haciendo énfasis en los literales a) y h)] y 224 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo, y de oficio, indicó que estudiaría el contenido de los artículos 135 literales f) y g), 228 y 230 de la misma normativa Andina. Excluyó del análisis el artículo 134

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio toda vez que no es materia controvertida si los signos constituyen marca. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió: « […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo y/o de asociación, 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues

el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas (…). 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.7. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho mas minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.8. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. (…) 3.9. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. (…) 4.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca SAL DE FRUTAS LUA (mixta) cuyo titular es

TECNOQUIMICAS S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo SAL DE FRUTAS PHILLIPS (mixto, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados den la presente providencia. […].».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

25. Mediante auto de 9 de octubre de 20192, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto. El demandante, la demandada y el 2 Folio 411.

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal3

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. El problema jurídico

26. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Tecnoquímicas S.A. en contra de las Resoluciones Nos. 57095 de 30 de diciembre de 2008, 29578 de 16 de junio de 2009 y 27070 de 27 de mayo de 2010, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «SAL DE FRUTAS PHILLIPS (mixta)» en favor de la sociedad Smithkline Beecham PCL hoy Aspen Global Incorporated, para distinguir

productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

27. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que el signo «SAL DE FRUTAS PHILLIPS (mixto)» es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas SAL DE FRUTAS LUA (nominativa y mixta), SAL DE FRUTAS LUAN BOMB y SAL DE FRUTAS LUA BOMBA, previamente registradas en la Clase 5ª del nomenclátor internacional. 5.2. La causal de irregistrabilidad en estudio 5.2.1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

28. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial, indicó como normas violadas los artículos 134, 136 literal a), b), c) y h) y 224 de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación solo desarrolló lo relacionado con la presunta confundibilidad del signo SAL DE FRUTAS PHILLIPS con las marcas SAL DE FRUTAS LUA, SAL DE FRUTAS LUAN BOMB y SAL DE FRUTAS LUA BOMBA y con la notoriedad de dicho signo.

29. Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos confrontados son confundibles y que no cuentan con características propias y diferentes que los hagan suficientemente distintivos para ser registrados como marcas en la Clase 5ª del nomenclátor internacional, a lo que agregó que la marca previamente registrada es notoriamente conocida.

30. En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no

procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 literales a) y h) y al desconocimiento 3 Folio 470. 7

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de lo previsto en el mencionado artículo 224, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5.2.2. Violación del literales a) y h) del artículo 136 y el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000.

31. En la interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia señaló que haría la interpretación de los literales a) y h) del artículo 136 y del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, interpretó los artículos 135 literales f) y g), 228 y 230 de la mencionada Decisión. El tenor de las mencionadas normas es el siguiente: «Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular

cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, 8

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. […].»

5.3. El examen de registrabilidad

32. De la lectura detallada del literal a) del artículo 136, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o productos identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

33. Aunado a lo anterior, la mencionada norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, servicios o productos identificados por éstos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

34. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia ha sostenido que: «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»4.

35. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

36. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a

adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, dos productos que se le ofrecen con un origen empresarial común5.

37. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que: « […] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]»6.

38. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 5.4. Las reglas de cotejo marcario

39. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria7 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: « […] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED

JEANS”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

7 Ibidem. 10

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Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […] »”. (negrillas fuera del texto)

40. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de

semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, visual, fonético y conceptual. 5.6. El caso concreto

41. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 5.6.1. La comparación de los signos

42. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados como se observa a continuación: Marca posteriormente registrada

SAL DE FRUTAS PHILLIPS

(Mixta) 11

Radicacion: 11001032400020120023400

Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas

SAL DE FRUTAS LUA

(Mixta)

SAL DE FRUTAS LUA

(Nominativa)

SAL DE FRUTAS LUA BOMB

(Nominativa)

SAL DE FRUTAS LUA BOMBA

(Nominativa)

43. Una vez verificado que las marcas en controversia son nominativas y una de ellas mixta, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

44. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

45. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso

26-IP-1998, señaló: «[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]».

46. Sobre este asunto, esta misma Sala, en decisión de fecha 21 de abril de 2016,

indicó lo siguiente: 12

Radicacion: 11001032400020120023400

Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio « […] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]»8.

47. En atención a lo anterior, y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. Previamente a realizar el cotejo marcario, la Sala analizará si la expresión SAL DE FRUTAS es un término genérico y de uso generalizado, tal y como lo solicitó la SIC, el tercero con interés en las resultas del proceso y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

48. Cabe resaltar que, al realizarse el examen comparativo de marcas que se

encuentran conformadas por palabras genéricas y uso generalizado, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla consistente en que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

49. Al respecto, y en cuanto atañe a la naturaleza de la expresión SAL DE FRUTAS, clase 5ª, la Sala prohíja lo considerado en la sentencia de 4 de agosto de 20229, en la cual esta misma Sala de Decisión ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este aspecto10, llegando a la conclusión en torno a que dicho término es genérico y de uso generalizado, tal y como se observa a continuación: « De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la frase “SAL DE FRUTAS” de la marca cuestionada es genérica respecto de los productos de la Clase 5ª, que identifican (…) En el caso sub examine, los productos que pretende distinguir la marca cuestionada son de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, medicamentos gastrointestinales, entonces la respuesta obvia es que la frase “SAL DE FRUTAS”, que hace parte del signo objeto de controversia, refiere directamente a los productos que distingue, lo que lleva a la Sala a concluir que se trata de una partícula genérica.

Al respecto, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso aportó una serie de pruebas, consistentes en impresiones de diferentes páginas web que informan que “[…] El bicarbonato de sodio tiene muchos

usos. Médicamente se reduce el ácido del estómago y se puede tomar después de las comidas como un antiácido para prevenir la acidez estomacal y la indigestión. Es una tableta efervescente disuelta en agua, conocida comúnmente como sal de frutas. […]”; y que “[…] El uso de alguna sal de frutas o bicarbonato sódico alivian el estómago hinchado mediante la eliminación de gases. […]”. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Radicación No. 11001032400020100047100. C.P. Doctor Guillermo Vargas Ayala. 9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación No. 11001-03-24-0002012-00233-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 10 Ibidem. 13

Radicacion: 11001032400020120023400

Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Por su parte, la SIC, mediante la Resolución núm. 40858 de 2009, trajo a colación el documento denominado “Equivalencia Sal de frutas-bica