CE - 98 Sentencia 05Ordf20170021800Mar 0 20241120090705169

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00218-00

Demandante: María del Pilar Montalvo Zarama

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.

Tema: Registro como marca del signo “ SOL DESDE 1899”

(mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 78740 de 30 de septiembre de 20151 y 23186 de 29 abril de 20162, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama y se concedió el registro como marca del signo “SOL DESDE 1899” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama , a través de apoderad o judicial, en

Moctezuma S.A. de C.V.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama , a través de apoderad o judicial, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 20004 de la Comisión de la Comunidad Andina , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 78740 de septiembre 30 de 2015, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta SOL DESDE 1899, en favor de CERVEZAS

1 Folio 4 a 9 Vto C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folio 10 a 11 Vto C pp. “[…] Por la cual se (sic) un recurso de apelación […]”. 3 Folio 12 a 48 C pp. 4 “[…] Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]”.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00218-00

Demandante: María del Pilar Montalvo Zarama

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

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Demandante: María del Pilar Montalvo Zarama

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CAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C. V., para distinguir productos de la dase 32 internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 23186 de fecha 29 de abril de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirma la resolución número 785 60 de septiembre 30 de 2015, concediendo definitivamente el registro de la marca SOL DESDE 1899 para distinguir productos de la dase 32.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se revoque el registro de marca mixta "SOL DESDE 1899", par a distinguir productos de la dase 32 de la clasificación internacional de marcas.

CUARTA: Que para efectos del restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, archivar el proceso de solicitud de marca.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del C.P.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]” (mayúscula y negrilla del original)5.

I.1.1. Los hechos de la demanda6

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]” (mayúscula y negrilla del original)5.

I.1.1. Los hechos de la demanda6

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que, a la ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama, le fue concedida la titularidad de las marcas mixtas “SOL” 7, “KOLA

SOL”8, “KOLA SOL LIGHT”9, “SODA SOL”10, “MANZANA SOL”11“LIMONADA SOL”12,

(mixtas) y nominativas “SOL”13 y “CITRUS PUNCH SOL”14, para distinguir los productos de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, que disponen:

Clase 3215: “[…] cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.

4. Sostuvo que, de acuerdo con las Resoluciones 78740 de 30 de septiembre de 2015 y 23186 de 29 abril de 2016 , la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de

5 Folios 13 y 14 C pp. 6 Folios 24 y 27 C pp. 7 Certificados 338.569, 453.014 y 453.015. 8 Certificado 291.617. 9 Certificado 291.464. 10 Certificado 291.596. 11 Certificado 506.594. 12 Certificado 291.595. 13 Certificado 328.247.

8 Certificado 291.617. 9 Certificado 291.464. 10 Certificado 291.596. 11 Certificado 506.594. 12 Certificado 291.595. 13 Certificado 328.247. 14 Certificado 388.901. 15 Versión 08.3

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C.V. registró la marca mixta “SOL DESDE 1899”16 para distinguir productos de la clase 3217 “[…] Cervezas […]”.

5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama presentó oposición al registro de la marca , por cuanto era similar mente confundible con sus marcas mixtas “SOL”, “KOLA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “SODA SOL”, “MANZANA SOL”, “LIMONADA SOL” y las nominativas “SOL” y “CITRUS

PUNCH SOL”.

6. Anotó que, mediante la Resolución 78740 de 30 de septiembre de 2015, la directora de la división de signos distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “SOL DESDE 1899”18 a la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., para identificar los productos antes mencionados y que, contra dicha decisión, la opositora presentó recurso de apelación.

7. Mencionó que, mediante la Resoluci ón 23186 de 29 abril de 2016 el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la decisión de conceder el registro marcario.

presentó recurso de apelación.

7. Mencionó que, mediante la Resoluci ón 23186 de 29 abril de 2016 el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la decisión de conceder el registro marcario.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación19

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debía fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución Política de Colombia, artículo 29; (ii) Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134 y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC registró la marca mixta “SOL DESDE 1899 ” a la sociedad Cervezas Cuauht émoc Moctezuma S.A. de C.V. , sin considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas mixtas “SOL”, “KOLA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “SODA SOL”, “MANZANA SOL”, “LIMONADA SOL” y; las marcas nominativas “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, de la ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama, en su aspecto ortográfico, fonético, visual y conceptual, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, según el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16 Certificado 571.373. 17 Versión 10. 18 Certificado de registro número 571.373. 19 Folio 27 a 45 C pp.4

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10. Refirió que la marca mixta "SOL DESDE 1899" no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 ibidem, para que sea procedente su registro.

11. Adujo que el elemento q ue le da la distintividad a las marcas confrontadas es el elemento “SOL”, pues los demás elementos de las marcas “[…] son explicativos en unos casos , y los otros son comunes en la clase 32, por ello, e n ese sentido, la comparación de las marcas, únicamente se debe realizar respecto de la palabra “SOL”

[…]”

12. Precisó que la marca concedida mediante el acto acusado distingue los mismos productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que conlleva a una conexidad competitiva, por cuanto comparten canales de comercialización, los medios de publicidad son idénticos, pertenecen a un mismo género de productos y se tienen una misma finalidad, esto es, refrescar.

13. Finalmente, señaló que los actos administrativos demandados violaron el derecho

medios de publicidad son idénticos, pertenecen a un mismo género de productos y se tienen una misma finalidad, esto es, refrescar.

13. Finalmente, señaló que los actos administrativos demandados violaron el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que no realizaron un estudio de fondo que resolviera el conflicto entre las marcas.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Intervención de la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.20

14. La sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. actuando a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda en consideración a que la demandante carece de “[…] ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales […]” por cuanto “[…] los argumentos asociados con la presunta violación al artículo 134 de la Decisión 486 del 2000 revelan que, entre los hechos de la demanda, las pretensión citada y el trámite asignado por el operador judicial -nulidad relativaexisten graves incoherencias que controvierten el deber de claridad y precisión explicado y que por ende, llevan a que se presente un grave defecto forma l en el proceso […]”.

15. En cuanto al fondo del asunto, señaló que las marcas confrontadas coinciden en la expresión “SOL” la cual es evocativa y de uso común en marcas de bebidas, que en cada caso es combinada con otros elementos gráficos y denominativos para conformar marcas “[…] que vistas en sus propios conjuntos son distintivas […]”.

16. En ese sentido, hizo referencia al registro de marcas que protegen productos de la

cada caso es combinada con otros elementos gráficos y denominativos para conformar marcas “[…] que vistas en sus propios conjuntos son distintivas […]”.

16. En ese sentido, hizo referencia al registro de marcas que protegen productos de la clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional Niza, a nombre de titulares diferentes a la ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama y la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., dentro de las c uales se incluye la palabra “SOL” así: “[…]

20 Folios 65 a 91 C pp.5

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SOL21, CHOCOSOL22, FRUSOL23, SOLÉ24, SOLÉ LIGHT25, SOLLYS26, SOLURAL27, VITA-SOLAR28, SUN TEA29, SUNKIST30, DRINK IN THE SUN 31, ORLANDO SUN32, SUNNY T 33, SUNTORY 34, SUNNY DELIGHT 35, SUN SWEET36, SUNRIDER 37, SUNERGY38, SUNSPORT 39, SUNNY D BAJA 40, SUNNYDEW41, TUTTI FRUTTI SUNFRUT42, SOL DE ESPAÑA 43, SOL DE CHILE 44, SOL 365 45, 7 SOLES 46, SOLAZ47, SOLECA 48, SOLDEPENAS 49, SOLAR VIEJO 50, SON -SOL51, CHOCOSOL52, CARIBANA SOL 53, ASTILLERO DEL SOL 54, FLOR DE JAMAICA TERRA DE SOL55, PASO DEL SOL56, PENASOL57, TORRES SOL58, TORRES VIÑA

CHOCOSOL52, CARIBANA SOL 53, ASTILLERO DEL SOL 54, FLOR DE JAMAICA TERRA DE SOL55, PASO DEL SOL56, PENASOL57, TORRES SOL58, TORRES VIÑA

SOL59, VINASOL60 […]”.

17. Concluyó que la expresión “SOL” acusa debilidad distintiva por ser un término usual incluido en un sinnúmero de marcas de bebidas de la clase 32 y 33 “[…] lo cual se explica en su aptitud evocative de "calor" y, por vía de asociación, sugestiva de la finalidad refrescante o atemperante del calor que satisfacen producen las bebidas, o inclusive evocativo de regiones soleadas en las cuales se cultivan los frutos que sirven para la preparación de bebidas […]”.

21 Certificado 196.013. 22 Certificado 179.433. 23 Certificado 239.661. 24 Certificado 347.021. 25 Certificado 352.865. 26 Certificado 356.754 y 361.605. 27 Certificado 324.541. 28 Certificado 339.078. 29 Certificado 374.761. 30 Certificado 173.226. 31 Certificado 206.890. 32 Certificado 153.777. 33 Certificado 325.043. 34 Certificado 68.536. 35 Certificado 174.987. 36 Certificado 109.701. 37 Certificado 196.118. 38 Certificado 196.121. 39 Certificado 194.154. 40 Certificado 312.218. 41 Certificado 353.313. 42 Certificado 377.905. 43 Certificado 291.544. 44 Certificado 402.135. 45 Certificado 306.592. 46 Certificado 412.706. 47 Certificado 257.384.

41 Certificado 353.313. 42 Certificado 377.905. 43 Certificado 291.544. 44 Certificado 402.135. 45 Certificado 306.592. 46 Certificado 412.706. 47 Certificado 257.384. 48 Certificado 290.335. 49 Certificado 355.587. 50 Certificado 227.077. 51 Certificado 141.319. 52 Certificado 179.434. 53 Certificado 441.175. 54 Certificado 493.583. 55 Certificado 426.596. 56 Certificado 319.795. 57 Certificado 226.566. 58 Certificado 88.140. 59 Certificado 400.583. 60 Certificado 51.978.6

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18. Aseveró que no es viable l a confundibilidad entre las marcas, por la sola coincidencia de la expresión “SOL”, pues se trata de un elemento común y evocativo que por sí solo, desprovisto de otros elementos, no singulariza un único origen empresarial, máxime si se tiene en cuenta el número de marcas que la contienen y que están registradas para identificar bebidas de clases 32 y 33.

19. Alegó que no es apropiado fraccionar las marcas enfrentadas omitiendo el estudio de las palabras “DESDE” y “1899”, ni tampoco las palabras “KOLA”, “SODA” , “LO MEJOR DE TU TIERRA”, LIMONADA, KOLA LIGHT” que forman parte de las marcas previamente registradas, en tanto que estas hacen parte integrante de los signos registrados como marca.

MEJOR DE TU TIERRA”, LIMONADA, KOLA LIGHT” que forman parte de las marcas previamente registradas, en tanto que estas hacen parte integrante de los signos registrados como marca.

20. Finalmente refirió que “[…] la marca “SOL DESDE 1899“ (mixta), clase 32, esta precedido (sic) de la concesión, a la misma sociedad solicitante, de registros de marcas que combinan la expresión "SOL" con los elementos tipográficos y visuales distintivos de la familia de marcas de mi representada, todas ellas registradas en clase 32, y que coexisten con las marcas opositoras y otras marcas de clases 32 y 33 de diversos empresarios, dentro de ellas, las marcas SOL CERO, C ERVEZA CLARA SOL, SOL LIGHT, SOL DE MOCTEZUMA, CERVECERIA MOCTEZUMA SOL LIGHT y SOL DESDE 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO ESPIRITU LIBRE […]”.

21. Por lo anterior, adujo que la marca mixta “SOL DESDE 1899” produce a sí misma la impresión común a las marcas registradas previamente de la misma titular, correspondiendo así con la familia de marcas de la sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. , “[…] caracterizada por sus diseños e impresiones de conjunto que induce a los consumidores a asociarlas con un único origen empresarial y a diferenciarlas de otras marcas conformadas por la sola partícula "SOL" común a varios registros de marcas de productos de clases 32 y 33 de distintos titulares […]”.

II.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio61

22. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda de

II.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio61

22. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda de manera extemporánea62.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

23. La ciudadana María del Pilar Montalvo Zarama presentó demanda de nulidad relativa el 7 de julio de 20 1763, en contra de las Resoluciones 78740 de 30 de septiembre de 2015 y 23186 de 29 abril de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

24. Mediante auto de 14 de diciembre de 201764, se admitió la demanda y, se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a l representante legal de la

61 Folios 94 a 103 C pp. 62 Folio 117 C pp. 63 Folio 12 C pp. 64 Folio 53 C pp.7

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sociedad Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. El 16 de abril de 201865, se corrió traslado de la demanda por el término de 30 días.

25. A través de providencias de 31 de julio de 201866 y 15 de marzo de 201967, se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 201168, la cual se realizó el 26 de abril de 201969.

fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 201168, la cual se realizó el 26 de abril de 201969.

26. En la citada audiencia, se reconoció personería a los apoderados de las partes, se resolvió la excepción propuesta por el tercero interesado, se fijó el litigi o y, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes.

27. Mediante auto de 21 de junio de 201970, se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso.

28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, profirió la interpretación prejudicial 437-IP-2019 de 13 de diciembre de 201971, dentro de la cual se refirió a los artículos 136 literal a), 135 literal g) y 151 de la Decisión 486 de 2000, los dos últimos interpretados de oficio, excluyendo del análisis el artículo 134 ibidem, para lo cual

señaló:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134 y Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realzará la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.

2. No procede realizar la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de marca.

3. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal g) del Artículo 135 y del Artículo 151 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de las marcas conformadas por denominaciones de uso común y lo relativo a la conex ión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

65 Folios 53 a 61 C pp. 66 Folio 118 C pp. 67 Folio 133 C pp. 68 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 69 Folio 156 a 167 C pp. 70 Folio 196 y Vto. C pp. 71 Folios 208 a 226 C pp.8

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1.1. En vista que en el proceso interno se discute si el signo SOL DESDE 1899 (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas KOLA SOL

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1.1. En vista que en el proceso interno se discute si el signo SOL DESDE 1899 (mixto) solicitado a registro resultaría confundible con las marcas KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta), SODA SOL - LO MEJOR DE TU TIERRA (mixta) y KOLA SOL (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

[…]

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable u n signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza, distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indi recto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] Conceptual o ideológica […] Gráfica o figurativa.

[…] 1.4. Igualmente, al realizar el co tejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que

o figurativa.

[…] 1.4. Igualmente, al realizar el co tejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio […] (ii) Criterio del consumidor selectivo (iii) Criterio del consumidor especializado.

1.5. Una vez se ñaladas las reg las y pautas expuestas, es importante que al analizar el cas o concreto se dete rminen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podr ía incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podr ía incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00218-00

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deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo SOL DESDE 1899 (mixto) solicitado a registro y las marcas KOLA SOL LIGHT (mixta), SOL (mixta). LIMONADA SOL (mixta), SODA SOL – LO MEJOR DE TU TIERRA (mixta) y KOLA SOL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que est án conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar que e lemento - sea denominativo o grafico - penetra con mayor profundidad en la mente de l consumidor. As í, la autoridad competente deber á determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico,

denominativo o grafico - penetra con mayor profundidad en la mente de l consumidor. As í, la autoridad competente deber á determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es e l elemento gr áfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tama ño, color y colocac ión de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se d ebe establece r si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

• Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

• Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar10

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00218-00

Demandante: María del Pilar Montalvo Zarama

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

complementado con otros criterios para determinar la existenci a de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.

3. Palabras de uso común en la conformación de marcas

3.1. En el presente caso se discute si la palabra SOL seria de uso común para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

[…]

3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por

de marcas y la marca débil.

[…]

3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o i ndicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pa ís en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no se rá suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.

3.5. La prohibición a lcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere a l signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

[…]

3.12. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la C lasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, postineramente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso com ún, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominaci ón en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que Io doten de distintividad suficiente.

4. Familia de