CE - Auto interlocutorio 11001032400020200020600 de 2025

Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1 www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S.A.S.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Temas: Recurso de súplica contra el auto que denegó pruebas

AUTO – RESUELVE RECURSO DE SÚPLICA

La Sala decide el recurso de súplica interpuesto por Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. contra el auto de 15 de octubre de 2024, mediante el cual el magistrado sustanciador Hernando Sánchez Sánchez dispuso dar al asunto el trámite de sentencia anticipada y denegó una prueba documental pedida por la demandante.

I. ANTECEDENTES

1.1. La sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. , actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 48505 de 11 de julio de 2018 , expedida por el director de Signos Distintivos , que declaró infundada la oposición y concedió a Laboratorios Nalenam S.A.S. el registro de la marca VI-C-BRIN (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas ; y de la Resolución 65562 de 22 de noviembre de 2019 , expedida por el superintendente delegado para la

1 Visible en el índice 3 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

A título de restablecimiento del derecho pretende que se ordene cancelar el registro de la marca nominativa VI-C-BRIN.

1.2. A través de auto del 20 de noviembre de 2020 2, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda para que se acreditara el cumplimiento de los requisitos formales y se adecuara a la acción de nulidad relativa.

1.2. A través de auto del 20 de noviembre de 2020 2, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda para que se acreditara el cumplimiento de los requisitos formales y se adecuara a la acción de nulidad relativa.

1.3. La demandante subsanó la demanda3 y, mediante auto del 19 de julio de 20214, el magistrado sustanciador la admitió, ordenó notificar a la SIC5 y vinculó a Laboratorios Nalemam Ltda.6

II. EL AUTO SUPLICADO

Mediante providencia de 15 de octubre de 2024, el magistrado sustanciador dispuso dar al asunto el trámite de sentencia anticipada, en los términos del artículo 182A de l CPACA, adicionado por el art ículo 42 de la Ley 2080 de 2021; fijó el litigio y se pronunció sobre las pruebas pedidas por las partes.

En concreto, denegó una prueba documental que la demandante había solicitado en los siguientes términos7:

“Solicito se practiquen y tengan como pruebas las siguientes:

1. Documentales:

1.1. Copia de la Resolución No. 83804 del 04 de diciembre de 2016 , mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declara fundada la oposición propuesta por mi poderdante y niega el registro de la marca VC -BRIN (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 Internacional que se constituye como un antecedente de la similitud declarada entre los signos de mi poderdante con un signo igual al registrado mediante los actos que se demandan. (…)”. (Subrayas de la Sala).

2 Índice 4 ibídem.

que se constituye como un antecedente de la similitud declarada entre los signos de mi poderdante con un signo igual al registrado mediante los actos que se demandan. (…)”. (Subrayas de la Sala).

2 Índice 4 ibídem. 3 Índice 8 ibídem. 4 Índice 12 ibídem. 5 Autoridad que presentó contestación, visible en el índice 21 ibídem. 6 Guardó silencio. 7 Página 20 de la demanda.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3 www.consejodeestado.gov.co Para denegar la prueba el magistrado sustanciador expuso lo siguiente:

“15. Se negará, por impertinente, la solicitud probatoria documental contenida en el numeral 1.1. del capítulo de “PRUEBAS” de la demanda, comoquiera que no guarda relación con el objeto del litigio”. (Subrayas de la Sala).

III. EL RECURSO DE SÚPLICA

El 29 de octubre de 20248, Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. presentó recurso de súplica contra el auto de 15 de octubre de 2024, y expuso que, en la Resolución 83804 del 4 de diciembre de 2016, la SIC denegó el registro del signo VCBRIN —que es idéntico a VI-C-BRIN—, por ser similar a una marca de su titularidad , ya registrada y notoria , debido al riesgo de confusión.

del signo VCBRIN —que es idéntico a VI-C-BRIN—, por ser similar a una marca de su titularidad , ya registrada y notoria , debido al riesgo de confusión.

Dijo que la Resolución 83804 del 4 de diciembre de 2016 concluyó que los productos que allí se estudiaron tenían conexión competitiva y eran confundibles, razón que corrobora la necesidad de contar con esta prueba, pues demostraba un hecho relevante para el proceso, si se tiene en cuenta que se trata de “una confundibilidad ya declarada”.

Sostuvo que, entonces, con tal documento buscaba evidenciar que la SIC ya había efectuado un análisis previo entre la familia de marcas de su titularidad y un signo idéntico al que aquí se debate , y que en esa oportunidad denegó el registro en atención al riesgo de confusión o asociación, especialmente por la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria VITACEREBRINA, pues esta y la que en ese momento se denegó, se podían asociar a un origen empresarial en común, dada su semejanza.

Asimismo, adujo que la prueba tenía por objeto demostrar que la SIC no tuvo en cuenta que “se trata de una estrategia donde si bien su registro no se realiza en la clase 5 al no tratarse de un suplemento dietario se solicita en la clase 30 como un alimento enriquecido con vitaminas y minerales lo cual visto desde el punto de vista de un consumidor medio los deja en un

8 Índice 36 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

8 Índice 36 del expediente en SAMAI.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co mismo punto de competitividad y tal como lo ha expresado en diversas interpretaciones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre los mismos existe un grado de conexidad al tratarse de productos multivitamínicos o enriquecidos con vitaminas y minerales”.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia y oportunidad

De conformidad con el numeral 2° del artículo 246 9 del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos enlistados en los numerales 1º a 8º del artículo 243 ibídem, entre los que se encuentra el que niegue el decreto o la práctica de pruebas (numeral 7º), cuando sean dictados en el curso de la única instancia. En consecuencia, el recurso de súplica que se formuló en contra del auto de 15 de octubre de 2024 resulta procedente.

El auto objeto de súplica fue notificado por estado el 22 de octubre de 202410, y el recurso fue instaurado el 29 del mismo mes y año 11. Por lo tanto, se radicó en la oportunidad prevista en el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021.

5.2. Análisis del asunto

5.2.1. La sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. se encuentra

modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021.

5.2. Análisis del asunto

5.2.1. La sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. se encuentra inconforme con el auto de 15 de octubre de 2024 , mediante el cual el magistrado sustanciador dispuso dar al asunto el trámite de sentencia anticipada, en cuanto denegó el decreto , como prueba documental, de la Resolución 83804 del 4 de diciembre de 2016, expedida por la SIC.

La demandante alega que la prueba es pertinente, conducente y útil porque acredita que con anterioridad la SIC había denegado el registro de un signo idéntico al que se concedió mediante los actos atacados, porque tenía conexión competitiva y era confundible con una familia de marcas de la cual

9 Modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021. 10 Índice 35 del proceso de primera instancia en SAMAI. 11 Índice 36 ibídem.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co es titular. Por su parte, el magistrado sustanciador denegó la prueba por impertinente, pues a su juicio no guarda relación con el objeto del litigio.

5.2.2. De acuerdo con lo anterior, el problema jurídico que la Sala deberá resolver consiste en determinar si procedía el decreto , como prueba documental, de un acto administrativo en el que la autoridad demandada

5.2.2. De acuerdo con lo anterior, el problema jurídico que la Sala deberá resolver consiste en determinar si procedía el decreto , como prueba documental, de un acto administrativo en el que la autoridad demandada adoptó, en un asunto similar, una decisión favorable a los intereses de la demandante.

5.2.3. Para resolver el problema así propuesto, es pertinente tener en cuenta que en el cargo 1 de la demanda, denominado “Con las resoluciones demandadas la entidad oficial violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones ”, la sociedad Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S. alegó:

“Contrariamente a lo expuesto por la norma mencionada la Superintendencia de Industria y Comercio en sus decisiones va en completa contravía de la disposición legal mencionada y violó la citada norma por falta de aplicación, al haber concedido el registro d e la marca nominativa VI -C-BRIN para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional, a pesar de la existencia de los derechos previamente adquiridos por mi poderdante sobre la marca VITA C BRINAVITACEBRINA – VITACEREBRINA – VITACEREBRINA FINLAY que amparan productos comprendidos en las clases 5 y 30 internacional, toda vez, que la comparación marcaria de los dos signos en conflicto debe comprender los elementos técnicos y legales relacionados con la identidad o semejanza de los mismos desde el p unto de vista visual, conceptual o fonético, observando las semejanzas más no las diferencias entre los mismos.

Por lo tanto en forma respetuosa solicito a ese Honorable Consejo, que se tengan

mismos desde el p unto de vista visual, conceptual o fonético, observando las semejanzas más no las diferencias entre los mismos.

Por lo tanto en forma respetuosa solicito a ese Honorable Consejo, que se tengan en cuenta las reglas y criterios dictados por la Jurisprudencia para efectuar el cotejo y análisis de marcas similares, para que se llegue a la real conclusión que entre las marcas mencionadas en este escrito existen similitudes sustanciales en sus aspecto visual, ortográfico y fonético que imposibilitan su coexistencia en el mercado más cuando ya la Superintendencia de Industria y Comercio en una caso similar VCBRIN Vs VITA C BRINA había estudiado la confundibilidad de los signos mediante resolución No. 83804 del 04 de diciembre de 2016, concluyendo que los signos analizados eran similarmente confundibles dada su coincidencia vocálica y silábica dada la disposición dentro del conjunto marcario, esencialmente expresando: (…)”.

De lo anterior entonces es posible concluir que las marcas registradas a favor de mi poderdante poseen un rasgo distintivo común, esto es, VITA C BRINA – CEREBRINA – VITACEREBRINA – CEBRINA, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial lo que permite que mi poderdante pueda impedir que terceros registren marcas con ese distintivo que no es genérico ni de uso común y que claramente al registrarse a favor de otra persona podría conllevar riesgos de confusión o asociación al generar la impresión que tienen un origen común”. (Resaltados de la Sala).Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

persona podría conllevar riesgos de confusión o asociación al generar la impresión que tienen un origen común”. (Resaltados de la Sala).Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co

De acuerdo con lo anterior , contra los argumentos del despacho sustanciador, la Sala estima que la Resolución 83804 del 4 de diciembre de 2016, prueba documental denegada , sí se relaciona con el objeto de la controversia, si se tiene en cuenta que, en parte, los argumentos de nulidad planteados en la demanda se fundan en esta en la medida en que afirman que en dicho acto la SIC : (i) ya había denegado el registro de un signo idéntico al que se concedió a través de los actos administrativos acusados, por tener conexión competitiva y resultar confundible con marcas de su titularidad y (ii) concluyó que las marcas registradas a su favor (VITA C BRINA, CEREBRINA, VITACEREBRINA y CEBRINA) tienen un rasgo distintivo común, lo que le permite impedir que terceros registren otras con ese mismo distintivo, pues presentarían riesgo de confusión o asociación.

Así, la prueba solicitada apunta a demostrar que la SIC estudió la confundibilidad marcaria en un asunto que, aunque no correspond a directamente al trámite que se cuestiona en este proceso, sí se refiere al examen de registrabilidad de un signo idéntico al que se concedió a través de los actos administrativos acusados.

directamente al trámite que se cuestiona en este proceso, sí se refiere al examen de registrabilidad de un signo idéntico al que se concedió a través de los actos administrativos acusados.

Por lo tanto, para la Sala es claro que, con las consideraciones expuestas y la decisión adoptada por la SIC en la Resolución 83804 del 4 de diciembre de 2016, la actora pretende sustentar el cargo de irregistrabilidad del signo VI-C-BRIN, razón por la cual resulta pertinente el decreto de la prueba documental solicitada en el sub lite12.

Lo anterior, independientemente de que dicho cargo de nulidad tenga vocación de prosperidad o no, aspecto que deberá estudiarse en la sentencia.

5.3. Conclusión

12 En sentido similar ver la providencia de 5 de diciembre de 2024, dictada en el proceso con radicado 11001 03 24 000 2021 00114 00, C.P.: Oswaldo Giraldo López.Radicado: 11001 03 24 000 2020 00206 00

Demandante: Laboratorios Finlay de Colombia S.A.S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala concluye que el auto objeto de súplica no se ajustó a derecho al denegar, por falta del presupuesto de pertinencia, el decreto de la prueba documental solicitada por la parte actora en el punto 1.1 del acápite de “PRUEBAS” de la demanda , pues esta sí tiene relación con el debate propuest o. En consecuencia, se revocará la providencia recurrida

la prueba documental solicitada por la parte actora en el punto 1.1 del acápite de “PRUEBAS” de la demanda , pues esta sí tiene relación con el debate propuest o. En consecuencia, se revocará la providencia recurrida para que en su lugar se provea sobre la prueba así solicitada, previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos legales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto del 15 de octubre de 2024 , proferido por el magistrado Hernando Sánchez Sánchez, en cuanto denegó el decreto de la prueba documental solicitada en el punto 1.1 del acápite “PRUEBAS” de la demanda. En su lugar, PROVÉASE sobre dicho medio de prueba , previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos legales.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen, para lo pertinente.

Notifíquese y Cúmplase,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.