CE-SALA PLENA-1001-03-15-000-2000-00499-01(S)-2005

RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA - Norma sustancial / TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA - Interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia es norma sustancial El artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente: “Artículo 31. El juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal.” Esta disposición consagra el carácter obligatorio de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino, que se sustenta en el artículo 29 del Tratado, según el cual, los jueces nacionales que conozcan procesos en que deban aplicarse disposiciones del derecho comunitario, podrán solicitar o no del Tribunal la interpretación de aquellas, en caso de que contra la sentencia quepa algún recurso en el derecho interno. Sin embargo, añade la norma que si la sentencia no es susceptible de recursos en derecho interno, se suspenderá el procedimiento y para solicitar la interpretación del Tribunal, lo cual quiere decir que en este último caso la solicitud de la interpretación no es facultativa sino obligatoria. Como lo ha manifestado la Sala Plena de esta Corporación, el artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia Andino no se limita a señalar el comportamiento del juez al momento de proferir el fallo, sino que consagra a favor de las partes un derecho, por lo que se trata de una disposición sustancial, que puede ser invocada para sustentar el recurso extraordinario de súplica.

CONSEJO DE ESTADO

SALA ESPECIAL TRANSITORIA DE DECISION 1C

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá, D. C., Seis (6) de diciembre de dos mil cinco (2005)

Radicación número: 11001-03-15-000-2000-00499-01(S)

Actor: DOWELANCO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Decide la Sala Especial Transitoria de Decisión 1C de la Sala Plena del Consejo de Estado el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la sociedad DOWELANCO con domicilio en los Estados Unidos de América, parte demandante, contra la Sentencia del 8 de junio de 2000 de la Sección Primera de la Corporación.

ANTECEDENTES.

La sociedad DOWELANCO demandó ante la Sección Primera del Consejo de Estado la nulidad de las Resoluciones Nos. 21284 del 27 de noviembre de 1.995, 28829 del 28 de noviembre de 1996 y 2483 del 18 de agosto de 1998, actos administrativos mediante los cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO declaró fundada la oposición presentada por LABORATOIRE ROGER BELLON, propietaria de la marca “PIPRAM”, registrada en la Clase Internacional número 5, y negó el registro de la marca “PIPRON” solicitado por la demandante para distinguir productos comprendidos en la misma clase. En su demanda alegó la violación de los artículos 81, 83, literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 3º inciso 6º y 59 del Código Contencioso Administrativo. Explicó que la entidad demandada no tuvo en cuenta que las marcas en conflicto cubren productos diferentes y por tanto no están dirigidas al mismo público consumidor. Tampoco tuvo en cuenta el desistimiento de las observaciones presentadas por LABORATOIRE ROGER BELLON contra la solicitud de registro

de la marca “PIPRON”. Se desconoció que la marca “PIPRON” es un signo perceptible por los sentidos, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo y novedoso frente a la marca “PIPRAM”.

EL FALLO SUPLICADO.

La Sección Primera de esta Corporación decidió en única instancia la acción instaurada por la sociedad DOWELANCO contra los actos administrativos reseñados, a través de la sentencia objeto del recurso, en la que negó las súplicas de la demanda. Con base en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino, concluyó que la coexistencia en el mercado de las marcas “PIPRAM” y “PIPRON” induciría al público en error, pues no obstante que los productos de una y otra no son los mismos, sí pertenecen a la misma clase y se podría inducir al público a error sobre la clase de bienes que ampara cada una de ellas, al igual que sobre la procedencia u origen. Adicionalmente, tienen similitud fonética y ortográfica, y porque nada impide que con posterioridad DOWELANCO pretenda extender el amparo de dicha marca a otros productos de la misma clase.

EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA.

La sociedad DOWELANCO interpuso recurso extraordinario de súplica contra la Sentencia del 8 de junio de 2000 proferida en única instancia por la Sección Primera de la Corporación, con base en los siguientes cargos:

1. Violación del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, por falta de aplicación, en cuanto no adoptó la interpretación prejudicial contenida en la providencia No. 04-IP-2000, dictada en Quito Ecuador, el 29 de

marzo de 2000, en relación con el alcance de los artículos 81, 83 párrafo a), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Explicó que la conclusión a que llegó la Sección Primera es completamente contraria a la interpretación del Tribunal Andino, quien después de resaltar los productos que amparan cada una de las marcas, manifestó que en virtud del principio de la especialidad, mediante el cual el registro de una marca y su protección se extenderá solamente a los productos identificados en la solicitud, “se evidencia que en una misma clase de nomenclatura internacional podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disimiles siempre que no se induzca a error”. (doctor Marco Matías Alemán, citado en la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia No. 08 - IP -95). Citó también la interpretación prejudicial No.04-IP-98 del Tribunal Andino de Justicia para señalar que para que pueda aplicarse la causal de irresgistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es necesario que además de que se presenten suficientes semejanzas gráficas, fonéticas y visuales entre las marcas en conflicto, se debe amparar los mismos productos relacionados con la marca registrada con anterioridad, lo que no acontece en este caso.

2. Violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena por aplicación indebida, toda vez que para que no puedan registrarse una marca, ésta debe ser idéntica o similar a otra registrada con anterioridad de forma que puedan inducir al público a error.

Señaló que desde el punto de vista gráfico la composición ortográfica de la marca

PIPRON es completamente diferente a la de la marca PIPRAM, y desde el punto de vista conceptual, ambas expresiones son de fantasía, así que el consumidor las recordará por si mismas y relacionadas con los productos que cada una distingue. De otra parte, el hecho de que actualmente coexistan marcas registradas en la clase 5ª cuya diferencia es una letra (Refexxin-Femexin, Trilon-Grilon, NeosorNeosure, Marvel-Marvelon, Calvert-Alvert), confirma que las marcas enfrentadas pueden coexistir sin crear confusión alguna al consumidor. Adicionalmente, los productos que se pretenden amparar con la marca PIPRON (herbicidas) son completamente distintos a los que ampara la marca PIPRAM (productos farmacéuticos y medicinales, productos para uso contra las infecciones urinarias).

3. Violación del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por denegar las pretensiones de la demanda no obstante que la marca PIPRON cumple con el requisito de distintividad que exige la norma para ser registrada.

ALEGATOS DE CONCLUSION.

No registraron las partes actuación en este oportunidad procesal. El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

De conformidad con la Ley 954 de 2005, en concordancia con el Acuerdo 036 de 2005 de la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala Especial Transitoria de Decisión 1C de la Sala Plena del Consejo de Estado debe decidir el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la providencia del 8 de junio de 2000 proferida en única instancia por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación. El artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, contempla el recurso extraordinario de súplica, contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por las Secciones o Subsecciones de esta Corporación y señala como causal la violación directa de la ley sustancial. El recurso extraordinario de súplica no constituye una nueva instancia a través de la cual sea posible una revisión de los aspectos fácticos y cuestiones jurídicas planteadas en la demanda. La técnica de este recurso extraordinario obliga al recurrente a ceñirse estrictamente a las razones o motivos que tipifican la causal única prevista en la ley: violación directa de normas sustanciales por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea, es decir, que este recurso sólo encuentra causa en la violación directa de normas sustanciales, y no en la infracción indirecta de las mismas. Conforme lo ha reiterado la Sala en diversas oportunidades, tienen el carácter de normas sustanciales, aquellas cuyo contenido sea la declaración, creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas concretas. 1 Así mismo, se advierte que al resolver este medio extraordinario, se desechan los planteamientos subjetivos que eventualmente se expongan, por ser propios del alegato de instancia y no del recurso extraordinario. Por otro lado, en la exposición de la violación directa de la norma sustancial, no es posible discutir hechos, ni juicios de valor, relacionados con los elementos de prueba que se hayan aducido y analizado en el curso del proceso. Primer cargo. - El recurrente alega la falta de aplicación del artículo 31 del

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina2, por cuanto 1 Este ha sido el criterio de la Sala Plena de esta Corporación, acogiendo la posición de la Corte Suprema de Justicia cuando fijó los alcances de la causal primera de casación, que puede identificarse con este requisito del recurso extraordinario de Súplica. Véanse entre otras sentencias: S-169 del 24 de septiembre de 2002, M.P. Alier Hernández Enríquez, y S–739 del 8 de octubre de 2002, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero. 2 Actualmente, el texto vigente del Tratado de Creación del Tribunal, es el contenido en su Protocolo Modificatorio del 28 de mayo de 1996, codificado mediante la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para Colombia, entró en vigor el 25 de agosto de 1999, luego de su ratificación mediante la Ley 457 de agosto 4 de 1998, su publicación en el Diario Oficial 43360 de agosto 11 de ese mismo año, la sentencia de exequibilidad C-227 del 14 de abril de 1999 proferida por la Corte Constitucional y el depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la Comunidad. Posteriormente y en cumplimiento del artículo 2º de la Ley 7ª de 1944, dicho protocolo fue promulgado mediante el Decreto 2054 de octubre 15 de 1999, publicado en el Diario Oficial 43776 de noviembre 10 de 1999. En la codificación actual la norma invocada corresponde al artículo 35. no adoptó la interpretación prejudicial del referido Tribunal en relación con el alcance de los artículos 81, 83 parágrafo a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión

del Acuerdo de Cartagena. El artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala lo siguiente: “Artículo 31. El juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal.” Esta disposición consagra el carácter obligatorio de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino, que se sustenta en el artículo 29 del Tratado, según el cual, los jueces nacionales que conozcan procesos en que deban aplicarse disposiciones del derecho comunitario, podrán solicitar o no del Tribunal la interpretación de aquellas, en caso de que contra la sentencia quepa algún recurso en el derecho interno. Sin embargo, añade la norma que si la sentencia no es susceptible de recursos en derecho interno, se suspenderá el procedimiento y para solicitar la interpretación del Tribunal, lo cual quiere decir que en este último caso la solicitud de la interpretación no es facultativa sino obligatoria.3 Como lo ha manifestado la Sala Plena de esta Corporación4, el artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia Andino no se limita a señalar el comportamiento del juez al momento de proferir el fallo, sino que consagra a favor de las partes un derecho, por lo que se trata de una disposición sustancial, que puede ser invocada para sustentar el recurso extraordinario de súplica. Ahora bien, observa la Sala que, contrario a lo manifestado por el impugnante, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó, aplicó y adoptó la interpretación prejudicial del Tribunal Andino N° 04-IP-2000 del 29 de marzo de 2000, en la cual se indicó que al juez nacional le correspondía determinar si el registro del signo “PIPRON” afectaría la marca inscrita “PRIPRAM” a pesar de restringirse a

productos distintos, el uno agropecuario y el otro farmacéutico, pertenecientes a la misma clase 5ª de la clasificación internacional de productos. 3 En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 2006 del 7 de febrero de 1991, M.P. Fabio Morón Díaz. 4 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia 1995-00005 del 15 de marzo de 2005, M.P. Héctor J. Romero Díaz. El requisito de distintividad fue interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente manera, según transcribe la sentencia de la Sección Primera: “5º. De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase y respecto de la cual también pueda desprenderse confusión - servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios -, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. “6º. Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate o para el uso al cual han sido destinados”. A partir de la anterior interpretación, la Sección Primera concluyó que se justificaba negar el registro de la marca “PIPRON”, en los siguientes términos:

“Esta Corporación concluye que la coexistencia en el mercado de las marcas PIPRAM y PIPRON induciría al público en error, no obstante que los productos de una y otra no son los mismos, aunque sí pertenecen a la misma clase, dado que, de una parte, es innegable la similitud fonética y ortográfica existente entre uno y otro, como lo estimó la entidad demandada, y, de otra parte, porque nada impide que con posterioridad DOWELANCO pretenda extender el amparo de dicha marca a otros productos de la misma clase, lo cual originaría una confusión entre signos y productos para las dos marcas, como lo afirmó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.” Con lo anterior, se desvirtúa el primer cargo, toda vez que se verifica que el artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia Andino, que era pertinente para resolver el caso, fue efectivamente aplicado por la Sección primera en la sentencia impugnada, como quiera que tuvo en cuenta dicho pronunciamiento para solucionar la controversia. Segundo cargo. - Se fundamenta en la aplicación indebida del articulo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que dispone: “Artículo 83. - Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error”. Tal como consta en el proceso, la controversia planteada a consideración de la

Sección primera, versó sobre la imposibilidad legal de registrar como marca la expresión PIPRON, teniendo en cuenta que la marca PIPRAM se encontraba ya registrada, que entre una y otra existía gran similitud, y protegían productos de la misma clase, por lo que podrían inducir al público a error. Como se observa, estos presupuestos corresponden precisamente a los previstos en la norma como causal de irregistrabilidad, luego está claro que la norma era pertinente al caso debatido, por lo que resulta inadmisible pretender configurar el cargo argumentando que fue indebidamente aplicada. Ahora bien, las razones que se aducen para demostrar la infracción sugieren un cuestionamiento a las situaciones fácticas apreciadas por el fallador, que fue errada la apreciación de los hechos a partir de los cuales se estableció la similitud de las expresiones en conflicto, ya que mientras para el recurrente las marcas en conflicto son diferentes desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, y porque existen otras marcas registradas que se diferencian por una sola letra; para el sentenciador aplicando los mismos conceptos de confrontación, las marcas son confundibles entre si, dada su similitud. Para la Sala las razones en que se sustenta el cargo no son demostrativas de la infracción denunciada, y por el contrario, se apartan de los fundamentos propios de la causal de súplica, pues se sustentan en consideraciones fácticas y probatorias del proceso, propias de la violación indirecta, no previstas en la ley para la súplica extraordinaria. Se niega el cargo. Tercer Cargo. Violación del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que consagra:

“Articulo 81. - Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos idénticos o similares de otra persona.” Para explicar el cargo se limita el recurrente a afirmar que la marca PIPRON reúne los requisitos exigidos en la norma para ser registrada, porque es susceptible de representación gráfica; es perceptible por los sentidos; es suficientemente distintiva, y no es confundible desde los puntos de vista fonético, visual o conceptual con la marca PIPRAM. Observa la Sala que la disposición citada no fue considerada por parte del fallador como fundamento de su decisión, y que las razones en que se sustenta el cargo no pasan de ser simples afirmaciones, sin indicar si hubo falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma para llegar a la infracción denunciada. Omisiones que no corresponde subsanar a la Sala, aún siendo válida en la suplica extraordinaria la facultad de interpretación, y que conllevan inexorablemente a rechazar el cargo. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial Transitoria de Decisión 1C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NO PROSPERA el recurso de suplica interpuesto contra la sentencia de junio 8 de 2000 proferida por la Sección Primera de la Corporación. Se condena en costas al recurrente conforme a lo previsto en los artículos 392 y

ss del Código de Procedimiento Civil. Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Devuélvase a la Sección de origen. Cúmplase. Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

REYNALDO CHAVARRO BURITICA LIGIA LOPEZ DIAZ

JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE RAMIRO SAAVEDRA

BECERRA