CE-SALA PLENA-1001-03-15-000-2000-06608-01(S-608)-2005

RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA - Causales / INDEBIDA APLICACION DE LA NORMA - Improcedencia de la causal cuando la norma obliga al fallador a tenerla en cuenta al momento de proferir su decisión / MARCAS La Sala advierte que según las consideraciones expuestas en el fallo objeto de la impugnación la controversia planteada fue precisamente la determinación sobre la semejanza fonética, gráfica y conceptual que según las partes intervinientes en el proceso, existía entre las marcas fitNES y FINNESSE, así como el hecho de que ambas marcas amparaban productos de la clase 32, supuestos de hecho en que se sustenta la hipótesis normativa que se dice infringida por la Sentencia. De manera que el citado precepto legal no sólo era pertinente al caso debatido, sino que obligaba al fallador su aplicación para decidir la controversia planteada, por lo no cabe censurar la Sentencia por indebida aplicación de la norma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA ESPECIAL TRANSITORIA IC

Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ

Bogotá, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-15-000-2000-06608-01(S-608)

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Decide la Sala el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la apoderada judicial de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. contra la Sentencia del 10 de agosto de 2000 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado. ANTECEDENTES Mediante la Resolución N° 20092 del 23 de julio de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó a SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. el registro de la marca FITNES (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del Decreto 755 de 1972, por encontrar fundada la observación formulada por la sociedad ALPINA S. A. propietaria de la marca FINESS (NOMINATIVA), registrada para distinguir productos de la misma clase 32. Interpuestos los recursos de reposición y apelación contra la anterior resolución, la misma Superintendencia mediante las resoluciones N° 27388 del 28 de octubre de 1997 y N° 3461 del 14 de septiembre de 1998 revocó el acto recurrido, declaró infundada la observación presentada por ALPINA S. A. y concedió a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. el registro de la marca FITNES (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del Decreto 755 de 1972. La sociedad ALPINA S. A. demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo e Estado, la nulidad de las anteriores resoluciones, argumentando violación de los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por considerar que estaban dados los supuestos que impiden registrar la marca FITNES allí previstos. EL FALLO SUPLICADO Mediante la Sentencia suplicada, la Sección Primera de esta Corporación, decretó

la nulidad de las Resoluciones N° 27388 del 8 de octubre de 1997 y N° 3461 del 14 de septiembre de 1998, objeto de la demanda y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro expedido a favor de

SOCIETE DES PRODUIT NESTLE S. A.

Las consideraciones de la sentencia se resumen así: En la Sentencia del 30 de marzo de 2000 (Exp. 5393 Actor: Alpina S. A.), se pronunció esa Sección en relación con el conflicto que se presenta entre las marcas FINESSE y fitNES, para distinguir productos comprendidos en la clase 29. Dada la similitud de los hechos y fundamentos allí propuestos con los planteados, así como la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina rendida en ambos procesos, resultan válidas las mismas consideraciones, aún cuando los actos aquí acusados amparen productos de la clase 32. La interpretación prejudicial allegada, indica que un signo confundible con otro no puede convertirse en marca porque carecería del carácter distintivo necesario que es condición sine qua non para considerarlo como marca. La comparación entre dos marcas opuestas debe iniciarse con la identificación de la clase de marca. Y respecto al caso, considera que la marca fitNES tiene cierta característica de mixta, por tener intercalada una N mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras E y S, de la forma característica de la conocida marca NESTLE. En marcas mixtas se debe examinar cuál de los elementos es el predominante, siendo por lo general la parte denominativa la que tiene importancia. Adicionalmente, destacó la Sección Primera que:

 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.  Las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no simultánea.  Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del presunto comprador.  Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre las marcas. Las marcas enfrentadas son denominativas, no obstante que la marca fitNES tiene determinado diseño, por el cual fue registrada como marca gráfica. Amerita tratarse como marca denominativa porque el componente que predomina es la expresión nominal, ya que la parte gráfica está basada en el mero diseño de la expresión y la gráfica no tiene un significado propio, aparte de la posible evocación de la marca NESTLE en virtud del trazo de la letra N. En consecuencia le son aplicables las reglas antes relacionadas. La Sección Primera procedió a la comparación fonética, visual y conceptual respecto de los productos que amparan las dos marcas en conflicto y concluyó: “...el resultado probable es que ambas marcas como conjunto de letras, al ser pronunciadas, sean percibidas por el consumidor de un modo parecido, dada la semejanza anotada en su escritura y más en su fonética, que es de tal grado, que cabe en los primeros niveles de la escala que en este ámbito relaciona el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según los cuales, en su orden, cuando existen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales en una denominación, produce,

desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor; y si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Esta impresión de conjunto, tanto visual como fonética, puede ocasionar que la diferencia que se da por la letra t y por la forma de la letra N, en la marca fitNES, se reduzca a tal grado que resulte desplazada o eliminada por los efectos de los ingredientes semejantes en ambas marcas. En una lectura rápida o al pronunciarse de golpe, pueden llegar a verse u oírse iguales, mucho más por la identidad en los productos que representan. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca fitNES, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 29, guarda estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual), como en la fonética, con la marca registrada FINESSE, para distinguir productos de la misma clase, sin que las diferencias que ofrecen en el campo gráfico sean suficientes para hacerla distinta de ésta. De modo que el riesgo de confusión entre las marcas FINESSE y fitNES (mixta) es alto, tanto, que la coexistencia de los mismos (SIC) en el mercado puede inducir a error al consumidor, pese a que éste tiene cierto grado de especialidad, dado el sector socio-económico a que pertenece. Siendo así, la concesión del registro de la marca fitNES (mixta), para amparar los productos comprendidos dentro de

la clase 29 del artículo 2 del decreto 755 de 1972, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, contraviene las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en especial el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, razón por la cual los cargos prosperan. Como consecuencia, se declarará la nulidad de los actos acusados...” EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA Contra la sentencia suplicada formula el recurrente los siguientes cargos:

1. Indebida aplicación del articulo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto los requisitos que exige esta causal no se encuentran presentes en el caso debatido.

Explica que para que la norma pueda ser aplicada son necesarios los siguientes requisitos: Que la marca solicitada sea idéntica o similar a una marca solicitada o registrada con anterioridad, de forma que pueda inducir al público a error y que la marca solicitada pretenda amparar los mismos productos o servicios o sea para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca solicitada o registrada con anterioridad pueda inducir al publico a error. En cuanto al primer requisito señala que al realizar el estudio de confundibilidad de la marca fitNES (mixta) con la marca FINESSE se encuentra que no se confunden entre sí, porque cada una presenta características propias que las hacen diferentes desde los puntos de vista gráfico, fonético o conceptual, así: Gráfico.- La marca solicitada se compone tan solo de dos sílabas que por su disposición y escritura dan la impresión de que se conformara por dos palabras unidas “fit” y “NES” por cuanto la letra N del sufijo “NES” esta escrita en

mayúscula. La marca base de la observación se compone de tres sílabas que están dispuestas de manera muy característica y caprichosa y cuya repetición de la letra S le otorga mayor distinción frente a la marca fitNES. Fonético.- La marca fitNES se pronuncia más fuerte y con una pausa en la mitad de las sílabas por cuanto la consonante T y la N en mayúscula obliga a que la letra T se pronuncie claramente. Además el hecho de que la N aparezca en mayúscula le da al consumidor la idea de que la silaba NES tambien se pronuncia con acento. La marca FINESSE por constar de tres sílabas se pronuncia de manera más prolongada ya que las consonantes “SS” hacen que su pronunciación sea seguida y sin pausa. Además el hecho de que las dos SS estén seguidas obliga a que el acento se haga sobre ellas así: finesse, generando una diferencia fonética con la marca fitNES. Conceptual.- La marca FINESSE es evocativa de los productos que se distinguen con ella, ya que la expresión es de origen francés y en español significa “FINESA FINURA, DELGADEZ, ESBELTEZ”, se trata según los empaques allegados con la contestación de la demanda, de productos dietéticos, lo que confirma el carácter evocativo de la marca. En la marca fitNES encontramos que el sufijo NES reproduce la raíz NES del nombre comercial NESTLE, dándole la idea al consumidor de que los productos fitNES son fabricados por NESTLE. Además la marca y nombre comercial NESTLE son notoriamente conocidos, por lo que en ningún momento el consumidor los confundirá con los productos de la demandante. Es necesario tener en cuenta que la marca fitNES es mixta y el elemento gráfico le

otorga una impresión especial y única, mientras que la marca FINESSE es nominativa. La Sección Primera no tuvo en cuenta este hecho, sino que simplemente afirmó que la marca fitNES era denominativa, pues de haber tenido en cuenta el conjunto de la marca, la conclusión sería distinta. Cita al respecto lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 32-IP-96 y agrega que el hecho de que actualmente coexistan marcas registradas en la misma clase cuya diferencia es tan solo una letra (TRILON-GRILON, NEOSOR-NEOSURE, MARVEL-MARVELON, CALVERTALVERT), confirma que la marca fitNES puede coexistir con la marca FINESSE. Manifiesta que el segundo requisito pierde relevancia al no ser confundibles la marca fitNES con la marca FINESSE a pesar de que ambas amparen productos de la clase 32 y que es errado afirmar como lo hace la sentencia, que el público consumidor no está pendiente de prestar atención y por lo mismo puede ser inducido a error, porque no se trata de un público consumidor ignorante que no presta atención alguna y adquiere productos indiscriminadamente, sino que tiene la calidad suficiente para diferenciar claramente las marcas y productos.

2. Indebida aplicación del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena al revocar la sentencia suplicada las resoluciones que concedieron el registro de la marca fitNES.

Lo anterior, por cuanto la marca cumple con los requisitos que exige la norma así: Es susceptible de representación gráfica, es perceptible por los sentidos y es suficientemente distintiva. Y porque al no ser confundible desde los puntos de

vista fonético, visual o conceptual con la marca FINESSE como quedó demostrado, cumple el requisito de DISTINTIVIDAD, que exige la norma. ALEGATOS DE CONCLUSION La apoderada de la parte actora solicita se desestimen los cargos de violación propuestos, argumentando en primer término que el examen de confundibilidad de las marcas enfrentadas fue realizado por la Sección Primera dando estricta aplicación a las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial del 14 de febrero de 2000, la cual según el artículo 35 del Tratado de Creación de dicho Tribunal es de obligatorio cumplimiento; y de otra parte, el cotejo de las marcas para efectos de determinar la confundibilidad de las mismas que se hace en la sentencia responde a un juicioso y severo raciocinio, del cual se concluye que en efecto existe un alto riesgo de confusión entre las marcas fitNES y FINESSE. Aclara que de acuerdo con las pautas señaladas por el Tribunal de Justicia, se reiteró que la marca fitNES amerita tratarse como denominativa porque el componente que predomina es el literal, ya que la parte gráfica esta basada en el mero diseño de la expresión, y porque la parte nominativa es la de mayor importancia, ya que la gráfica no tiene significado propio. En cuanto a las razones por las cuales se considera que la marcas son igualmente confundibles en su aspecto visual, fonético, se remite a las consideraciones expuestas en la Sentencia del 30 de marzo de 2000, citada en la sentencia suplicada, y concluye afirmando que deben tenerse en cuenta dos principios que

ha establecido el Tribunal de Justicia al efectuar el cotejo marcario, a saber: Se predica riesgo de confusión entre dos marcas, cuando éstas son confundibles por uno cualquiera de los siguientes aspectos: Visual, fonético o conceptual y no es necesario que concurran dos normas de tales aspectos, para que pueda predicarse el riesgo de confusión, tan solo uno de ellos es suficiente; y en caso de dudas, se debe resolver en contra de la marca solicitada, porque ésta es tan solo una expectativa y la registrada es un derecho adquirido. MINISTERIO PUBLICO No rindió concepto. CONSIDERACIONES DE LA SALA Previa definición de los cargos formulados contra la Sentencia del 10 de agosto de 2000 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, objeto del recurso extraordinario de súplica, la Sala procede a hacer las siguientes precisiones: Según la Ley, la causal única de súplica extraordinaria está prevista por la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea, de manera que como lo ha dicho la Corporación en anteriores ocasiones, no se trata de una tercera instancia que comporte la revisión total del proceso en sus aspectos fácticos y jurídicos, sino de juzgar la sentencia misma desde el punto de vista de la forma en que fue aplicada la ley a la solución de la controversia, o sea en orden a verificar su conformidad o inconformidad con la norma o normas sustanciales que constituyen o deben constituir el fundamento del fallo. En la violación directa, la infracción es expresa y manifiesta y ocurre cuando el

fallador luego de cotejar el caso concreto con los supuestos de hecho específicamente previstos en la ley, deduce o concluye algo que no coincide con la voluntad específica de la norma, incurriendo así en lo que se denomina “error in judicando”, es decir la falsa declaración de la voluntad de la ley en relación con el derecho objeto del litigio. De otra parte, obliga al recurrente no sólo a que indique de manera precisa las normas sustantivas supuestamente infringidas por la sentencia, sino a que exponga de forma clara y precisa las razones o motivos que de acuerdo con los cargos formulados configuran en cada caso la infracción, pues sólo en la medida en que mediante una adecuada confrontación, demuestre cómo la sentencia incurrió en el quebranto de las normas sustanciales, puede llegar a deducirse el error del fallador. Otra situación ocurre cuando el Juez no adecúa su conducta a la ley procesal o ejecuta actos contrarios a ella, como cuando deja de apreciar o estima erróneamente los hechos o cuando yerra en la valoración probatoria, en cuyo caso se estructura una irregularidad que lleva a otra forma de infracción, la violación indirecta, no consagrada como causal de súplica ante la Jurisdicción. Por ello, no es admisible un cargo que se estructura en la apreciación de los hechos y elementos de comprobación o análisis probatorio y menos aún tratar de revivir por esta vía el debate propio de las instancias respectivas. La Sala observa que los motivos o razones en que se pretenden sustentar los cargos formulados se apartan de los razonamientos propios para tipificar la causal de súplica extraordinaria, puesto que lo planteado en realidad es una censura

general a la sentencia basada en la errada apreciación de las situaciones fácticas estimadas por el fallador respecto de las características que explican las semejanzas de las marcas en conflicto, reabriendo el debate sobre los puntos alegados en las instancia respectiva, como pasa a demostrarse. Primer cargo. - Acusa violación por indebida aplicación del literal a) del art. 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que dispone: “Artículo 83. - Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ...” Según los términos de la norma, dos son las causales de imposibilidad de registro de las marcas en relación con derechos de terceros, a saber: 1) Que la marca que se pretende registrar sea idéntica o semejante a una ya registrada, de forma que pueda inducir al público a error; y 2) Que las marcas solicitada y registrada amparen los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. A juicio del recurrente, la sentencia suplicada violó el citado artículo por haber declarado la nulidad de las resoluciones se concedieron el registro de la marca fitNES (mixta) sin que se encontraran presentes las citadas causales o requisitos

de irregistrabilidad. Para explicar el cargo, hace una comparación desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual entre las marcas fitNES y FINESSE. Afirma que en la Sentencia no se tuvo en cuenta que la marca fitNES es mixta porque se compone de un elemento denominativo y otro gráfico, mientras que la marca FINESSE es denominativa. Considera que si actualmente coexisten pacíficamente marcas registradas en la misma clase, cuya diferencia es tan solo una letra, ello confirma que pueden coexistir las marcas fitNES y FINESSE. Agrega que si bien la marca que se pretende registrar ampara productos de la clase 32 en la que se encuentra registrada la marca FINESSE, no existen suficientes semejanzas entre las marcas que puedan inducir al público en error. En primer término, la Sala advierte que según las consideraciones expuestas en el fallo objeto de la impugnación la controversia planteada fue precisamente la determinación sobre la semejanza fonética, gráfica y conceptual que según las partes intervinientes en el proceso, existía entre las marcas fitNES y FINNESSE, así como el hecho de que ambas marcas amparaban productos de la clase 32, supuestos de hecho en que se sustenta la hipótesis normativa que se dice infringida por la Sentencia. De manera que el citado precepto legal no sólo era pertinente al caso debatido, sino que obligaba al fallador su aplicación para decidir la controversia planteada, por lo no cabe censurar la Sentencia por indebida aplicación de la norma. De otra parte, se observa que al definir la clase de las marcas enfrentadas, atendió el fallador la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, según la cual si bien la marca fitNES tiene característica de mixta por tener intercalada una N mayúscula cuyo extremo se prolongó horizontalmente sobre las letras E y S, debe examinarse cuál de los elementos es el predominante, elementos que fueron apreciados por el fallador para concluir que la marca era denominativa. En cuanto a la idoneidad del precepto legal en que se sustenta el cargo y las razones que se aducen como fundamento de la infracción, la Sala estima que si bien la norma tiene el carácter sustancial que exige la causal de súplica extraordinaria, en cuanto regula aspectos relacionados con la protección del derecho de terceros titulares de las marcas ya registradas, no pueden aceptarse las consideraciones fácticas propuestas por el recurrente, como demostrativas de la infracción denunciada, pues la discrepancia que exista respecto de semejanzas que hacen confundibles las marcas en conflicto, como resultado de su comparación fonética visual o grafica y conceptual, es un asunto que proviene de la contemplación objetiva de los elementos que permiten su diferenciación, no del quebranto del precepto legal que consagra la “semejanza” “que pueda inducir al publico a error” como causal de irregistrabilidad. En síntesis, pretende el recurrente anteponer su apreciación de los hechos a la del fallador, como si fuera un alegato de instancia, pero sin esgrimir argumentos tendientes a demostrar que la decisión no coincide con la finalidad de la norma legal que se indica como violada, por lo cual carece de fundamento la censura que por supuesta violación de la norma legal se hace a la sentencia. En consecuencia, no prospera el cargo formulado.

Segundo cargo. - Acusa violación por indebida aplicación del art. 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que dispone: “Artículo 81. - Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Afirma el recurrente que el artículo fue violado al revocar la Sentencia impugnada las resoluciones que concedieron el registro de la marca fitNES, por cuanto ella cumple la totalidad de los requisitos que exige la norma, así: Es susceptible de representación gráfica, es perceptible por los sentidos y es suficientemente distintiva. Puesto que no es confundible desde los puntos de vista fonético, visual o conceptual con la marca FINESSE, esto es cumple el requisito de “distintividad”. Vistas las consideraciones de la Sentencia impugnada, la Sala advierte que el citado precepto legal no aparece referenciado ni constituye el fundamento legal de la decisión allí adoptada, de manera que resulta contraria a la evidencia de los hechos, la censura que se hace a la Sentencia por “indebida aplicación” de la norma cuando ella no se aplicó en el fallo y tampoco era pertinente el caso, pues la controversia planteada; según la misma Sentencia, era el impedimento legal que existía para registrar la marca fitNES en virtud de la semejanza que ésta presentaba con la marca FINESSE; no si la marca fitNES cumplía o no los

requisitos que señala el aludido artículo 81 para que pudiera registrarse como marca. Adicionalmente y como quiera que la supuesta infracción se pretende derivar de la comparación gráfica, visual y conceptual de las marcas en conflicto, expuesta por el recurrente al sustentar el primer cargo, son igualmente válidas para rechazar el cargo en análisis, las razones antes expuestas. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial Transitoria I C de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : NO PROSPERA el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la apoderada judicial de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A. contra la Sentencia del 10 de agosto de 2000 proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. CONDENESE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría, LIQUIDENSE. RECONOCESE personería al Abogado FERNANDO TRIANA SOTO para actuar en nombre y representación de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., conforme al poder que le fue debidamente conferido y que obra a folios 77 y vto. del expediente. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Esta providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

REINALDO CHAVARRO BURITICA JESUS Ma LEMOS BUSTAMANTE

LIGIA LOPEZ DIAZ RAMIRO SAAVEDRA BECERRA

MERCEDES TOVAR DE HERRAN

Secretaria General