CE-SALA PLENA-1001-03-15-000-2002-01258-01(S-697)-2005

RECURSO EXTRAORDINARIO DE SUPLICA - Infundado / ACUERDO DE CARTAGENA - Su violación tiene el carácter de norma sustancial, susceptible de recurso / VIOLACION DIRECTA DE UNA NORMA - Concepto Encuentra la Sala que el Art. 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tiene carácter de norma sustancial, en tanto de el se desprenden derechos para quien pretende proteger un nombre comercial, como ocurre en el presente caso por quien la invoca y por ende su violación directa es susceptible de invocarse como causal del recurso extraordinario de súplica. La violación directa de una norma por falta de aplicación se configura cuando no se hace obrar el precepto pertinente en el caso que se controvierte, a pesar de que debía aplicarse en el fallo, lo que significa, según palabras del tratadista Murcia Ballén “el desconocimiento de la verdadera y real voluntad del legislador expresada en el proceso legal no aplicado,” por lo que “la decisión resulta absolutamente contraria a lo que en derecho corresponde”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA ESPECIAL TRANSITORIA DE DECISION 1 B

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO

Bogotá D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-15-000-2002-01258-01 (S-697)

Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISICA Y TRANSPORTE LIMITADA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede el Consejo de Estado, Sala Especial Transitoria de Decisión 1 B, a

resolver el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 23 de agosto de 2002, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, en única instancia, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. El presente recurso se declarará infundado.

ANTECEDENTES

1. La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA “ICOLTRANS LTDA., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó ante la Sección Primera de esta corporación, la nulidad de las resoluciones Nos. 12546 de 30 de junio, 16862 de 25 de agosto y 21774 de 21 de octubre de 1999, proferidas por la División de Signos Distintivos y por el Superintendente de Industria y Comercio, respectivamente, por las cuales se resolvió la oposición formulada por COLTRANS LTDA., declarándola fundada, y se negó el registro de la marca ICOLTRANS.

Se fundamentó la demanda en que por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se tuvieron en cuenta fundamentos jurídicos marcarios, tales como que se trataba de servicios de carácter altamente especializados, como que Coltrans Ltda. presta servicios de transporte aéreo, fluvial y marítimo, mientras que ICOLTRANS LTDA presta servicios de transporte terrestre, servicios que no obstante estar incluidos en la misma clase son “de disímil naturaleza”.

2. La sentencia suplicada En la sentencia de 23 de agosto de 2002, dicha sección negó las súplicas de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:

Que del cotejo gráfico de las marcas COLTRANS e ICOLTRANS, de acuerdo con la reglas señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se podía concluir que en ambas marcas el elemento predominante era el nominativo, toda vez que ninguna de las gráficas tenía suficiente fuerza distintiva para que los consumidores solicitaran servicios con base en el elemento gráfico, situación que daba lugar a confusiones y variadas interpretaciones por parte de los consumidores. Estimó que las marcas controvertidas tenían evidentes semejanzas de índole auditivo, fonético, visual e ideológico que de coexistir en el mercado podrían llevar al público consumidor a error, teniendo en cuenta que la marca ICOLTRANS se solicitó para distinguir servicios de la clase 39, de transporte terrestre y almacenaje, en tanto que la marca registrada COLTRANS, distingue todos los productos comprendidos en la misma clase 39, razón por la cual no podía aceptarse el argumento de la demandante de que una y otra marca amparaban servicios de distinta naturaleza, “pues lo cierto es que los servicios son el transporte y el almacenaje”. Que la confusión entre las citadas marcas no se generaría respecto del servicio en sí, sino respeto de la empresas que prestan dichos servicios, “es decir, que se presentaría una confusión indirecta, pues el consumidor creería que el servicio prestado por ICOLTRANS LTDA. pertenece a la misma línea de servicios prestada por COLTRANS LTDA., es decir, a una empresa distinta de quien realmente los presta”. Que de haber sido cierta la afirmación de la sociedad ICOLTRANS en el sentido de que fue la primera en usar el nombre comercial ICOLTRANS, lo cual le concedía un derecho de prioridad sobre la marca, lo debió entonces haber alegado en el

procedimiento administrativo cuando se le negó el registro de la marca y no en esta oportunidad, cuando ya no era de recibo. Que “el artículo 128 de la Decisión 344, prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, y que en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de dicha Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País miembro.” Que a su turno “el artículo 603 del Código de Comercio establece que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso, sin necesidad de registro y, finalmente, el artículo 83, literal b. de la Decisión 344, dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.” Que la actora debió demostrar el uso del nombre comercial ICOLTRANS, cuestión que no hizo, pues si bien era cierto que se constituyó como sociedad comercial antes de que se constituyera la sociedad COLTRANS Ltda., titular de la marca fundamento de oposición, también lo era que el nombre que adoptó al momento de su constitución fue el de INDUSTRIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE LIMITADA, y que sólo a partir de 1996 adicionó a dicho nombre la sigla de ICOLTRANS LTDA, como consta en el certificado de existencia y representación que se allegó al expediente, en tanto que COLTRANS LTDA., desde que se constituyó, el 25 de

enero de 1988, adoptó dicho nombre comercial. Que la marca ICOLTRANS se encontraba incursa en una causal de irregistrabilidad, de acuerdo con el literal a. del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la medida en que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, de todas maneras carece de suficiente fuerza para distinguir los servicios que pretende amparar con dicha marca, de los que ampara la opositora

COLTRANS.

3. El Recurso Extraordinario de Súplica.

Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2002, la sociedad Industria Colombiana de Logística y Transporte Ltda.. ICOLTRANS, interpuso recurso extraordinario de súplica contra la sentencia proferida en única instancia por la Sección Primera de esta Corporación con fundamento en los siguientes cargos:

1. Violación Directa por falta de aplicación del artículo 128 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena. Considera la suplicante que se violó esta norma por cuanto la sentencia expresamente señaló que fue COLTRANS la que desde 1988 utilizó el nombre comercial y que COLTRANS sólo lo adicionó a su razón social en 1996.

Afirmó que: “La sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA, ICOLTRANS LTDA., inició el uso del nombre comercial ICOLTRANS desde 1979, fecha de la constitución de la sociedad, tal como consta en el certificado de Cámara de Comercio que obra en el proceso: “CONSTITUCION: Que por escritura pública No. 2678, otorgada en

la Notaría 3ª de Medellín del 31 de julio de 1979, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 1981,.... adicionada por escritura No. 3922 del 29 de octubre de 1979, de la Notaría 3ª de Medellín, se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA, y podrá usar la sigla, bien a continuación o bien separadamente, de ICOLTRANS LTDA.” De conformidad con lo anterior los derechos sobre el nombre comercial ICOLTRANS son anteriores a los derechos de la sociedad COLTRANS LTDA sobre su nombre comercial y anteriores a la fecha en la cual la sociedad COLTRANS LTDA solicitó el registro de la marca COLTRANS para distinguir servicios de las clase 39 y 35 de la Clasificación internacional”.

2. Violación directa por interpretación errónea del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sustentó este cargo así: “Teniendo en cuenta que las marcas en conflicto no son idénticas, debe proceder a realizarse el examen que determine si se asemejan de forma que puedan causar confusión para el público consumidor.

En este caso, las marcas en conflicto corresponden a las denominadas marcas mixtas, es decir se encuentran conformadas por una parte nominal y un elemento gráfico. Frente a la comparación entre este tipo de marcas el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha dicho: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más

característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos que cuando consiste en un dibujo abstracto”. ...de conformidad con lo anterior, para proceder a comparar los elementos denominativos de las marcas es pertinente tener en cuenta que las mismas incluyen elementos que se consideran como débiles en relación con los servicios que identifican. Dentro de la conformación de las marcas encontramos los siguientes elementos, el prefijo COL y la partícula TRANS El prefijo COL hace referencia a Colombia y la partícula TRANS constituye una abreviatura de la palabra transporte, que es precisamente la actividad realizada por las sociedades ICOLTRANS LTDA Y CONTRANS LTDA. (...). ... y ante la necesidad de excluir del análisis comparativo aquellos elementos genéricos o descriptivos, la comparación debe realizarse respecto de la parte que mayor distintividad aporte a las marcas, que en este caso se trata de la parte gráfica de las mismas. Por otra parte, en cuanto a la similitud de servicios, identificados con las marcas, es importante destacar, que aunque las mismas identifican servicios ubicados en la misma clase de la clasificación de marcas, se trata de servicios disímiles. Para empezar, se trata de servicios de carácter altamente especializados y en consecuencia los criterios para decidir la posibilidad de confusión son mucho más exigentes.

Los servicios prestados por cada una de las empresas son los siguientes: a. La sociedad COLTRANS LTDA presta servicios de transporte aéreo, fluvial y marítimo. b. La sociedad ICOLTRANS LTDA presta servicios de transporte terrestre. Los servicios relacionados, no son servicios de idéntica naturaleza por cuanto unos corresponden a servicios de transporte aéreo y fluvial y otros a servicios de transporte terrestre. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha sostenido, que para determinar la similitud o disimilitud de productos o servicios no debe atenderse a su inclusión en una misma clase de la clasificación, sino a la existencia o no de relación de naturaleza entre los mismos. (...) Finalmente al determinar la posibilidad de confusión era necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: a. La sociedad ICOLTRANS LTDA se constituyó en 1979, y desde esa fecha identifica sus servicios con el signo ICOLTRANS. Por su parte la sociedad CONTRANS LTDA identifica sus servicios con el signo COLTRANS desde el año 1988. b. de conformidad con lo anterior, podemos afirmar que las marcas han coexistido en el mercado sin causar confusión para el público consumidor.”

4. El recurso fue admitido por auto de 14 de enero de 2003. En el término concedido a las partes para que presentaran sus alegatos guardaron silencio.

Intervino el Ministerio Público –Procuradora Primera delegada - para solicitar que se declare infundado el recurso, pues si bien era cierto las normas que la parte recurrente considera fueron violadas por la sentencia suplicada, tienen carácter sustancial, el recurso extraordinario de súplica en el presente caso no está llamado a

prosperar, dado que no se inaplicó el art. 128 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, porque en forma expresa la sección primera hizo mención a quien primero hizo uso del nombre comercial y la sociedad ICOLTRANS no alegó esta circunstancia en la oportunidad correspondiente. Consideró que no hubo interpretación errónea del artículo 83 lit. a) de la Decisión 344 “porque al tratarse de una marca mixta en donde se destaca el carácter denominativo, se requiere según lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia que no haga incurrir en error al público, para que puedan coexistir en el mercado, en este caso, los signos revisten similitud ideológica, ortográfica y fonética, con lo cual se está induciendo a error al público y no puede por lo tanto aceptarse coexistencia en el mercado”. CONSIDERACIONES Considera la sociedad suplicante que la sentencia de 23 de agosto de 2002, proferida en única instancia por la Sección Primera, violó directamente la ley, por cuanto: i) No aplicó el artículo 128 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena1, el cual establece: “Art. 128. El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País miembro.” Y no lo aplicó, según la recurrente, al concluirse en la sentencia suplicada que no fue la sociedad ICOLTRANS Ltda. la primera que hizo uso del nombre comercial

ICOLTRANS, sino que lo fue la sociedad COLTRANS LTDA. Encuentra la Sala que el art. 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tiene carácter de norma sustancial, en tanto de el se desprenden derechos para quien pretende proteger un nombre comercial, como ocurre en el presente caso por quien la invoca y por ende su violación directa es susceptible de invocarse como causal del recurso extraordinario de súplica. La violación directa de una norma por falta de aplicación se configura cuando no se hace obrar el precepto pertinente en el caso que se controvierte, a pesar de que debía aplicarse en el fallo, lo que significa, según palabras del tratadista Murcia Ballén2 “el desconocimiento de la verdadera y real voluntad del legislador expresada 1 De conformidad con la ley 17 de 1980, “por medio de la cual se aprueba el "Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena" firmado en Cartagena el 28 de mayo de 1979”, el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos Adicionales; b) El presente Tratado; c) Las Decisiones de la Comisión, y d) Las Resoluciones de la Junta. (art. I). , las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión (Artículo II). 2 Ibídem página 319. en el proceso legal no aplicado,” por lo que “la decisión resulta absolutamente contraria a lo que en derecho corresponde”. Cuando el sentenciador, en desarrollo del proceso, no adecúa su conducta a la ley

porque aprecia o estima erróneamente los hechos, interpreta mal la demanda o las excepciones o se equivoca en la valoración probatoria, sin duda, también ha violado la ley, pero ya no de manera directa sino por descender al campo fáctico, caso en el cual la violación ocurre por la vía indirecta y esta manera de violación de la ley no está consagrada como causal de súplica ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el presente caso, una vez se procede al análisis de los cargos que realiza el recurrente, se encuentra, que lo que pretende la sociedad suplicante es revivir la valoración probatoria que realizó el sentenciador para determinar cual de las dos firmas que se encontraban en discusión frente al uso de la marca, tenía el mejor derecho, luego de que cada una de ellas tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos y documentos que lo demostraran. La sentencia suplicada no sólo sí aplicó el art. 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual remitía a la aplicación del art. 603 del Código de Comercio3 y al art. 83 literal b. de la misma decisión 3444, sino que lo aplicó correctamente, en tanto frente a la protección del nombre comercial se reconocieron los derechos del tercero que acreditó haber tenido “el primer uso”, que en este caso fue la sociedad COLTRANS LTDA., la que acogió la sigla COLTRANS, objeto de similitud, con anterioridad al nombre que pretendió registrar la sociedad recurrente, el que evidentemente fue después, de acuerdo con el material probatorio que se tuvo en cuenta en el proceso. La valoración de material probatorio del proceso y que terminó con la sentencia que

es objeto del presente recurso extraordinario, no es posible revisarla en esta etapa, por cuanto sólo puede examinarse si la litis se desató con la norma jurídica que 3 “Art. 603. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará”. 4 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse a error;” venía al caso, lo cual en el presente asunto ocurrió, si se tiene en cuenta que el fallador sí aplicó la normativad que echa de menos el recurrente. Por estas razones el primer cargo formulado por la suplicante, en cuanto no se aplicó el art. 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no prospera. ii) Violación directa por interpretación errónea del art. 83 literal a. de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Señala el referido artículo: Artículo 83. - Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a

error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Para la sociedad recurrente la sentencia de 23 de agosto de 2002, interpretó erróneamente la citada disposición en tanto ignoró que las marcas en conflicto no son idénticas y debió realizar el examen para determinar “si se asemejan de forma que puedan causar confusión para el público consumidor”. A juicio del recurrente, en el presente caso y de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la sentencia suplicada debió tener en cuenta la comparación de los elementos que se consideran como débiles en relación con los servicios que identifican y que la parte que mayor distintividad le aporta a la marca es la parte gráfica. Que no tuvo en cuenta para decidir la confusión, en cuanto a la similitud de servicios identificados con la marca por ser de la misma clase, que mientras COLTRANS Ltda. presta servicios de transporte aéreo, fluvial y marítimo, la sociedad ICOLTRANS LTDA los presta sólo terrestres, lo cual permite concluir que no son servicios de idéntica naturaleza. Esta norma, el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena también tiene el carácter de norma sustancial, que si bien era susceptible de invocarse como causal del recurso extraordinario de súplica, en el presente caso no se aprecia que haya sido erróneamente interpretada por las siguientes razones: La sentencia suplicada analizó los signos en conflicto: CONTRANS + GRAFICA (marca solicitada con anterioridad) e ICOLTRANS + GRAFICA (marca solicitada y

negada mediante los actos acusados), para concluir que era el denominativo el elemento que le otorgaba fuerza distintiva a las marcas, en tanto, consideró, que las gráficas por sí sólas no tenían la suficiente fuerza distintiva para que el consumidor solicitara el servicio con base en el elemento gráfico. Con esa premisa, la sentencia consideró que ambas marcas no podían coexistir en el mercado, porque inducirían al publico consumidor a error ya que con base en las reglas que fijó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial5 que se le solicitó para dirimir la semejanza de las marcas controvertidas, éstas tenían “evidentes semejanzas de índole auditivo, fonético, visual e ideológico”. Así que la sentencia suplicada, contrario a las afirmaciones hechas por el recurrente, si realizó el examen de porqué en las marcas controvertidas el elemento predominante no era el gráfico y el porqué en el elemento denominativo se asemejaban y podían causar confusión para el público, razón por la cual dio una correcta interpretación al lit. a. del art. 83 de la Decisión 344. Significa lo anterior, que la sociedad suplicante lo que cuestiona en el presente recurso es el alcance que el fallador le dio a los criterios sentados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para la comparación de las marcas, y del cual se desprendía que las mismas resultaban idénticas; pero no es el art. 83, lit. a. de donde se concluyó la identidad de las marcas, por tanto, mal podría predicarse que

ésta fue erróneamente interpretada. 5 Señala la ley 17 de 1980 que corresponderá al Tribunal de Justicia interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros (art. XXVIII). Que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal de oficio, en todo caso, o a petición de parte si la considera procedente (art. XXIX). En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso (art. XXX.). El juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal (art. XXXI). Considera esta Sala de Decisión que la sociedad suplicante lo que pretendía con el recurso era que se volviera sobre la doctrina del Tribunal de Justicia, que es materia ajena al contenido de la norma invocada como violada, lo que permite concluir la falta de unidad de materia: análisis de la sentencia con la norma aplicada, que era el

objeto del recurso interpuesto y que se torna improcedente por esta precisa razón. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero. DECLARASE INFUNDADO el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la sociedad Industria Colombiana de logística y Transporte Limitada “ICOLTRANS LTDA”, en contra de la sentencia proferida por la Sección Primera de la Corporación el 23 de agosto de 2002 . Segundo. CONDENASE en costas a la parte recurrente. Liquíndese. En firme esta providencia, devuélvase el expediente a la Sección Primera de esta Corporación.

COPIESE y NOTIFIQUESE. CUMPLASE

RUTH STELLA CORREA PALACIO DARIO QUIÑONES PINILLA

JAIME MORENO GARCIA MARIA INES ORTIZ BARBOSA