CE-SEC1-1989-01-27A

ACUERDO DE CARTAGENA / REGISTRO DE MARCA La protección especial a la marca registrada tiene límites precisos según la Decisión 85; el artículo 58 literal g) de la Decisión 85 concede tal protección frente a otras marcas comprendibles únicamente no se trate de "productos idénticos o similares" a la que la marca registrada ampara.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: SAMUEL BUITRAGO HURTADO Bogotá, D. E., veintisiete (27) de enero (01) de mil novecientos ochenta y nueve (1989)

Radicación número:

Actor: DAIMLERBENZ. AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: Referencia: Expediente número 153. AUTORIDADES NACIONALES.

La sociedad alemana DaimlerBenz Aktiengesellschaft, domiciliada en Sttugart, Alemania Federal, en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, ha demandado ante esta Corporación: Que se tenga por denegada por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico, la oposición presentada ante ella, el 19 de diciembre de 1980, contra la solicitud de registro de la marca Míster Benz (gráfica) hecha por Industria Nacional de Camisas Ltda. (INDUNALCA), domiciliada en Bucaramanga; que se tenga por denegado el recurso de apelación interpuesto el 3 de febrero de 1985 ante el jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de

Industria y Comercio, contra la decisión negativa en aplicación del artículo 40 del Código Contencioso Administrativo; que por sentencia se declare la nulidad, por ilegalidad, de la decisión resultante del silencio administrativo negativo de la misma división, en la oposición presentada a dicho registro; que se declare que la dicha división no puede registrar esa marca. Los hechos de la demanda se concretan en los siguientes puntos: DaimlerBenz Aktiengesellschaft es una sociedad alemana domiciliada en Stuggart, Alemania Federal. Dicha sociedad es famosa como productora de motores para aviones, barcos, buses, automóviles y tractores. El símbolo de la marca MercedesBenz es una estrella de tres puntas dentro de un círculo. Para proteger sus marcas en Colombia, dicha sociedad ha registrado su símbolo y sus marcas DaimlerBenz, Mercedes Benz, Mercedes y Benz. La sociedad ha utilizado y utiliza en Colombia su nombre comercial DaimlerBenz. Por todas estas razones, dichas marcas y su símbolo son notoriamente conocidos en Colombia. La sociedad Industria Nacional de Camisas (INDUNALCA), domiciliada en Bucaramanga, solicitó el 6 de noviembre de 1978, el registro de la marca gráfica Míster Benz, para distinguir productos de la clase 25. El 19 de diciembre de 1980 la sociedad DaimlerBenz Aktiengesellschaft presentó oposición a la solicitud de registro mencionada en el punto anterior, la que no ha sido aún resuelta por la División de Propiedad Industrial. El 8 de febrero de 1985, entendiéndose que había silencio administrativo negativo, se apeló del hecho ante la Superintendencia de Industria y Comercio sin que hasta

ahora se hubiera resuelto, entendiéndose en consecuencia negado el recurso de acuerdo con el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, y entendiéndose que a partir de ese momento, quedaba expedita la vía para iniciar la acción correspondiente.

10. La marca Míster Benz (gráfica) es susceptible de crear confusión entre el público respecto de la procedencia de los servicios o de los productos que se amparen con ella en relación con los originarios del demandante.

Disposiciones violadas y concepto de la violación: El actor señala como violados con el hecho administrativo acusado, los artículos: 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Convención del Acuerdo de Cartagena, aprobado por el Decreto 1190 de 1978 y el artículo 586, numeral 46, del Código de Comercio. Aduce el demandante que la marca Míster Benz (gráfica) puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor sobre la naturaleza y, sobre todo, sobre la procedencia de los productos o servicios que ampararía, pues reproduce como elemento básico de distintividad (sic), la palabra Benz que es esencial en sus propias marcas. Fundamenta su petición en la Decisión 85 de la junta del Acuerdo de Cartagena que sancionó estas situaciones en el artículo 58, numeral 4° que dice así en los literales a) y g): "Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: a) las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, modo de fabricación, las

características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate, "g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares". Manifiesta el actor que por ser las marcas DaimlerBenz y las demás mencionadas, notoriamente conocidas, no es posible obtener el registro de la marca Mister Benz sin contravenir esas disposiciones. Igual argumento señala al citar el numeral 4° del artículo 586 que prohibe registrar como marcas. "Las que en forma que puedan inducir al público a error, constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, traducción o transliteración de una marca, nombre comercial o enseña pertenecientes a un tercero, notoriamente conocido en Colombia. Las partes intervinientes en el proceso: Son partes en este proceso, además de la firma actora, la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo y la Industria Nacional de Camisas Ltda. (INDUNALCA) las cuales, a pesar de haber sido notificadas personalmente según consta a folios 60 a 70 de este expediente, no se hicieron presentes en el mismo.

El concepto fiscal: El señor Fiscal Primero de la Corporación, en su concepto expuesto a folios 279 y siguientes del expediente, manifiesta que a instancias suyas y del demandante, en cumplimiento de lo dispuesto en el tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, incorporado a nuestra legislación mediante la Ley 17 de 1980, se solicitó y obtuvo la interpretación prejudicial, por parte de dicho Tribunal, de los literales a) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena y que para emitir su concepto toma como fundamento las conclusiones de tal interpretación. Conceptúa en consecuencia el colaborador fiscal, según la manera como él entiende la interpretación de dicho Tribunal de Justicia, que "debería declararse la nulidad del registro de la marca Mister Benz de la empresa INDUNALCA".

Consideraciones de la Sala: Cumplidas como están todas las etapas de este proceso sin que exista causa alguna que lo invalide, se entra a decidirlo estableciendo como antecedente las siguientes consideraciones: a) Solicita el libelista que se tenga por denegada por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo, la oposición presentada ante esta contra la solicitud de registro de la marca Mister Benz (gráfica), hecha por Industria Nacional de Camisas Ltda.

(INDUNALCA), así como el posterior recurso de apelación interpuesto ante el jefe de la misma división. Examinadas las diversas pruebas aportadas al expediente, la Sala considera que sí se operó el silencio administrativo negativo y que, por consiguiente, al tenor de los artículos 40 y 60 del Código Contencioso Administrativo, estaba expedita la vía para acudir ante la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo como en efecto lo ha hecho el demandante mediante el proceso que aquí se decide. b) La DaimlerBenz anónima, o Aktiengesellschaft para utilizar el término en alemán inexplicamente no traducido en la versión oficial visible a folios 49 y 54 del expediente, es una empresa alemana que ha creído perjudicados sus intereses económicos con el registro de la marca de otra empresa de nacionalidad

colombiana en la que, uno de los dos términos que la constituyen, coincide con el apellido Benz que con el de Daimler conforma el nombre de la sociedad demandante. La marca cuyo registro se impugna es una gráfica constante de un rectángulo que amplía en semicírculo la parte central de sus líneas laterales superior e inferior y conteniendo la inscripción Mister Benz en dos caracteres distintos. Dicha marca distingue productos de la clase 25 fabricados por la sociedad Industrial Nacional de Camisas Ltda. (INDUNALCA) domiciliada en Bucaramanga. La firma demandante dice tener registradas las marcas DaimlerBenz, Mercedes Benz, Mercedes y Benz. c) Las disposiciones que considera violadas el demandante son el artículo 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobado por el Decreto 1190 de 1978, y el artículo 586 numeral 4° del Código de Comercio. Comenzando el análisis que se debe hacer para llegar a una decisión, por la última de las normas enunciadas, tenemos que esta reza así en su texto: "(tampoco podrán registrarse como marcas) las que en forma que puedan inducir al público a error, constituyan la reproducción total o parcial, la imitación traducción o transliteración de una marca, nombre comercial o enseña pertenecientes a un tercero, notoriamente conocidos en Colombia". La frase con la que empieza la prescripción "las que en forma que puedan inducir al público a error", implica una apreciación subjetiva que se debe analizar a la luz, no sólo del nombre mismo, sino también de la idiosincrasia de los usuarios, de la

clase del producto y en confrontación con las normas que regulan la materia en su generalidad. d) En concordancia con lo dicho en el literal anterior tenemos, siguiendo el mismo orden de ideas, que "Benz" es un apellido así como lo es Daimler y así como "Mercedes" es un nombre. En la medida en que el apellido Benz está identificado con los productos que se venden bajo esa marca, registrado legalmente con tal carácter, es oponible a cualquier pretensión de un tercero que, con la marca "Benz" quisiera producir aviones, buses, o automóviles. Y si a esto se agrega que dicho tercero está utilizando igualmente el logotipo o gráfico de similares características al primero, se tipificaría "prima facie" la agresión a su derecho y la consiguiente acción para que las leyes del Estado lo protejan. No es este el caso que se examina ya que, en la marca demandada, el apellido Benz va precedido del sustantivo inglés "mister", muestra un gráfico completamente diverso a la estrella de tres picos encerrada por un círculo y además, vende camisas, es decir, una clase que en el largo listado que aparece en los folios 3, 4, 5 y 6 no figura como producido por la firma demandante. Con lógica similar podría entonces ser demandada una hipotética fábrica de delantales para señora que llevara como marca "doña Mercedes" pues el nombre "Mercedes" también está registrado por la firma actora y eso, supuestamente, impediría que "per sécula seculorum" el nombre Mercedes estuviera vetado para las actividades comerciales. Obviamente, en seguimiento de la misma cuerda expositiva, si una fábrica de automóviles

registra un determinado tipo de vehículo como "Mercedes" estaría sujeta, con sobrada razón, al ataque legal de quien ya tiene registrada esta marca para vehículos. Los nombres de personas y los apellidos no son muy susceptibles de "inducir" al público a error. Sería enésimo el número de demandas basadas en la pretendida exclusividad de los apellidos como marcas para determinados productos si se tiene en cuenta que estos se cuentan por millares ya sean los Smit, Rodríguez, Frank, Daimler o Benz. Se debe tener en cuenta además, como ya se dijo, la confrontación con normas similares y en el caso sub examine tenemos que el artículo 585 en el numeral 3° se refiere a "las que consisten exclusivamente en un signo que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales del país se haya convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate", norma que encuadra perfectamente en este caso en el que el signo de los productos de la "DaimlerBenz Sociedad Anónima" es suficiente para identificarla sin hacer confusión con el signo denunciado y que representa a la fábrica de camisas de Bucaramanga. Este punto de vista está ampliamente respaldado, casi que expresamente, en el numeral 4° del mismo artículo que señala cuáles marcas no pueden registrarse como tales "Las que por otras razones no permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra". No sería causa de profundas reflexiones para el público consumidor distinguir un servicio de otro, vale decir, una camisa de uso diario a un automóvil y menos en este caso en el que el público consumidor del primer producto es difícilmente el consumidor del

segundo. e) Se entra así entonces a la consideración de las otras normas denunciadas como violadas que forman parte de la Decisión 85 de la Convención del Acuerdo de Cartagena y cuya interpretación prejudicial, por parte del Tribunal de Justicia de dicho acuerdo, fue solicitada tanto por el demandante como por el señor agente del Ministerio Público. Habiéndose obtenido dicha interpretación por parte del alto Tribunal, constante a folios 266 a 274 del expediente, a su análisis y aplicación nos encaminamos. Observando la concatenación existente entre el asunto que se viene tratando y la interpretación que el Tribunal de Justicia da al literal g) del artículo 58 se dirá lo concerniente a este en primer lugar. El texto citado en los vistos de dicha providencia, dice: "No podrán ser objeto de registro como marcas: g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares" (las subrayas son del mismo Tribunal). A este respecto, el alto Tribunal hace inteligentes consideraciones de las cuales podemos tomar las siguientes conclusiones como su trasunto: "Conviene precisar, en esta oportunidad, que la protección especial a la marca notoria, con ser más amplia que la que se otorga a la marca común, tiene también límites precisos de conformidad con la Decisión 85. En efecto, el literal g) del artículo 58 concede tal protección frente a otras marcas confundibles únicamente si se trata de "productos idénticos o similares" a los que la marca notoria ampara. O sea que la protección sólo se aplica frente a marcas de productos análogos, parecidos, equivalentes o

semejantes". Para expresar categóricamente en la parte concluyente: "2° De conformidad con el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, la no registrabilidad de una marca por ser confundible con otra notoriamente conocida, no opera cuando ambas marcas se refieren a productos disímiles". De donde se colige con nítida claridad que en este caso, siendo disímiles los artículos, opera la "registrabilidad". Ahora bien, en cuanto guarda relación con el literal a) del precitado artículo, manifiesta el Tribunal de Justicia que este es una reproducción casi textual del ordinal 5° del artículo 585 del Código de Comercio de Colombia, y dice así sobre las marcas que no podrán registrarse como tales: "Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate". Hace énfasis el Tribunal en el término "procedencia", al que ya había aludido el actor en forma acentuada en los Hechos de esta demanda, y después de varios análisis y comparaciones entre diversos sistemas legales nacionales, concluye que dicha procedencia hace relación directa a nombres geográficos. En la sucinta muestra de derecho comparado se citan normas de Venezuela, México, España y Portugal, leyes latinoamericanas y europeas, convenios y arreglos internacionales para deducir, en forma enfática , que dicha procedencia (subraya el Tribunal de Justicia), es geográfica. En la parte conclusiva, donde también se dice que el Consejo de Estado de la República de Colombia, según lo dispone el artículo 31

del Tratado de Creación del Tribunal, deberá adoptar dicha interpretación, manifiesta que "De conformidad con el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, no podrán registrarse como marcas las que indiquen procedencia geográfica de los productos o servicios que amparan y que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre dicha procedencia". Qué significa lo anterior? Bastante claro. Para el caso que se analiza no es relevante en modo alguno en orden a la mutación del statu quo vigente, puesto que ninguna de las dos marcas en conflicto constituyen, per se, una indicación de procedencia geográfica y que si así fuera, ninguna de las dos pudo haberse registrado legalmente. Y ello es así por cuanto el apellido Benz no indica un lugar geográfico y, aunque inicialmente podría creerse que pertenece a Alemania, si fuera trascendente el serlo, en la práctica no es así como no todo el que sea Rodríguez es de Bogotá aunque sea este uno de los apellidos a los que más páginas dedica el directorio telefónico. El fenómeno de la emigración inmigración y el vertiginoso avance de los medios de intercomunicación han eliminado las fronteras personales y el nomenclador humano ha tomado caracteres de universalidad. f) Coincidiendo pues estas apreciaciones con la interpretación prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, será denegada la petición del actor, apartándose de la sugerencia formulada por el señor fiscal. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en desacuerdo con el señor Fiscal Primero

de la Corporación,

Falla:

1. Declárase que en el caso sub lite tuvo ocurrencia el silencio administrativo negativo, en relación con la oposición formulada por el actor el 19 de diciembre de 1980 y el recurso de apelación por él interpuesto el 6 de febrero de 1985.

2. No se accede a las demás peticiones de la demanda. Copíese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

El fallo anterior lo discutió y aprobó la Sala en reunión celebrada el día 26 de enero de 1989.

LUIS ANTONIO ALVARADO PANTOJA, SAMUEL BUITRAGO HURTADO,

GUILLERMO BENAVIDES MELO, SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

VICTOR M. VILLAQUIRAN, SECRETARIO