CE-SEC1-EXP1984-N4198

PATENTE DE INVENCION Las pequeñas diferencias sustanciales entre las dos legislaciones relativas al otorgamiento de las patentes de invención (Ley 31 de 1925 y Código del Comercio actual), es obvio que la legislación aplicable no puede ser la anterior al otorgamiento, sino la vigente a la hora de conceder la patente, es decir, al momento del nacimiento del privilegio industrial, según el principio general que repite con tanta frecuencia la Ley 153 de 1887, (artículos 20, 23, 26, 32, 35, 36 y 37). En el ordenamiento legal colombiano esencial en materia de patentes de invención. La regulación se acentuó más y se desarrollo mejor con lo preceptuado por el inciso 3o. del artículo 31 de la Constitución Nacional, que corresponde al artículo 4o. del Acto Legislativo No. 3 de 1970. La DECISION 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA, incorporada a la legislación nacional por el Decreto 1190 de 1978 contiene previsiones semejantes a las del Código de Comercio en cuanto a

LA NOVEDAD DE LAS INVENCIONES.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: MARIO ENRIQUE PEREZ Bogotá, D. E., veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) Radicación número: 4198

Actor: CABOT CORPORATION Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En ejercicio de la acción de plena jurisdicción que consagraba el artículo 67 de la

Ley 167 de 1941 y por intermedio de apoderado, la sociedad Cabot Corporation solicitó ante esta Corporación la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 1933 de 18 de junio de 1980 y 3523 de 27 de noviembre de 1981, de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la número 550 de 25 de mayo de 1982, del Ministro de Desarrollo Económico, y que, como restablecimiento del derecho, se le otorgue a Cabot Corporation el privilegio de patente de invención para "Pigmentus de Negro Humo y Composiciones de Caucho", de acuerdo con la descripción y las reivindicaciones que obran en el expediente No. 136452, y se ordene a la citada División expedir el correspondiente certificado de registro y publicarlo en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes. LOS ACTOS ACUSADOS Son los siguientes: La Resolución número 1938 de 18 de junio de 1980, dictada por la División de Propiedad Industrial, Sección de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual, se negó la patente de invención para el invento "Pigmentos de Negro Humo y Composiciones de Caucho", solicitada por la demandante, y se advirtió que contra ella procedían los recursos de reposición y apelación. Su motivación dice que después de la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial no hubo oposición u observaciones por parte de terceros y que una vez remitido el expediente al Grupo Técnico éste rindió el concepto No. P11288, que concluyó con la afirmación de que la invención no reunía los requisitos de patentabilidad que la ley exige, "en razón de que el objeto solicitado carece de novedad por estar en el estado de la técnica al existir otra solicitud anterior en donde se involucrad objeto de la presente solicitud". Afirma, además, que dicho concepto fue ratificado por el informe No. P-13154, por todo lo cual la patente no es susceptible de concesión. La Resolución número 3823 de 27 de noviembre de 1981, expedida por la misma División para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera, en el sentido de no reponerla. Su motivación se limita a reproducir el contenido del concepto técnico y del informe ya citados. La Resolución No. 550 de 26 de mayo de 1982, emanada del señor Ministro de Desarrollo Económico, la que al decidir el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto contra la primera de las resoluciones acusadas, la confirmó en todas sus partes. Para llegar a la anterior conclusión, expresó: "El examen definitivo realizado por la Superintendencia se basa principalmente en los conceptos emitidos por el grupo técnico de la misma entidad, los cuales debidamente motivados concluyen con la recomendación de negar el privilegio solicitado. Entonces, el debate aquí planteado se reduce a determinar si el objeto de la solicitud de patente reúne o no los requisitos exigidos por el artículo 2o. de la Decisión 85, del Acuerdo de Cartagena incorporada a nuestra legislación por el Decreto No. 1198 de 1978. "En efecto, la norma citada consagra que una invención no se considera como

nueva si está comprendida dentro del estado de la técnica. De esta manera el requisito de novedad es una condición "sine qua non" para el otorgamiento del privilegio solicitado. "Ahora bien, obran en el expediente los conceptos de los expertos de la Superintendencia de Industria y Comercio, técnicos en la materia, en los cuales, después del análisis científico de rigor, se concluye que el objeto de la solicitud de patente cae en el estado de la técnica y recomiendan negarla por falta de novedad con la adehala de que los conceptos técnicos fueron puestos mediante traslado, en conocimiento de la parte interesada sin que esta, en la correspondiente oportunidad procesal, los desvirtuaran". LA DEMANDA Los hechos.— Como tales aduce que la actora formuló la solicitud sobre privilegio de la patente el 7 de diciembre de 1971, cuando aún no había entrado a regir el Código de Comercio (Decreto 418 de 1971), a pesar de lo cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio inició el trámite de la misma por medio de la providencia de 10 de mayo de 1972, siguiendo el procedimiento fijado por dicho Código y no por el de la Ley 31 de 1926, sobre protección a la propiedad industrial y que entonces regía, cuyos requisitos de forma y de fondo si reunía la anotada solicitud. Especialmente alude a los documentos que fueron presentados con la solicitud, cuya enumeración hace, y a la publicación de que ella se hizo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que ningún tercero formulara oposición. Normas violadas— Al efecto la demanda señala la última parte del artículo 40 de

la Ley 153 de 1887, a consecuencia de la no aplicación de los artículos 1o., 4o. y 9o. de la Ley 31 de 1925, particularmente del último de ellos. La transgresión de las anteriores disposiciones se debió, en sentir de la demandante, a que habiendo sido presentada la solicitud de concesión de la patente bajo la vigencia de la Ley 31 de 1925, ésta debió regir la actuación hasta su culminación y no resolverse con base en el Código de Comercio. En este sentido hace especial hincapié en el artículo 9o. de la citada ley, que dice: "Artículo 9o. Las patentes de privilegios de invención se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad, y no deben considerarse en ningún caso, por tanto, como declaración y calificación de las mencionadas circunstancias. El Gobierno no declare al concederles que son verdaderas o útiles, ni que el privilegiado es realmente el inventor, ni que el objeto es nuevo, ni que son fieles las descripciones o modelos, pues puede el derecho o salvo a los demás interesados, quienes las harán bajo su responsabilidad, quedando sujetos a los resultados, con arreglo a lo previsto en esta ley. Esto no obsta para que el Gobierno pueda verificar en cualquier tiempo la exactitud de las declaraciones en las solicitudes y descripciones respectivas, haciendo uso de los elementos y recursos de que disponga para el efecto". ALEGATO DE LA PARTE ACTORA La demandante reitera, en términos generales, los conceptos expuestos en el libelo y concluye solicitando, una vez más, que la patente pedida por ella le sea concedida de acuerdo con la Ley 31 de 1925.

EL CONCEPTO FISCAL El señor Fiscal Primero del Consejo de Estado estima que no le asiste la razón a la demandante y después de hacer una pormenorizada relación de toda la actuación surtida durante la etapa gubernativa, en número de doce puntos, concluye así: "Pues bien, todas las anteriores actuaciones, tanto de la Administración como de la actora, hacen deducir por este Despacho que, si bien es cierto que cuando se presentó la solicitud (diciembre 7 de 1971), estaban vigentes las Leyes 31 de 1925 y 94 de 1931 y sus decretos reglamentarios, no es menos cierto, y las pruebas así lo demuestran que durante el trámite (enero 1 de 1972) entró a regir el Decreto Ley 410 de 1971 (Código de Comercio) al cual la Administración exigió al solicitante acogerse y éste así lo hizo, como lo comprueba la actuación del apoderado de la actora descrito en el punto 3 por este Despacho, así como la posterior actuación de la solicitante (punto 6) con lo cual se acogió al Decreto 755 de 1972, así como cuando solicita en su sustentación de los recursos se fundamenta en los Decretos 410 de 1971 y 1190 de 1976. "Ahora, no puede venir a controvertir los actos alegando la aplicación indebida de unas normas a las cuales se acogió, precisamente en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, invocando la no aplicación de otras que durante el trámite fueron derogadas, y que era imperativa su no aplicación".

CONSIDERACIONES DE LA SALA Del concepto de la violación expresado en la demanda se desprende claramente que la posición jurídica fundamental de la sociedad actora radica en que debió haberse atendido lo que disponía la Ley 31 de 1925 y, en ningún caso, lo establecido por el Código de Comercio, cuya vigencia se inició el 1o. de enero de 1972, después de ser formulada la solicitud referente a la concesión de la patente de invención. Consta al folio 39 vuelto del expediente que evidentemente la petición de la patente fue presentada el 7 de diciembre de 1971 y al folio 44 vuelto aparece que la División de Propiedad Industrial inició el trámite el 10 de mayo de 1972, cuando dictó el auto mediante el cual le reconoció personería jurídica al apoderado de la demandante y le exigió a ésta la presentación de un nuevo extracto, atemperado a lo prescrito por el numeral 4 del artículo 544 del Código de Comercio, que expresa que el extracto "deberá contener, a lo menos, una reivindicación que caracterice la invención". Por consiguiente, lo primero que ocupa la atención de la Sala es el análisis, a la luz del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, del tránsito legislativo planteado. Al efecto se anota que ambas legislaciones (Ley 31 de 1925 y Código de Comercio) contienen disposiciones procesales y sustanciales. En cuanto alude al procedimiento, lo que se alcanzó a efectuar antes de la vigencia del Código de Comercio, esto es, la presentación de la solicitud de patente de invención, quedó

comprendida en la legislación anterior y a ella se sujetó la Administración, puesto que lejos de rechazar la petición le imprimió el trámite legal. En cambio, a las etapas inmediatamente siguientes si los aplicó el nuevo Código de Comercio, tal como lo dispone el artículo 40 en referencia. Esto quiere decir que no fue violado tal artículo y que, por tanto, hay base suficiente para negar la petición relativa al procedimiento. Y en cuanto al derecho sustancial, la demanda parte de la base de que la anterior legislación, Ley 31 de 1925 no exigía la novedad como condición indispensable para otorgar la patente y que el Código de Comercio sí la exige. Más esta afirmación es equivocada, pues a cada paso la Ley 31 de 1925 menciona la novedad como fundamento de la patente de privilegio, lo mismo que actualmente el referido Código. De ninguna manera se puede inferir el artículo 9o. de la indicada ley, atrás transcrito, que el requisito de la novedad sea superfluo. En efecto, lo que quiere decir esa norma es que la Nación, al otorgar la patente, no puede hacerse responsable ante terceros, como garante, de que efectivamente lo que es materia de la patente revista novedad. De otra parte, el Código de Comercio establece procedimientos adicionales nuevos, tendientes a verificar, así sea someramente, el elemento novedad, pero, una vez más, sin garantizarla. Lo precedente se corrobora haciendo un breve paralelo entre las dos legislaciones. Así, por ejemplo, el artículo 1o. de la Ley 31 de 1925 dice: "Los nuevos descubrimientos, invenciones, mejoras y perfeccionamientos en todos los

ramos de la industria confieren a sus autores el derecho exclusivo de explotación....". Y el artículo 4o. ibídem precisa: "Son descubrimientos, mejoras o invenciones de los nuevos productos industriales, los nuevos medios para obtener el resultado de un producto industrial". A su turno, el Código de Comercio vigente establece: "Es patentable toda nueva invención que sea el resultado de una actividad creadora o que tenga altura inventiva, si es susceptible de aplicación industrial", (artículo 534): "Una invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público" (artículo 535): "Se considera que una invención es el resultado de una actividad creadora o tiene altura inventiva cuando se deriva de manera evidente del estado de la técnica" (artículo 536). etc. En el ordenamiento legal colombiano la novedad ha sido una exigencia esencial en materia de patentes de invención. Pero la actual regulación la acentúa más y por eso desarrollo mejor lo preceptuado por el inciso tercero del artículo 31 de la Constitución Nacional, que corresponde al artículo 4o. del Acto Legislativo No. 3 de 1910, según el cual "Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación" (se subraya), lo que quiere decir que no puede ser objeto de privilegio lo que no constituya invento o creación o que no represente utilidad, especialmente en el campo industrial. Sobre el particular se comenta también que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación nacional por el Decreto 1190 de 1978, contiene previsiones semejantes a las del Código de Comercio en cuanto a la novedad de las invenciones.

Volviendo al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se agrega que él se refiere a las normas de procedimiento y que en el presente caso no se trata de la ritualidad de los procesos sino de una cuestión de orden sustantivo, como es el vinculado a la novedad de los inventos susceptibles de ser patentados. Esta es una razón más para considerar que dicha disposición no tiene aplicación en el sub judice y que, por ende, no se le puede dar prosperidad al cargo relacionado con su violación. En cuanto a las pequeñas diferencias sustanciales entre las dos legislaciones relativas al otorgamiento de las patentes de invención, es obvio que la legislación aplicable no podía ser la anterior al otorgamiento, sino la vigente a la hora de conceder la patente, es decir, al momento del nacimiento del privilegio industrial, según el principio general que repite con tanta frecuencia la Ley 153 de 1887, como puede verse en sus artículos 20, 23, 26, 32, 35, 36 y 37. Luego la División de Propiedad Industrial obró correctamente y no incurrió en la violación de las normas al efecto citadas por la actora. Con fundamento en todo lo que antecede, sostiene que de acuerdo con el Código de Comercio (artículo 534 y siguientes) y los artículos 1o. y 2o. del Decreto 1190 de 1978, la División de Propiedad Industrial bien podía verificar y exigir que el invento para el cual se solicitó la patente revestía las características de novedad que instituyen tales normas y, además, que sí le era dado acogerse a la nueva legislación en materia de patentes de invención. La gran conclusión es la de que aquí no se da la transgresión de los artículos 40

de la Ley 153 de 1887 y 1o., 4o. y 9o. de la Ley 31 de 1925 y que consecuencialmente deben negarse las pretensiones de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con su Fiscal colaborador, FALLA: Niéganse las peticiones de la demanda. Cópiese, notifíquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

SAMUEL BUITRAGO HURTADO, MIGUEL BETANCOURT REY, MARIO

ENRIQUE PEREZ, SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

LORENZO ROJAS SURMAY, SECRETARIO