CE-SEC1-EXP1984-N4579

MARCAS - Cancelación / CANCELACION DE MARCA - Por caducidadCompetencia para efectos de oposición del registro de marcas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejero ponente: JACOBO PEREZ ESCOBAR Bogotá, D. E., diecisiete (17) de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) Radicación número: 4579

Actor: RAMIRO CASTRO DUQUE Y AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO El abogado Ramiro Castro Duque, en su propio nombre y en representación del señor Augusto Hernández Becerra, en ejercicio de la acción que contempla el artículo 66 de la Ley 167 de 1941, solicita la declaratoria de nulidad de la Circular No. 10 de 24 de octubre de 1979 expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I EL ACTO ACUSADO La referida Circular, bajo el título de TRAMITE DE LA CANCELACION POR CADUCIDAD, consta de cinco artículos, que en esencia dicen lo siguiente: 1 — La cancelación de un registro por caducidad está establecida en el artículo 595 del Código de Comercio; el término de diez años que antes se señalaba para la operancia de dicha institución se redujo a cinco, que es el mismo de acuerdo con el artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena se fija para la renovación de los certificados, uno de cuyos requistos es precisamente la prueba del uso de la marca durante esos cinco años. Por lo tanto, "la caducidad por

inexplotación deja de existir y, en su lugar, ahora simplemente la marca puede ser renovada". 2— La filosofía de la cancelación aludida es la de que una marca puede ser utilizada en beneficio de la industria o el comercio. Encuentra su asidero legal en el artículo 595 del Código de Comercio y por ello su solicitud procede de acuerdo con los artículos 26 y 45 de la Constitución Nacional. 3 — Los artículos 1° y 2° del Código de Comercio establecen la vía analógica para la tramitación de lo que no esté regulado expresamente por medio de sus normas o del Código Civil. Además, el artículo 282 del Código Contencioso Administrativo permite llenar los vacíos con las normas del Código de Procedimiento Civil. 4 — El numeral 17 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil contempla el proceso abreviado para el trámite de la oposición al registro de marcas, pero esta norma fue derogada tácitamente por el Código de Comercio, el cual trasladó por medio de su artículo 595 estos asuntos al conocimiento de la División de Propiedad Industrial. Luego de reproducir el contenido del artículo 590 del referido Código de Comercio, agrega que el legislador sencillamente prefirió considerar la cancelación mediante texto especial, que es el del artículo 595, es decir, que "si el Código de Procedimiento Civil contemplaba el proceso abreviado tanto para las oposiciones al registro como para la cancelación de las marcas; y si en el Código de Comercio se da la pauta del proceso abreviado (señalando su término de prueba) para

conocer de las oposiciones (artículo 590), dicho trámite debe entenderse extendido analógicamente para las peticiones de cancelación (artículo 595)". Cita en apoyo de esta interpretación los artículos 822 de la Ley Mercantil y 4° y 5° del Código de Procedimiento Civil. 5— El artículo 5° se transcribe en su integridad por ser tenido por la demanda como el sustancial dentro del contenido de la circular acusada. Dice así: En síntesis. Si conforme a la primera de las reglas del Código de Comercio '(•••) Los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas (énfasis de la oficina), la acción de caducidad que ejerzan los particulares para que la Administración cancele una marca tiene que ser tramitada por el proceso abreviado que expresamente señala el propio Código en su artículo 590, como quiera que por el proceso abreviado resolvían los jueces civiles los asuntos de cancelación y oposición que el Código de Comercio asignó a esta Dependencia Administrativa y como quiera que para la cancelación de las marcas no se estableció un procedimiento determinado. "Por consiguiente, las demandas de cancelación de un registro marcario deben satisfacer los presupuestos formales de que tratan los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, así como su conocimiento se ceñirá a lo dispuesto en los artículos 415 y siguientes del mismo compendio normativo"

II LA DEMANDA

1 LOS HECHOS Como hechos la demanda menciona los siguientes: En primer lugar recuerda el contenido de los artículos 414, numeral 17, del Código

de Procedimiento Civil y 595 del Código de Comercio, referidos a la competencia del Juez Civil del Circuito y de la Oficina de Propiedad Industrial para conocer de la cancelación de los registros de marcas, en frente a los cuales el demandante concluye que "la cancelación de registro marcario por no uso, habiendo sido primero una acción judicial sometida expresamente al procedimiento abreviado, se convirtió por obra del Código de Comercio en un trámite administrativo no sujeto a formalidad procedimental especial, pues en este aspecto la ley no se extendió". A continuación el demandante, refiriéndose a "las solicitudes de cancelación de marcas con base en la caducidad de las mismas", señala que la circular acusada dice directamente que "no se tiene expresamente establecido en la ley el trámite procedimental en cuya virtud ellas deban ser resueltas", y que a pesar de tal reconocimiento la oficina de Propiedad Industrial se dispuso a llenar el vacío legal careciendo de competencia para ello. Por lo tanto, señala la demanda, "la Circular No. 10 viene a ser ni más ni menos un reglamento del artículo 595 del Código de Comercio violándose así, entre otras varias normas de la Constitución Nacional. 2 DISPOSICIONES VIOLADAS Como violadas tiene las siguientes normas: Artículos 20, 55, 63 y 76 (ordinales 1° y 2°) y 120 (ordinal 3°) de la Constitución Nacional y 595 del Decreto 410 de 1971. 3 CONCEPTO DE LA VIOLACION El concepto de la violación se resume así: En la ley no se encuentra referencia alguna acerca de haberse establecido un procedimiento especial para el trámite

de la caducidad de los registros de marcas comerciales de la acción de caducidad marcaria por no uso distinta de la contenida en el artículo 595 del Código de Comercio, en el cual no se preceptuó un trámite especial para ello. Sin embargo, esto no autorizaba a la División de Propiedad Industrial para llenar por su cuenta este vacío legal. Por ello, al haberlo hecho, la circular "es un acto administrativo creador de una situación jurídica objetiva (impersonal o abstracta y general) y tiene carácter imperativo para todos los administrados". Por lo anotado, según la demanda se violan las siguientes disposiciones: El propio artículo 595 del Código de Comercio que de esta manera resulta reglamentado, endilgándole "prescripciones no contenidas en dicha norma" y creándole "formalidades distintas a las establecidas en la Ley", pues dispone que debe seguirse un procedimiento abreviado en los términos del Código de Procedimiento Civil, sometiendo entonces "un trámite puramente administrativo, como es el allí contemplado, a normas que le son por completo ajenas, las del procedimiento judicial, artículos 75 y siguientes y 415 y siguientes del Código de Procedimiento Civil". Los artículos 76 (ordinales lo. y 2°.) y 55 de la Carta Política resultaron violados porque la División de Propiedad Industrial asumió funciones que no le competían. El artículo 120, ordinal 3° de la Constitución Nacional fue violado porque al pretender reglamentar la ley el acto acusado se usurpó la función privativa del Presidente de la República contenida en dicha norma. Finalmente los artículos 20 y 63 de la misma Constitución Nacional fueron

infringidos porque las expresadas autoridades asumieron funciones más allá de las que le han sido señaladas por la ley. III ALEGATO DE LAS PARTES En su escrito de conclusión el actor reafirma los argumentos expuestos en el texto de la demanda. En cuanto al concepto de fondo del señor Agente del Ministerio Público, éste no fue presentado seguramente por no haberlo considerado necesario en el presente proceso. IV CONSIDERACIONES DE LA SALA Habiéndose cumplido el trámite propio de este proceso y no hallándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a fallarlo previas las siguientes consideraciones: En primer lugar se observa que en el propio párrafo introductorio de la Circular No. 10 acusada en este juicio se reconoce que para "las solicitudes de cancelación de marcas con base en la caducidad de las mismas" "no se tiene expresamente establecido en la ley el trámite procedimental en cuya virtud ellas deben ser resueltas". Es decir, que el objeto directo de la mencionada circular fue el de llenar ese vacío legal, entre otras cosas, "teniendo en cuenta que al Despacho se encuentran algunas solicitudes", tal como allí mismo se menciona. Salta a la vista la anomalía que significaría que una entidad administrativa cualquiera pretenda asumir funciones que sólo le corresponden a la ley o que, si se trata de su reglamentación, corresponden al Presidente de la República. Sin embargo, bajo este enfoque se procede a analizar el contenido de cada uno de los cargos.

1. Competencia para efectos de oposición al registro de marcas. Dice el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil lo que sigue: "Los jueces de circuito de

Bogotá conocen en primera instancia de los procesos relativos a patentes, marcas y nombres comerciales, que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa". Por su parte el numeral 17 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil dice lo siguiente: "Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su cuantía: 17. Oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes, o cancelación de aquel". Del contenido de las normas transcritas es necesario separar dos situaciones para efectos de poder hacer la comparación con las normas del Código de Comercio y apreciar a quién está asignada la competencia en tales asuntos. En primer lugar el artículo 414-17 se refiere a las oposiciones al registro de marcas, nombres, dibujos, diseños o patentes y luego agrega: "o cancelación de aquel", es decir, del registro. En cuanto a las oposiciones de marcas es necesario deslindar lo siguiente: Como se sabe, dichas oposiciones pueden ser oficiosas o deberse a terceros (artículos 589 y 590 del Código de Comercio); en tales casos se debe seguir el procedimiento señalado por dichos artículos y por el 591 del mismo Código, y contra lo resuelto en las mencionadas oposiciones se puede acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. Sin embargo, como se ha afirmado en sentencia de esta Sala de fecha 11 de diciembre de 1981 (expediente 3102, actor Segismundo Bodach), "si lo que se persigue es que se reconozca un mejor derecho a la utilización de la marca discutida, por tratarse de

una controversia entre dos particulares, la acción debe ser instaurada ante los Jueces de Circuito de Bogotá, según lo establecen los artículos 17 y 414, numeral 17 del Código de Procedimiento Civil, que señala el procedimiento abreviado que se debe seguir". De acuerdo con lo anterior se tiene que lo relativo a oposición de marcas y nombres, etc, es de competencia de la jurisdicción ordinaria si se trata de obtener el reconocimiento a un mejor derecho para utilizar la marca discutida. En los demás casos la competencia es de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero tratándose de la cancelación de la marca por causa de la caducidad por no uso se tiene lo siguiente: La competencia para conocer de esta controversia está radicada expresamente en la Oficina de Propiedad Industrial, según lo dispone claramente el artículo 595 del Código de Comercio. La dificultad surge por el hecho de que el citado artículo no señala el procedimiento que debe seguirse en la tramitación de dichas acciones, pues de él los únicos criterios que se desprenden son los siguientes: 1) Que la marca caducará y será cancelada si no ha sido utilizada en Colombia, directamente o por medio de terceros, durante cinco años. 2) Que tales cinco años se contarán "hacia atrás a partir de la fecha de la demanda. 3) Que se pueden oponer como excepciones la fuerza mayor o el caso fortuito y también el hecho de haber sido usada la marca "para uno o varios productos o servicios pertenecientes a determinada clase" o tratarse de "marcas defensivas". 4) Que quien obtenga resolución favorable tendrá derecho preferencial al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la

ejecutoria del fallo. Por otro lado se observa que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 414, numeral 17 del Código de Procedimiento Civil sólo obliga a las autoridades judiciales, no a las administrativas, es decir, una autoridad administrativa para el cumplimiento de sus funciones propias no puede acogerse a las normas del Código de Procedimiento Civil u otras de la justicia ordinaria, a no ser que haya mandato expreso de la ley.

La razón de lo dicho es doble: por un lado, porque, como acaba de mencionarse, de acuerdo con el artículo 6°. del Código de Procedimiento Civil, "las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento", pero sólo en el ámbito judicial y no en el administrativo; en segundo lugar, porque si se llenara el vacío del procedimiento administrativo por medio de las normas del procedimiento civil, se estaría haciendo aplicación extensiva de unas disposiciones impropias, ya que no hay mandato de ley para ello y conforme al artículo 26 de la Constitución Nacional nadie puede ser juzgado sino de acuerdo con las leyes preexistentes y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

2. Haciendo aplicación de la doctrina expuesta al caso sub-júdice se tiene que el Jefe de la División de Propiedad Industrial que dictó la Circular No. 10, no podía establecer con carácter obligatorio para todos el procedimiento señalado por el Código de Procedimiento Civil para los jueces, como tampoco podía hacer aplicación de alguno de los distintos procedimientos abreviados contemplados en el Código de Comercio, porque a pesar de la similitud de la materia la sola

escogencia de uno de tales procedimientos (el del artículo 448 o el del artículo 590, por ejemplo) ya significaría legislar o dictar un reglamento sin tener competencia, porque los artículos 76 y 120, ordinal 3°. de la Constitución Nacional se la da a otros órganos estatales. En síntesis, al proceder como se procedió por medio de la Circular No. 10 se violaron expresamente los artículos de la Constitución Nacional señalados en la demanda y también las normas del Código de Comercio citadas por el demandante. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA Declárase la nulidad de la Circular número 10 de 24 de octubre de 1979 dictada por el Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Copíese, notifíquese, comuniqúese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

SAMUEL BUITRAGO HURTADO, JACOBO PEREZ ESCOBAR, MARIO

ENRIQUE PEREZ V, SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENZO ROJAS

SURMAY, SECRETARIO