CE-SEC1-EXP1987-N51

PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES DE INVENCION.

El quebranto de los artículos 535, 536 del Código de Comercio y los preceptos de la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 549 del Código citado, ameritan nulidad de las Resoluciones originarias de la Superintendencia de Industria y Comercio

(NULIDAD).

Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Primera. - Bogotá, D. E., trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete.

Consejero ponente: Doctor Guillermo Benavides Melo.

Proyectó: Doctor Luis Miguel Quiñones F., Magistrado auxiliar.

Referencia: Expediente número 51. Actor: Cabot Corporation.

La Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa de la Corporación entra a decidir en el fondo el proceso bajo referencia, reconstruido después de haber desaparecido el original en los trágicos sucesos de 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá.

Antecedentes: A través de apoderado ha acudido ante el Consejo de Estado la sociedad Cabot Corporation, con domicilio en Boston, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de Norte América, en "acción de plena jurisdicción" (Ley 167 de 1941, art. 67), contra la Resoluciones números 3360 de 24 de octubre de 1979 y 528 de 25 de mayo de 1982, emanadas de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio de Desarrollo Económico, en su orden. Como restablecimiento del derecho que

reputa conculcado, la actora pide se otorgue a la mencionada sociedad estadounidense "patente de invención para preparación de negros de humo en perlas, según descripción y reivindicaciones que obran en el expediente número 136239, solicitud presentada el 13 de noviembre de 1972, y se ordene a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado y publicarlo en la Gaceta de Propiedad Industrial, para los fines pertinentes". La demanda fue presentada el 17 de noviembre de 1982 y cuando desapareció incinerado el expediente, el proceso se hallaba al Despacho del Fiscal Primero de la Corporación para notificarse de una providencia que ordenaba allegar un documento, después de haber alegado de conclusión las partes y conceptuado de fondo el Agente del Ministerio Público. En aplicación del Decreto legislativo número 3825 de 1985, el apoderado de la actora solicitó la correspondiente reconstrucción procesal (Ver fls. 366 a 375), en atención al cual pedimento y previo el traslado de rigor, mediante proveído de 23 de mayo de 1986 (Ver fls. 384 - 385) se decretó la reconstrucción del proceso número 4180 y se tuvieron como auténticos "los proveídos, documentos, oficios, diligencias y piezas procesales que obran en el expediente". Se anota que la Superintendencia de Industria y Comercio, no obstante habérsele dado el traslado de ley, con notificación personal al Superintendente (Ver fl. 379), como entidad emisora de los actos administrativos acusados, ni

contestó la demanda, ni constituyó apoderado judicial, ni tuvo actuación alguna en este proceso reconstruido.

Los actos acusados: A folios 138 - 139 y 394 - 396 aparecen los actos materia de la litis.

Mediante la Resolución número 3360 de 1979 la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio niega "la patente de invención para la solicitud consistente en 'preparación de negros de humo en perlas' formulada por la sociedad 'Cabot Corporation', domiciliada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos", con base en estas breves razones: El "Grupo Técnico", mediante "informe técnico número P - 1341" de 5 de septiembre de 1977, "recomendó negar el privilegio solicitado por carecer de novedad ya que se encontraba en el estado de la técnica"; corrido el traslado al peticionario respecto del informe anterior, por "informe técnico número 10098" de 6 de julio de 1978, el grupo técnico "recomendó negar el privilegio solicitado"; según el artículo 20, inciso tercero, del Decreto 1190 de 1978, si el examen definitivo ... fuere desfavorable, se le negará por resolución debidamente motivada"; conforme al artículo 1º del mismo decreto, "se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones"; y de acuerdo con el artículo 2º ibídem, "una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por

cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente..." Por su parte la otra Resolución acusada, la número 558 de 1982, proferida por el Ministro de Desarrollo Económico, al resolver el recurso de apelación contra la 3360 de 1979, la confirma en todas sus partes, con los mismos argumentos de la apelada.

El petítum: Como anexo 2. 1. de la solicitud de reconstrucción (fls. 1 a 5), obra el libelo de demanda de nulidad, en acción de plena jurisdicción (art. 67 de la Ley 167 de 1941). Como normas violadas y el concepto del caso indica que "ni la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio ni el Ministerio de Desarrollo Económico fundamentaron su decisión en motivo distinto de falta de novedad, para lo cual ambos Despachos acogieron sin reservas los informes técnicos". Dice que del segundo concepto técnico "no se da traslado al solicitante, por lo cual está fuera de contexto la observación sobre falta de objeción a dicho concepto, que aparece en 1p.

Resolución que agotó la vía gubernativa. Erró en sus fundamentos el Ministerio de Desarrollo Económico, al suponer que Cabot Corporation debió objetar un concepto técnico del cual no se le da traslado", de donde surge "falsa o errónea motivación" que "condujo a la violación por no aplicación de los artículos 534 y 536 del Código de Comercio". Alega que del mismo modo resultaron quebrantados los artículos 1º y 2° de la Decisión 85 del Acuerdo de

Cartagena, por cuanto "la invención a la cual se aplicó (indebidamente el art. 2º de la mentada decisión 85) sí era nueva, y no estaba comprendida dentro del estado de la técnica". Por razones semejantes se violó el artículo 535 del Código de Comercio.

El dictamen pericial: A manera de anexo 2.17 de la petición reconstructiva el actor aportó fotocopia de la experticia, presentada por los técnicos el 26 de enero de 1984, la cual obra a folios 52 a 58 del informativo. Entre las piezas tenidas como auténticas por el decreto de reconstrucción procesal, esta dicha prueba técnica, como atrás se dijo. Adelante se tomará nota del aludido dictamen.

La vista fiscal: Igualmente considerada como pieza auténtica en este proceso reconstruido, a folios 67 a 76 obra en fotocopia el pertinente concepto de fondo del Fiscal Primero de la Corporación, que concluye solicitando se declare la nulidad impetrada por la actora sobre los actos acusados. En síntesis sustenta su pedimento el colaborador del Ministerio Público en que " ... las motivaciones expuestas por la Administración (en los actos atacados) no son lo suficientemente claras y atínenles a la descripción de la patente de invención y reivindicaciones solicitadas", dado que la "providencia motivada" que exige el artículo 549 in fine del Código de Comercio no se cumple en este caso, pues "la motivación debe reunir los elementos de hecho y de derecho que determinan el acto administrativo que se expide, máxime si así lo ordena la ley, necesarios para el control administrativo, sino además, para una eventual

impugnación ante la jurisdicción, pueda ésta ejercer una certera actuación estableciendo la relación entre los antecedentes de hecho, el derecho aplicable y la decisión que se adopte". La vista fiscal hace hincapié en la filosofía contenida en el artículo 1º de la Ley 31 de 1925, que fue condensada en el Título II del Libro 3º del Código de Comercio, respecto de las tres acepciones diferentes que tiene el vocablo invención, cuales son: Invención de producto, invención de proceso e invención de mejora o perfeccionamiento, para rematar expresando que, con base en ello, en las descripciones contenidas en los procesos administrativos números 101323 y 118401 tramitados por la Superintendencia y en el peritazgo que obra en autos como prueba, los actos acusados están violando el artículo 536 del Código de Comercio, "pues la invención cuya patentabilidad se pretende, así como las reivindicaciones que del mismo se hacen, no son derivación evidente del estado de la técnica, como lo pretende decir la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la patente de invención por existir una ya aprobada u otorgada anteriormente", refiriéndose en este caso a la patente de invención que concedió la Superintendencia a la sociedad Philips Petroleum Company sobre producción y granulación de negro de humo.

Consideraciones: Vimos atrás que la resolución número 3360 de 1979 atacada se fundamenta básicamente en los "informes técnicos" números P - 1341 y 10098 rendidos ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, ambos para el expediente número 136239, el primero

con fecha 5 de septiembre de 1977 y el segundo de 6 de julio de 1978, suscritos los dos por Rita de Rodríguez con el visto bueno de Fernando Pinzón C., éste como Jefe de Patentes y aquella con su antefirma y el distintivo de "Ingeniero Químico" en el primer informe e "Ingeniero de Patentes" en el segundo, de acuerdo con la fotocopia autenticada que obra a folios 131 y 137, en su orden, El expediente número 136239 para el cual fueron rendidos ambos informes técnicos "contiene los documentos relativos a la solicitud sobre preparación de negros de humo en perlas. Propietario Cabot Corporation domiciliado en Boston Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica" y que obra como prueba tenida como auténtica para la parte actora en esta reconstrucción procesal a folios 86 a 164, anexo número 2. 2. 3.

Pues bien: Por una parte, tal Resolución número 3360 de 1979 aquí demandada es bien breve (de folio y medio: fls. 138 y 139) y se reduce a expresar que dichos "informes técnicos" recomiendan negar el privilegio solicitado en el expediente número 136239 de la División de Propiedad Industrial de la mentada Superintendencia y a transcribir parcialmente tres disposiciones del Decreto número 1190 de 1978 - frente a la pertinente solicitud formulada seis años atrás: El 13 de noviembre de 1972 - . Por otra parte, los aludidos "informes" o “conceptos técnicos" son más breves aún: El concepto técnico número P - 1341 (Ver fl. 131) expresa que: "Se encontró en

los archivos de esta oficina el expediente número 101323 de la Philips Petroleum Company que tramita el procedimiento para formar pelotillas de negro de humo en donde para formar estos (sic) pelotillas mezclan el negro de humo con agua y un aglutinante, agitar y mezclar la masa húmeda para producir pelotillas de ella" y a continuación concluye sorprendentemente así: "Como se observa el expediente en estudio carece de altura inventiva, por cuanto está comprendido y se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Por lo cual se recomienda negar el privilegio solicitado" (Se ha destacado). El segundo "concepto técnico" (el número 10098) da remate al mencionado expediente administrativo número 136239 de la División de Propiedad Industrial, es de corte semejante al primero y según asevera el actor bajo juramento careció del traslado correspondiente, carencia que se comprueba al examinar la fotocopia del aludido expediente 136239 (fls. 86 y ss.). Este segundo "informe o concepto técnico" (Ver fl. 137) se refiere en seis renglones a los expedientes números 101323 y 118401 que cursaron en la División citada, para concluir en cuatro renglones con esta afirmación, que nada tiene de "concepto técnico" por carecer plenamente de presupuestos básicos, análisis, argumentaciones, razonamientos: "Como se observa lo que se quiere patentar como novedoso, ya se menciona en estos expedientes, que es agregar al negro de humo un líquido de granulación que pueda ser agua. Por lo anterior se recomienda negar el privilegio solicitado". La otra Resolución aquí acusada, la número 558 de 1982, obra a folios

394 - 395 y trae los mismos "argumentos" de la Resolución 3360 de 1979 que confirma. Entre los variados requisitos que debe contener un informe o concepto técnico o científico, apunta el tratadista Hernando Devis Echandía que si el técnico "se limita a emitir su concepto sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria" y que el concepto debe contener conclusiones "claras, firmes y (ser) consecuencia lógica de sus fundamentos". A juicio de la Sala le asiste razón al actor cuando en su libelo acusa a las dos resoluciones que demanda como de adolecer de "falsa o errónea motivación". Al respecto dijo esta Corporación en sentencia de 8 de septiembre de 1981 (Consejero ponente doctor Samuel Buitrago Hurtado; actor Carlos Ballén Ardila. Expediente número 6091): "Con el nombre de motivos se conocen las circunstancias de hecho que provocan una decisión administrativa; es decir, la sucesión de acontecimientos que impulsan la Administración a obrar. Consecuencialmente, las medidas que se tomen en un acto administrativo pueden ser ilegales si no se justifican los hechos que las provocaron". No obstante lo anotado, la Sala ha menester expresar lo siguiente: Por tratarse en el caso sub examine de una cuestión eminentemente tecno - científica, ajena a los conocimientos presupuestos de un juzgador, se encuentra que el proceso contiene una prueba fundamental, el dictamen pericial, que se la ha tenido como auténtica mediante el proveído que decretó la reconstrucción. Tal experticio se ha producido llenando las pertinentes

exigencias legales y en la controversión de la misma no ha sido atacada o tachada bajo ningún aspecto por la parte demandada. Como la prueba pericial aparece rendida razonablemente y explica a satisfacción los diferentes puntos que integran el cuestionario que a los expertos se les pidió contestar en su oportunidad, a ella se acogerá esta Corporación, dado que los aspectos eminentemente técnicos que involucro producen en el fallador la convicción necesaria para adoptar la correspondiente decisión de fondo, ya que es en el momento de dictar sentencia cuando el juzgador debe hacer la valoración del mérito probatorio del informe científico. Precisa recalcar que en este proceso no tuvo actuación de índole alguna la parte demandada, que en su oportunidad legal fue vinculada a la litis mediante notificación personal (Ver fl. 379). Dicha peritación (fls. 52 a 58) trae como antecedentes introductorios de la misma una explicación sobre los "negros de humo (también llamados negros de carbón, los negros de gas, los negros horno y los negros de acetileno). Esta prueba contempla en seguida; "Las invenciones presentadas" ante la Superintendencia de Industria y Comercio sobre preparación o producción de negros de gas tramitadas en tres expedientes, así: Expediente número 101323, sobre "procedimiento mejorado para formar pelotillas de negro de humo' de la firma Philips Petroleum company; Expediente número 11840' sobre "proceso y aparato para la producción y granulación de negro de humo", también de la Philips Petroleum Company; Expediente número 136239, sobre “preparación de negros y de humo en perlas", la firma Cabot Corporation.

Dicen los expertos que dichos tres expedientes "se refieren todos a la preparación de perlas de negros de humo por vía húmeda y por lo tanto todos v varios anteriores a ellos emplean agua, pero debido a la dificultad encontrada para lograr un humidificación adecuada del negro de humo velloso (hollín) se han propuesto varias alternativas como son las citadas en los (tres) expedientes anteriores". Apunta en seguida el dictamen esta aclaración: "Es en consecuencia necesario dejar sentado claramente que no es ni el hecho de la elaboración de las perlas en sí mismo, ni el uso del agua como vehículo para su elaboración la que se protege o ampara en ninguno de los tres casos que nos ocupan, sino de los aditivos y los medios de operación que conducen a un producto cae características específicas". Esta aclaración de los peritos, especialmente en la parte destacada, es de capital importancia para elucidar el asunto sub júdice. El peritazgo sintetiza acto seguido las invenciones presentadas a la Superintendencia en los tres citados expedientes en esta forma: “En el expediente 101323, el agente que permite la aglutinación del negro de humo velloso con el agua, es óxido de silicio, sílice o SiO2 (la arena es un ejemplo de este tipo de silicio) que por ser un material poroso permite la absorción del negro poroso permite la absorción del negro del homo y del agua, con lo cual se pueden formar las perlas de negro humo, pero son productos que no son 100% puros y que por lo tanto su capacidad de tinción (en tintas), su poder conductor de electricidad, su fortaleza, etc. es menor que la del negro de humo

velloso, aun cuando se facilite su manejo. En el expediente 118401 la mezcla íntima del negro de humo velloso con el agua bien sea ésta pura o con la presencia de un absorbente o de un aglutinante se logra mediante el diseño de un aparato que pone en contacto el negro de humo y el agua por sistema de contra - corriente, es decir, un proceso en el cual el negro de humo entra en un sentido (por ejemplo, de abajo hacia arriba), y el líquido humectante entra en sentido contrario (de arriba hacia abajo). Éste es un proceso que puede realizarse en forma continua, o en una sola etapa de mezcla. En el expediente 136239, que es el caso en discusión, la formación de las perlas de humo se logra controlando la cantidad de agua (que es siempre menor que la necesaria para formar las perlas) que se mezcla inicialmente Y el régimen a que se hace este mezclado (es decir, la velocidad, la presión y la dirección a que se hace esta mezcla) y agregando en una segunda etapa, la cantidad de agua que falta para formar las perlas. Estos procesos son todos de tipo físicoquímicos producción de coloides, en los cuales las características del producto final dependerán tanto de los materiales empleados como de los sistemas y etapas utilizados en su mezcla, Por lo tanto los tres procesos mencionados son tecnologías diferentes que no se interfieren y que representan etapas tecnológicas que mejoran los procesos industriales y / o los productos finales obtenidos en ellos" (Subrayas de la Sala). Por apuntar al meollo del asunto sub examine, a continuación se transcriben la pregunta I propuesta en el cuestionario a los expertos y la correspondiente respuesta de estos:

"I. Digan los señores peritos si la relación que aparece a continuación es exacta y resume debidamente las materias en ella mencionadas: 1.00 Asunto: El expediente número 136239 de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (que culminó negativamente para la solicitud de Cabot Corporation con las Resoluciones aquí atacadas, observa la Sala), contiene los documentos de la solicitud de patente presentada en nombre de Cabot Corporation el 13 de noviembre de 1972, para el invento que tiene por título: 'Preparación de negros de humo en perlas'. En el expediente citado existen, como dictámenes periciales sobre patentabilidad del invento de que trata la solicitud, primero, el concepto número P - 1341 de la Oficina Técnica Patentes', fechado el 5 de septiembre de 1977; y en segundo lugar, el concepto número P - 10098, de la misma Oficina, fechado el 6 de julio de

1978. Ambos conceptos recomendaron negar la solicitud, al considerar que el invento carece de novedad, en vista de las referencias citadas contra su patentabilidad. Este es el asunto que se somete para su aclaración". La respuesta de los técnicos fue: "Sí, el expediente 136239 contiene en efecto los documentos de la solicitud de patente presentada por Cabot Corporation para el invento 'preparación negro de humo en perlas', los conceptos de la oficina 'técnica' de Patentes número P - 1341 del 5 de septiembre de 1977 y número 10098 de la misma oficina del 6 de julio de 1978 que recomiendan ambos negar la patente solicitada por carecer de altura inventiva dado que existen

como antecedentes la Patente colombiana número 15961 otorgada el 28 de agosto de 1967 a favor de Philips Petroleum Company tramitado en el expediente 101323. En ella se especifica que la invención amparada consiste en reemplazar las melazas, usadas convencionalmente como aglutinante por silice suspendida en un medio acuoso. En el expediente 136239 también se reconoce la existencia de procesos anteriores para conformar las perlas de negro de humo. Por otra parte se expone en este expediente un invento consistente en mezclar íntimamente en una primera etapa el negro de humo velloso y una porción del agua necesaria para la formación de perlas a elevado régimen de corte hasta que se obtiene una mezcla homogénea antes de la formación de las perlas 'y adicionar el resto del agua en una segunda etapa', que es el invento negado por la Superintendencia, que ahora se discute y que no tiene relación alguna con la patente número 15961 aducida por el examinador en el primer informe. También es cierto que la forma de mezclado es crítica en las propiedades finales obtenidas en las perlas de negro de humo y es lo que constituye la materia del invento de la solicitud negada (número 136239), y que en ella no se menciona el uso de ningún aglutinante, como tampoco se menciona en la patente 15961 el concepto de adicionar el agua por etapas y someter la suspensión acuosa a un elevado régimen de corte entre 3.500 a 6.500 R. p.m.” (Subrayas fuera del texto). De modo semejante se anotan la pregunta XXX y su absolución, así:

Cuestión: " ... si el procedimiento para formar pelotillas de negro de humo expuesto en la descripción contenida en el expediente número 101323 sugiere, automática y evidentemente, el procedimiento de preparación de negro humo en perlas descrito y reivindicado según las especificaciones contenidas en el expediente número 136239". Respuesta: "No; las enseñanzas del expediente 101323, no sugieren e ningún momento el procedimiento de negro de humo en perlas enseñado en el expediente 136239”.

Para despachar en el fondo el proceso en referencia no es menester acotar otros aspectos contenidos en el dictamen pericial producida en el proceso reconstruido, por cuanto dados los hechos examinados los razonamientos expuestos, la claridad conceptual y las deducciones' que estructuran y comporta dicho informe científico, se lo ha de tener, como en efecto lo tiene la sala, como pieza de completa eficacia probatoria que comunica la convicción suficiente para adoptar la decisión que en derecho y en justicia apareja el caso debatido. De lo apuntado, la Sala concluye: La "Invención" de que trata el expediente administrativo número 136239 Cabot Corporation, sí es nueva y por ende no se halla comprendida dentro del "estado de la técnica" y el procedimiento presentado a la administración por la actora en búsqueda de la respectiva patentabilidad para la "preparación de negros de humo en perlas” tiene "altura inventiva", por lo cual, agregando a lo anotado la comprensión que del voquible "invención” trae la vista fiscal de fondo, los actos administrativos acusados se encuentran en situación de quebranto de los artículos 535 y 536 del Código de Comercio, lo mismo que de los preceptos 1º y 2º de la Decisión

85 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 549 de aquel códice, transgresión esta última consistente en que los actos demandados carecen de la debida motivación, en la forma indicada por el colaborador del Ministerio Público. En consecuencia, se decretará la nulidad de los actos atacados y se dispondrá el pertinente restablecimiento del derecho conculcado. En mérito de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, por su Sección Primera, en consonancia con su colaborador fiscal Y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Falla: Primero. Son nulos los actos administrativos contenidos en las Resoluciones números 3360 de 24 de octubre de 1979 Y 528 de 25 de mayo de 1982, originarias de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio de Desarrollo Económico, respectivamente. Segundo. Como restablecimiento del derecho lesionado v una vez ejecutoriada esta providencia, la Superintendencia de Industria y Comercio concederá a la sociedad Cabot Corporation, domiciliada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norte América, patente de invención para " reparación de negros de humo en perlas", de conformidad con la descripción y las reivindicaciones que obran en el expediente administrativo distinguido bajo el número ciento treinta y seis mil doscientos treinta y nueve (136239) tramitado en aquella dependencia oficial. Tercero. Como consecuencia de la decisión contenida en los dos puntos que anteceden, la División de Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia expedirá el correspondiente certificado en orden a su

publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, para los fines pertinentes., Cuarto. En orden a su ejecución Y cumplimiento (C. C. A., art. 173), en firme esta sentencia comuníquesela con copia íntegra de su texto a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha once de noviembre de mil novecientos ochenta y siete. Luis Antonio Alvarado Pantoja, Guillermo Benavides Melo, Samuel Buitrago Hurtado, Simón Rodríguez Rodríguez. Víctor M. Villaquirán, Secretario.