CE-SEC1-EXP1987-N72

PATENTE DE INVENCION. CONCESION SOBRE SUSTANCIA

QUIMICA APLICABLE EN AGRICULTURA. (DECLARASE NULIDAD)

CASOS EXENTOS DE CONCESION DE PATENTE.

Decreto 1190, artículo 5º (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena).

DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO DE CONCESION DE

PATENTES. Su importancia. Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Primera. - Bogotá, D. E., nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Consejero Ponente: Doctor Simón Rodríguez Rodríguez.

Referencia: Expediente número 72. Actor: Monsanto Company.

El apoderado de la sociedad Monsanto Company, domiciliada en los Estados Unidos de América, los en ejercicio de la acción jurisdicción consagrada en los artículos 67 y 69 del anterior Código Contencioso Administrativo, ha demandado ante esta Corporación lo siguiente: “1ª. Que se anule la Resolución número 1101 del 4 de junio de 1981, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó un privilegio patente solicitado por la sociedad Monsanto Company. "2ª. Que se anule la Resolución número 620 del 25 de mayo de 1982, mediante la cual el ministro de Desarrollo Económico confirmó en todas sus partes la resolución apelada. "3ª Que como consecuencia de las anteriores declaraciones v a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda al estudio de novedad y aplicación del invento. "4ª. Que, igualmente, se ordene a la División de Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio continuar los trámites de la solicitud de patente de invención. “5ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial conforme al literal d) del Decreto legislativo 209 de 1957”.

Fundamentos de la demanda: Los hechos.

El 27 de junio de 1975 la sociedad actora solicitó Patente de Privilegio de Invención ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, radicada bajo el número 152.574, para una invención denominada "N - Fenilsulfonamida - N - Fosfonometilglicina y ciertos derivados de la misma". Mediante los actos acusados se negó, con fundamento en los conceptos 2041 y 14208 de la Oficina Técnica de Patentes y en el literal c) del artículo 5° del Decreto 1190 de 1978, la concesión de la patente solicitada, puesto que se trata de un producto de "composición farmacéutica y medicamento de uso vegetal y como tal se exceptúa de patente". Se aduce en la demanda que la invención consiste en la aplicación de derivados de. una sustancia química en el tratamiento de plantas de azúcar para incrementar su contenido de sacarosa; es decir, que dada la naturaleza de dicha invención, "ésta se halla bien lejos de ser o parecer, aún en sentido metafórico, un producto farmacéutico o un medicamento". En consecuencia, concluye la demanda, " ... los agentes de la administración procuraron dar apariencia de legalidad a su decisión recurriendo a temerarias y excesivas

interpretaciones de normas legales ...decisión administrativa lesiva de legítimos derechos" debido a la tergiversación, y por tanto violatoria del artículo 5º literal c) del Decreto 1190 de 1978; también de los artículos 20, 63 y 120, numeral 18, de la Carta.

Los actos acusados: Considera la Resolución 1101 del 4 de junio de 1981 que el Grupo Técnico de la Oficina de Patentes "no recomienda la concesión de la patente por cuanto el capítulo reinvindicatorio se refiere a compuestos y su uso, que son composiciones farmacéuticas y como tales tipifican una de las excepciones a la patentabilidad, concepto que fue ratificado mediante consulta formulada al Ministerio de Agricultura. . . ". Agrega la resolución: "El literal c) del artículo 59 del estatuto legal vigente, consagra que no se otorgarán patentes para 'los productos farmacéuticos, los medicamentos, la sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal". En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, Sección Patentes, negó la concesión de la mencionada patente de privilegio de invención.

La resolución anterior fue apelada ante el Ministerio de Desarrollo Económico, el cual, mediante la Resolución 620 de 1982, la confirmó en todas sus partes, pues consideró que la solicitud constituye una excepción a la patentabilidad; excepción consagrada en el artículo 5º, literal c), de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, incorporada, a nuestra legislación por el Decreto

1190 de 1978, circunstancia ésta que, después del análisis científico de rigor, así lo consideraron los expertos de la Superintendencia de Industria y Comercio, "con la adehala de que los conceptos técnicos fueron puestos, a través del correspondiente traslado, en conocimiento de la parte interesada sin que en la correspondiente oportunidad procesal, los desvirtuara". En consecuencia confirmó el ministerio en todas sus partes, la resolución apelada, no sin antes afirmar lo , siguiente: "Nos encontrarnos entonces frente a un concepto técnico que además de definitivo goza, según este despacho, de las condiciones de idoneidad, firmeza, precisión y calidad, por lo cual no es posible desconocerlo o ignorarlo en el caso presente". Cargos contra los actos acusados: Desde el punto de vista científico y jurídico es errada la motivación de los actos acusados, es lo sostenido por la parte actora, pues que, con fundamento en el dictamen pericial, el invento de Monsanto no es un producto farmacéutico ni un medicamento Estas expresiones, según dicho dictamen, aluden a sustancias que sirven para conserva la salud y para remedio de las enfermedades en humanos y animales Luego la invención de Monsanto no corresponde a los eventos previstos en la norma legal invocada en los actos acusados. Alegato de conclusión de la sociedad demandante: Reitera los planteamientos del libelo inicial y los respalda con el dictamen rendido por los peritos acerca de la cuestión debatida (fls. 57 a 60).

Concepto del Ministerio Público: Estima que el fondo del asunto no es tanto de tipo jurídico sino científico y

que para dilucidar este último se decretó y practicó un peritazgo, cuyo resultado o conclusión aclara la realidad científica y, por ende, las consecuencias jurídicas que rodearon la expedición de los actos demandados.

Y en forma textual concluye así: “... dándole al peritazgo la importancia que una prueba como esa tiene dentro de un proceso de la naturaleza del que nos ocupa, este despacho ha llegado al convencimiento de que la invención denominada 'N - fenilsulfonamida - N - Fosfonometilglicina ciertos derivados de la misma', sobre lo cual el demandante solicitó patente de invención, no es ninguno de los elementos cuya patente prohibe otorgar el artículo 5º de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y particularmente que dicho invento no es un producto farmacéutico como se dijo en la Resolución 1101 demandada. "Planteadas y probadas así las cosas, se concluye que la Resolución 1101 de 4 de junio de 1981 de la Superintendencia de Industria y Comercio y la 620 de 25 de mayo de 1982 del Ministerio de Desarrollo Económico, que confirmó la anterior, fueron resultado de una equivocada aplicación del artículo 5º de la Decisión 85 al invento de Monsanto hecho que constituye una violación de la ley en detrimento de los intereses legítimos del demandante que llevan a este despacho a sugerir, como en efecto lo hace formalmente, que deben prosperar las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declararse la nulidad de los actos administrativos demandados".

Consideraciones de la Sala: Previa reconstrucción del expediente según el procedimiento del Decreto

3825 de 1985 por haberse incinerado en los insucesos de noviembre del Palacio de Justicia, pasa a decidirse así:

1. El caso que ocupa la atención de ésta se centra en el aspecto de determinar si la patente de invención solicitada por la sociedad actora a la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la invención denominada "N - Fenilsulfonamida - N - Fosfonometilglicina y ciertos derivados de la misma" es o no patentable frente a los supuestos del artículo 5º, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena incorporada a nuestra legislación por el Decreto número 1190 de 1978. La invención objeto de controversia consiste en la aplicación de la sustancia química identificada con la fórmula estructural antes indicada, en el tratamiento de plantas de caña de azúcar con la finalidad de aumentar su contenido de sacarosa., La susodicha Superintendencia a través de los actos acusados se pronunció negativamente a la concesión del privilegio de patente por considerar que el producto se encuentra dentro de los casos de excepción del literal c) del artículo 5° de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena "por cuanto el capítulo reivindicatorio se refiere a compuestos y su uso, que son composiciones farmacéuticas y como tales tipifican una de las excepciones a la patentabilidad, concepto que fue ratificado mediante consulta formulada al Ministerio de Agricultura y absuelta el 11 de junio de 1980 en los siguientes términos: 'En razón de su uso, los pesticidas (insecticidas, fungicidas, bactericidas, nenoticidas, herbicidas, acoricidas), actúan como sustancias de

acción preventiva, protestante y / o cerativa cuando son aplicados a las plantas, así mismo - los abonos y fertilizantes se usan como fuente de ciertos elementos nutrientes, (nitrógeno, fósforo, potasio, molibdeno, zinc, etc., necesarios para que la planta disponga del alimento adecuado para completar su cielo de vida, al tiempo que incremento significativamente su producción, además de procurarle una mayor capacidad de defensa contra organismos patógenos. En relación con las fitohormonas y los reguladores de crecimiento, éstos actúan como aceleradores de algunos de los procesos vitales de la planta o como estabilizadores de los mismos" (fls. 15 y 16). Se fundó para ello en el Concepto Técnico número 14.208 de 26 de septiembre de 1980 de su Oficina de Patentes (fls. 152 y 153) por el cual "se ratifica el Concepto Técnico número P - 2041" y que concluye expresando lo siguiente: "Considerando los anteriores planteamientos este Ministerio cataloga a los anteriores insumos como productos farmacéuticos de uso vegetal, teniendo en cuenta para ello que la función que cumplen pueden asimilarse por el efecto que se alcanza al usarlos, al producido por los medicamentos de uso humano (Resolución número 1.101). El Concepto Técnico número P - 2041, había dicho en primer término que se trataba de “un producto que es una composición farmacéutica y medicamento de uso vegetal y como tal se exceptúa de la patente (fl. 147).

2. Previene el artículo 5º, literal e) de la Decisión 85:

"No se otorgarán patentes para: ............................................................... "Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal".

3. La sociedad demandante durante el curso del proceso solicitó un dictamen pericial en que somete a consideración de ingenieros químicos la cuestión materia de controversia y tendiente a desvirtuar la motivación científica de las resoluciones impugnadas. Para ello pidió a aquellos precisión conceptual, entre otros aspectos, sobre lo que es un “medicamento”, lo que es "un producto farmacéutico”, si es conocida en el campo de la química la noción de “medicamento de uso vegetal", que es la maleza, cómo se definen científicamente los herbicidas y si las matamalezas están técnicamente clasificadas como medicamentos.

A todo lo cual respondieron dichos expertos: "Medicamento: Sustancia simple o compuesta, que aplicada interior o exteriormente al cuerpo animal o humano, sirve para curar, prevenir o normalizar una alteración de una función fisiológica o que sirve para realizar el diagnóstico de normalidad o alteración de una función fisiológica en estos mismos seres.

Producto farmacéutico: Compuesto que ha sido sometido por el ingenio del hombre, a un proceso que lo hace apto para ser utilizado en la preservación de la salud, e n la conservación de la higiene personal, en la curación de una enfermedad de humanos o animales, o en el mejoramiento y exaltación de los atributos físicos del ser humano. b) Es conocido es el campo de la química la noción de ‘medicamentos de

uso vegetal'? En caso afirmativo, en qué consisten tales productos? Cite ejemplos indicando su aplicación y sus efectos sobre las especies vegetales. No. Por definición ‘medicamento' excluye su uso en vegetales” (fls. 46 y 47). “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «El concepto de maleza no es fácil de definir satisfactoriamente. De todas las definiciones, la más conveniente es 'planta que crece donde no se quiere’. Esto implica que una especie vegetal no siempre es maleza, sino sólo bajo determinadas circunstancias y su definición es una decisión subjetiva del observador. "A pesar de que por definición, cualquier especie vegetal puede ser maleza, las malezas más obvias tienden a tener en común ciertas características que son responsables de su proliferación y de su carácter problemático. Estas especies se establecen sin acción deliberada del hombre y cuando están presenten (sic) son difíciles de erradicar. Tienden a ser agresivas, competitivas y adaptarles capaces de explorar hábitats creados o modificados por el hombre, lo mismo que a crear extensas poblaciones que interfieren con la agricultura y otras actividades. "Sus atributos más importantes son su eficiente reproducción combinada con mecanismos que les permiten sobrevivir bajo condiciones temporalmente desfavorables" (fl. 30). “. .. ... ... ... ... ... . .. "Herbicidas: Sustancia de naturaleza química o biológica que es capaz de alterar la fisiología de las plantas que actúan como malezas, durante un período suficientemente largo como para impedir su desarrollo normal o causarle la muerte, sin afectar los cultivos.

El herbicida se .puede aplicar en diferente época del período del cultivo: a) Herbicidas de presiembra incorporados b) Herbicidas pre - emergentes; c) Herbicidas post - emergentes. Pueden ser aplicados al suelo para que penetren por el sistema radicular o también pueden ser aplicados a las hojas. De acuerdo al sistema de penetración son: Sistemáticos: si actúan en sitio diferente al de su aplicación y, por lo tanto, deben ser translocados.

De contacto: Actúan en el área donde son aplicados.

Los herbicidas pueden inhibir el desarrollo de las malezas o causarles la muerte porque afectan uno o varios de los siguientes procesos fisiológicos: La fotosíntesis. La formación de los compuestos ricos en energía y la respiración. La formación o actividad de las membranas celulares. La síntesis de ácidos nucléicos. La Germinación el brote y el crecimiento de las raíces y el. Coleóptido. Las proteínas. Los matamalezas están clasificados técnicamente como medicamentos'?". No (fls. 47 y 48). Y por último contestaron al resto de los temas que se le propusieron así: científicamente no está considerada la proliferación de plantas extrañas a ese cultivo como enfermedad. Ellos al inhibir el crecimiento de las malezas o causarles la muerte, permiten que haya más luz, agua, nutrientes disponibles para el cultivo, la estructura química del producto objeto de litis “Sí le permite actual como herbicida, pero el uso indicado en la solicitud de patente es diferente al de herbicida. La función que cumplen los herbicidas no pueden asimilarse por el efecto

que alcanza al usarlos al producto por el medicamento de uso humano, ya que su efecto no es curar, prevenir o normalizar una alteración de esa función fisiológica de las malezas. Y como corolario de todo lo anterior, sostiene el experticio lo siguiente: "Habiendo aclarado los anteriores conceptos y conociendo la biología de las malezas y su aspectos (sic.) sobre los cultivos entramos a emitir nuestro concepto, desde el punto de vista científico, en el proceso de solicitud de patentes de privilegio de invención consistente en :'N - fenilsulfonamida - Nfosfonometilglicina y ciertos derivados de la misma'”. Como consta en el folio número 14 . (pág. 2 de la petición presentada a los honorables magistrados del Consejo de Estado por el doctor Augusto Hernández Becerra), la solución de patente de privilegio de invención denominada “N - fenilsulfonamida - N - fosfonometilglicina y ciertos derivados de la misma” consiste en nuevos derivados de una sustancia química y un método específico de aplicación de agricultura, particularmente en la industria de la caña de azúcar, para aumentar el contenido de sacarosa mediante la aplicación de los compuestos a las plantas de ese cultivo. En la solicitud de patente no se registra en ningún momento su uso como herbicida, ya que el objeto de su empleo no va dirigido a alterar la fisiología de especies que en el cultivo de la caña de azúcar estén actuando como malezas. Es verdad que por su composición química podrían actuar como herbicidas si al aplicarlo en el cultivo de caña de azúcar, ésta tiene los

mecanismos para detoxicar la molécula o evitar su penetración mientras que éste actúa sobre las malezas que existan en el cultivo interfiriendo con alguno de sus procesos vitales, posiblemente inhibiendo su respiración y la formación de compuestos ricos en energía, alterando las membranas celulares o afectando la síntesis de proteínas. Por otra parte, un herbicida no es empleado en ningún momento para preservar la salud de la planta o para curar una enfermedad, Ya que la maleza no causa, en sí, enfermedad al cultivo sino que disminuye la disponibilidad de agua y nutrientes que de otra forma estarían disponibles para la cosecha. Por consiguiente, aún en el caso de que fuera utilizado como herbicida concepto, no puede ser catalogado como composición y medicamento de uso vegetal. Además, por definición, el medicamento no se refiere a compuestos para uso en vegetales sino para ser empleados en animales y humanos. La función asignada al producto, de acuerdo con los datos suministrados por la compañía Monsanto, es lograr un aumento en el contenido de sacarosa en la caña de azúcar. La sacarosa es sintetizada por la planta con el objeto principal de servir de forma de transporte de los carbohidratos (azúcares) dentro de ella, por sus características de alta solubilidad y además por el .hecho de que dada su estructura química, no es atacable por la mayoría de las enzimas presentes en la planta, por consiguiente en esta forma los carbohidratos pueden ser desplazados de un tejido, por ejemplo de la hoja, a otros, donde son utilizados como fuentes de átomos para sintetizar sus propios compuestos y como fuente de energía.

En algunas plantas, como en los pastos y las compuestas (algunas de ellas), por polimerización de la sacarosa, se forman carbohidratos de reserva como la inulina. Para que un compuesto químico pueda aumentar el contenido de sacarosa en la caña de azúcar, debe inhibir los procesos de su utilización, aumentar los procesos de su síntesis o efectuar una combinación de ambos efectos. Esto quiere decir que debe alterar su función fisiológica normal y su composición; por consiguiente, en este sentido se puede considerar que está produciendo un organismo enfermo, no está curando un organismo, luego no puede considerarse como medicamento. Para lograr esta acción puede actuar como regulador fisiológico de las plantas y como tal, por extensión de la definición de plaguicidas, puede catalogarse como este tipo de compuestos. Por consiguiente, en nuestro concepto, cuando el uso de la Nfenilsulfonamida - N - fosfonometilglicina y ciertos derivados es el producir un aumento de sacarosa en la caña de azúcar o servir como herbicida, no corresponde a un producto farmacéutico, ni a un medicamento, ni a sustancia terapéutica activa, ni a bebida, ni alimento para uso humano, animal o vegetal" (fls. 42, 43, 44 y 45). Del examen detenido, concienzudo y sistemático que la Sala realiza del antedicho dictamen, concluye que debe acogerlo teniendo en cuenta la calidad de los profesionales que lo emiten, ambos ingenieros químicos identificados con sus correspondientes tarjetas oficiales del Ministerio de Educación

Nacional, sus sólidos fundamentos científicos que se descubren en el razonamiento firme, seguro y preciso con que tratan las materias sometidas a su leal saber y entender. Es decir que se satisfacen en el evento sub lite a cabalidad las exigencias que el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil en armonía con el artículo 65 del Código Contencioso Administrativo establece como elementos de juicio para la apreciación judicial de la prueba pericial. Surge entonces del experticio que el producto cuya patente de invención se negó en la vía gubernativa, no se encuentra dentro de los casos taxativos del artículo 5º, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (Decreto 1190 de 1978) aducidos por la Superintendencia de Industria y Comercio para apoyar su negativa. Por último obsérvese que de la solicitud de reconstrucción presente proceso se notificó personalmente al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Superintendencia de Industria y Comercio sin que se hubieran hecho presentes durante el resto del proceso, y la parte del mismo que se reconstruyó tampoco da cuenta de que el dictamen pericial hubiera merecido objeción alguna de dichos funcionarios. Habrá por las razones antes explicadas de anularse los actos enjuiciados. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Falla: Primero. Declárase la nulidad de las Resoluciones distinguidas con los números 1.101 de 4 de junio de 1981 y 620 de 25 de mayo de 1982 proferidas

respectivamente por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Ministerio de Desarrollo Económico, por medio de las cuales, en el mismo orden, se negó la patente de invención denominada "N - fenilsulfonamida - Nfosfonometilglicina y ciertos derivados de la mismo" solicitada por la sociedad Monsanto Company, y se confirmó ésta. Segundo. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad anterior se ordena, a título de restablecimiento del derecho, a la División de Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda al estudio de novedad Y aplicación de invento. Tercero. Del mismo modo dicha División de Propiedad Industrial proseguirá los trámites de la solicitud de Patente de Invención. Cuarto. Ordena la publicación de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Quinta. Copia auténtica del presente fallo se enviará a la Superintendencia de Industria y Comercio. Cópiese, notifíquese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue discutido aprobada en sesión de la Sala de once (11) de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987). Samuel Buitrago Hurtado, Guillermo Benavides Melo, Luis Antonio Alvarado Pantoja, Simón Rodríguez Rodríguez. Víctor M. Villaquirán, Secretario.