CE-SEC1-EXP1988-N258

MARCAS Y PATENTES. - - CONTRATO DE USO DE MARCAS.

El Decreto 444 de 1967 y el reglamentario 1234 de 1977, exigen para la aprobación de los contratos de transferencia de tecnología, uso de marcas y patentes y similares, se aporten ciertos documentos, entre los cuales está el que acredita la vigencia de la patente o patentes. SUSPENDE PROVISIONALMENTE las decisiones contenidas en los siguientes actos administrativos, expedidos por el Comité de Regalías del Ministerio de Desarrollo Económico: a) Ordinal 3° del Acta número 749 de junio 19 de 1984; b) Ordinal 11 del Acta número 770 de diciembre 4 de 1984 y; c) Ordinal 7° del Acta número 777 de febrero 12 de 1985. Consejo de Estado. - - Sala de lo Contencioso Administrativo. - - Sección Primera. - - Bogotá, D. E., dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Consejero Ponente: Doctor Luis Antonio Alvarado Pantoja.

Expediente número 258. Actor: Ancízar Gutiérrez Baquero. El señor Ancízar Gutiérrez Baquero por conducto de apoderado especial, en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, manifiesta que "demando... (I) al Comité de Regalías del Ministerio de Desarrollo Económico, representado por el Presidente de dicho Comité. . en su carácter de delegado del Ministro y Superintendente de Industria y Comercio, o quien haga sus veces; (II) a la sucursal extranjera en Colombia por los

señores Guillermo Mestre Hernández o Carlos Arturo Palacios Gutiérrez o George Dwight Keats u Oscar E. Vergara o Spencer

J. Volk, mayores de eclad, vecinos de Bogotá, 0 quienes hagan sus veces, (III) a la sociedad Pizza Hut Inc., domiciliada en Wichita Kansas E.U.A., representada en Colombia por los doctores James W.F. Raisbeck o Robert B. Raisbeck o AlYaro Correa, mayores de edad, vecinos de Bogotá, o quienes hagan sus veces9 para que se resuelva: "1 Declarar la nulidad, en todas sus partes, de los siguientes actos administrativos: "a) El acto administrativo contenido en el numeral 3° del Acta número 749 de 19 de junio de 1984, mediante el cual el Comité de Regalías, decidió aprobar el contrato celebrado entre la sucursal extranjera Pepsicola Panamericana S. A., de Bogotá, y Pizza Hut Inc. de Estados Unidos, contrato referente a la licencia de uso de la marca extranjera Pizza Hut; "b) El acto administrativo contenido en el numeral 11 del Acta número 770 de diciembre 4 de 1984, mediante el cual el Comité de Regalías aprobó, nuevamente, con algunas modificaciones, el citado contrato; "c ) El acto administrativo contenido en el numeral 7 del Acta número 777 de febrero 12 de 1985, mediante el cual, por la vía del recurso de reposición interpuesto por las partes solicitantes, el Comité de Regalías, aprobó, nuevamente, con algunas modificaciones, el citado contrato".

Pide también la suspensión provisional de los actos acusados, para lo cual hace las siguientes manifestaciones:

"El perjuicio real o potencial para el actor. "El perjuicio que sufre o que podría sufrir el actor aparece comprobado, sumariamente, con las siguientes pruebas: "a) Copias auténticas de cinco (5) certificaciones de la División de Propiedad Industrial, según las cuales la expresión Hut, no se encuentra registrada como marca, a favor de Pizza Hut Inc. en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 del Decreto 755 de 1972. "Sobre todo, adviértase que no se encuentra registrada para distinguir servicios de restaurantes de la clase 42 del citado Decreto. "b ) Copias auténticas de cinco (5) certificaciones de la División de Propiedad Industrial, según las cuales la expresión Hut Pizza, no se encuentra registrada a favor G e Pizza Hut Inc., en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 del Decreto 755 de 1972. "Sobre todo adviértase que no se encuentra registrada para distinguir servicios de restaurantes o cadenas o sistemas de restaurantes de la citada clase 42; "c) Copias auténticas de cuatro (4) certificaciones de la División de Propiedad Industrial, según las cuales la expresión Pizza Hut aún no ha sido registrada en las clases 29, 31, 32 y 42 del Decreto 755 de 1972. "Sobre todo adviértase que no existe título vigente alguno para distinguir servicios de restaurantes de la clase 42; "d) Copias auténticas de cuatro (4) certificaciones de la División de Propiedad Industrial, según las cuales el señor Ancízar Gutiérrez Baquero, es propietario de la enseña y la marca

comerciales Pizza Hut y Hot Americas Pizza y de la enseña comercial Hut, para distinguir servicios de restaurantes de la clase 42 del Decreto 755 de 1972. "Tales registros son: " - - Hut, como enseña comercial, para distinguir restaurantes de la clase 42 del Decreto 755 de 1972, según depósito número 3181, vigente desde febrero 7 de 1984. " - - Pizza Hot, acompañado del gorro de un cocinero, como enseña comercial, para distinguir restaurantes de la clase 42 del Decreto 755 de 1972, según depósito número 3.177 vigente desde febrero 7 de 1984. " - - Pizza Hot, acompañado del gorro de un cocinero y de la expresión Americas Favorite Pizza, como enseña comercial, para distinguir servicios de restaurantes de la citada clase 42, según depósito número 3.173 vigente desde febrero 7 de 1984. " - - Hot, acompañada de la expresión America's Pizza y del gorro de un cocinero, como marca comercial para distinguir servicios de restaurantes de la clase 42, vigente desde mayo 16 de 1983 hasta mayo 16 de 1988; "e) Copia auténtica del certificado de registro de la marca Hot America's Pizza (Etiqueta), según certificado de registro número 101.126 de mayo 16 de 1983, para distinguir servicios propios de restaurantes, de la clase 42, a favor de Ancízar Gutiérrez Baquero; "f ) Copia auténtica del certificado de depósito del nombre comercial Hot America's, según depósito número 1.910 de octubre 24 de 1978, para distinguir actividades propias de restaurantes, a favor del señor Ancízar Gutiérrez Baquero;

"g) En fin, se advierte, a primera vista, que Pizza Hut Inc., no posee ningún registro de propiedad industrial, en la clase 42, para servicios de restaurantes y que el actor posea, por el contrario, varios registros, en dicha clase. "La aprobación dada por el Comité de Regalías al contrato de licencia de uso de la marca Pizza Hut, viola, evidentemente, los derechos de propiedad industrial del actor, en materia de servicios de restaurantes, con lo cual se le causa un perjuicio real y potencial. "Sustentación de la solicitud de suspensión provisional. "Sustento la solicitud de suspensión provisional en cinco (5) diferentes razones, fundadas en cinco (5) diferentes violaciones manifiestas de la norma superior. "Una sola cualquiera de tales cinco (5) razones es suficiente para sustentar la suspensión provisional solicitada". Por economía procesal, el Despacho se abstiene de transcribir el total de las argumentaciones expuestas por el actor como fundamento de su pedimento, y sólo se remitirá a dos de los cargos en que se impetra la suspensión solicitada, por considerarlos más prominentes, o que se acomoden más a las exigencias de este instituto. Son ellos los puntos 4 y 5 que el actor expone así: "4 Inexistencia de titularidad del interés necesario para obtener lo pedido o solicitado. "Tal como se expresa en el hecho 17 de la demanda, la absoluta inexistencia de derecho de propiedad industrial, protegida en Colombia, en la clase 42, para servicios de restaurantes, a favor de Pizza Hut Inc., muestra que no existe ni existía el titular del interés necesario para obtener lo pedido. "Basta, entonces, una sencilla comparación de los actos

acusados, frente al inciso 3° del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, para llegar a la fácil conclusión de que existe una manifiesta violación de dicha norma superior. "5. La aprobación condicionada a la inexistente vigencia de un inexistente registro de propiedad industrial. "Tal como se expresa en el hecho 28 de la demanda, los actos acusados condicionan la aprobación a la vigencia de las marcas, Pizza Hut, para distinguir servicios de restaurantes. "El artículo 2°, literal e) de la Resolución general número 001 de 1982 del Comité de Regalías, y el artículo 6°, literal f ) del Decreto reglamentario 1234 de 1972 hablan de la vigencia de títulos realmente existentes y no de la vigencia de registros o títulos aún no existentes. 'El artículo 68 de la Decisión 85 excluye de toda protección las marcas cuyas clases, como la 42, no han sido registradas. "Basta una sencilla comparación de los actos acusados, frente a las normas superiores citadas, para llegar a la fácil conclusión de que no pueden existir actos de aprobación de contratos de licencia de marcas condicionados a la inexistente vigencia de un inexistente registro de propiedad industrial". Como la demanda que antecede reúne los requisitos formales de la ley, procede su admisión. En cuanto a la suspensión provisional impetrada por el actor, el Despacho hace las siguientes

Consideraciones:

I. El actor prueba sumariamente el perjuicio actual y potencial, mediante las fotocopias autenticadas de los certificados expedidos por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 82 a 85), en los

cuales consta que se encuentra depositada como marca y como enseña comercial en la clase 42 del Decreto 755 de 1972, diferentes expresiones que tienen o guardan relación con el fondo de la litis aquí entrabada y a favor del actor. Las pruebas aportadas legitiman al actor en la acción que pretende y permite al mismo tiempo el estudio de la suspensión provisional que impetra de la Corporación.

II. La Ley (Decreto 444 de 1967) y el reglamento que de ella expidió el Gobierno nacional (Decreto 1234 de 1972), exige para la aprobación de los contratos de transferencia de tecnología, uso de marcas, patentes y similares se aporten ciertos documentos entre los cuales está el consagrado en el literal f ) del artículo 1° del Decreto 1234 de 1972: "Vigencia de la patente o patentes".

Este artículo fue desarrollado, para efectos del procedimiento a realizar, por el Comité de Regalías, mediante la Resolución genera 001 de 1982 en cuyo artículo 2° se determinó: "La solicitud de aprobación de los contratos a que se refiere el artículo anterior deberá ser formulada por las partes contratantes o por el apoderado que hayan designado para tal efecto, acompañada de los siguientes documentos: "a) ..; b) ...; c) ...; d) ...; "e) Cuando se trata de contratos que amparan la explotación de marcas y, o patentes los interesados deben presentar el título de propiedad industrial o en su defecto la certificación expedida por la División de Propiedad Industrial donde conste que se encuentra en tramitación la renovación de la(s) marca(s) o patente(s)".

Por su parte, el artículo 35, inciso 3° del Decreto 01 de 1984, consagra: "Cuando el peticionario no fuere el titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay". La concordancia de las normas antes transcritas, debe hacerse frente a los actos acusados, para encontrar la flagrancia de la violación de un solo golpe, es decir, a primera vista que surja del enfrentamiento que se hace de los actos acusados y las normas invocadas como infringidas.

III. Los actos acusados.

La petición de suspensión provisional está dirigida contra los siguientes apartes de las Actas números 749, 770 y 777 del Comité de Regalías que aparecen a folios 52 - 53, 56 y 59 - 60, respectivamente y en su orden. Expresan los aludidos apartes lo siguiente: "Acta número 749 de junio 19 de 1984. "3° Solicitud de aprobación al proyecto de contrato sobre licencia de uso marca sin pago de regalías celebrado entre Pepsi - Cola Panamericana S. A. de Bogotá, y Pizza Hut Inc. de Estados Unidos. "El objeto del contrato es un derecho no exclusivo y libre de regalías para utilizar el sistema de restaurantes y las marcas Pizza Hut vigente en Colombia. "El Comité de Regalías una vez analizado el memorando presentado por la Secretaria Técnica y con base en los planteamientos formulados por los miembros, decidió aprobar el contrato en estudio por el término de cinco (5) años contados a

partir de marzo 15 de 1984 sin el pago de ningún tipo de regalías presentes ni futuras, quedando condicionado el período de aprobación a la vigencia de las marcas. "Las partes deben estipular que el contrato se regirá e interpretará por las leyes colombianas; modificar el artículo 7° para especificar que a la terminación del contrato descontinuará el uso de las marcas pero no el sistema de restaurantes. "Contra la presente decisión procede el recurso de reposición interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación". "Acta número 770 de diciembre 4 de 1984. "11. Solicitud de aprobación a la modificación al contrato suscrito por Pepsi - Cola Panamericana :v Pizza Hut Inc. de Estados Unidos. "La Secretaría Técnica informa que según Acta número 749, el Comité decidió aprobar el contrato, debiendo estipular que se regirá e interpretará por las leyes colombianas - modificar el artículo 7° para especificar que a la terminación del contrato descontinuará el uso de las marcas pero no el sistema de restaurantes. "Los interesados envían el contrato con las modificaciones solicitadas por el Comité, debidamente firmado y legalizado. "El Comité de Regalías una vez analizado el informe de y Secretaría Técnica y con base en los planteamientos formulados por sus miembros, decidió aprobar el contrato por el término de cinco (5) años contados a partir de 15 de marzo de 1984 sin el pago de ningún tipo de regalías presentes ni futuras, quedando condicionado el período de aprobación a la vigencia de las marcas". "Acta número 777 de febrero 12 de 1985.

"7° Recurso de reposición interpuesto contra la decisión del Comité de Regalías, con relación al contrato suscrito por PepsiCola Panamericana S. A. y Pizza Hut Inc. "La Secretaría Técnica informa que según consta en el Acta número 770, el Comité aprobó el contrato sin pago de regalías presentes ni futuras, quedando condicionado el período de aprobación a la vigencia de las marcas. "Los interesados interponen recurso de reposición únicamente en la parte de la decisión que dice contados a partir de 13 de marzo de 1984, fecha en que no existía un acuerdo de voluntades, el contrato fue firmado sólo hasta el 5 de septiembre de 1984, por lo tanto solicita se apruebe a partir de 2 de octubre de 1984. "El Comité de Regalías una vez analizado el memorando preparado por la Secretaría Técnica y con base en los planteamientos formulados por sus miembros, decidió acceder a lo solicitado y en consecuencia aprueba el contrato por el término de cinco (5) años contados a partir de 2 de octubre de 1984 sin el pago de ningún tipo de regalías presentes o futuras, quedando condicionado el período de aprobación a la vigencia de las marcas. "Declárase agotada la vía gubernativa".

IV. Las pruebas aportadas.

Al folio 80 del expediente aparece fotocopia del certificado expedido por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, aportada con la demanda, en el cual se expresa por dicha entidad: "Que bajo el expediente número 214.749 se tramita a favor de

Pizza Hut Inc. domiciliada en Wichita, Kansas, E.U.A. la marca 'Pizza Hut' para la clase 42 del Decreto 755 de 1972 y se encuentra solicitada desde agosto 11 de 1982. "Observaciones: El título no se ha concedido pues el expediente se encuentra en trámite". V. Para resolver: Es evidente que en el momento de aprobación del contrato, según el Comité de Regalías, el objeto mismo del contrato era "para utilizar el sistema de restaurantes y las marcas Pizza Hut vigente en Colombia" (segundo párrafo del ordinal 3° del Acta número 749, fl. 52 in fine). Si como lo expone el actor, la aprobación contenida en las actas demandadas y cuya suspensión se solicita ahora, se hizo con base en el registro de una marca cuya aprobación no estaba vigente, sino que el expediente contentivo de la solicitud estaba en trámite, según la certificación dada por la División de Propiedad Industrial, no cabe la menor duda para el Despacho que hay una manifiesta y directa violación de las normas invocadas como infringidas por los actos acusados, a la cual se llega por la simple comparación de los actos frente a aquellas. Si la norma exige la existencia de una marca vigente aprobada por la autoridad competente, o en su defecto, la certificación de que la renovación de la marca se encuentra en trámite, y en el caso en estudio no existe la primera, se violó el artículo 1°, literal f ) del Decreto reglamentario 1234 de 1972, el artículo 35, inciso 3° del Decreto 01 de 1984 y de contera, la Resolución general 001 de 1982, del mismo Comité de Regalías, por aprobar un contrato sin

uno de los requisitos exigidos, la marca vigente o la renovación en trámite. Por lo expuesto, el Despacho Decide: lo Admitir la demanda de restablecimiento del derecho presentada por conducto de apoderado, por el señor Ancízar Gutiérrez Baquero contra las Actas números 749, 770 y 777 de junio 19 y diciembre 4 de 1984 y febrero 12 de 1985, respectivamente, del Comité de Regalías del Ministerio de Desarrollo Económico. Como consecuencia de la admisión: a) Notifíquese personalmente al señor Fiscal Primero de la Corporación; b) Notifíquese personalmente al señor Ministro de Desarrollo Económico y al Superintendente de Industria y Comercio; c) Notifíquese personalmente al representante de la sociedad Pizza Hut Inc., en la calle 35 número 7 - 25 piso 4°, de Bogotá; d) Fíjese el negocio en lista por el término legal; e) Solicítense a la Secretaría Técnica del Comité de Regalías (División de Industrias de la Superintendencia de Industria y Comercio), el envío de los antecedentes administrativos que dieron origen a la aprobación contenida en las Actas números 749, ordinal 3°, 770, ordinal 11 y 777, ordinal 7°, acusadas en el presente proceso. 2° Suspender provisionalmente las decisiones contenidas en los siguientes actos administrativos, expedidos por el Comité de Regalías del Ministerio de Desarrollo Económico: a) Ordinal 3° del Acta número 749 de junio 19 de 1984; b) Ordinal

11 del Acta número 770 de diciembre 4 de 1984; y c) Ordinal 7° del Acta número 777 de febrero 12 de 1985. 3° La suspensión provisional decretada se extinguirá conforme a las previsiones del artículo 156 del Código Contencioso Administrativo y su pronunciamiento será oficioso. 4° Reconócese al doctor Helmer Zuluaga Vargas como apoderado judicial del señor Ancízar Gutiérrez Baquero, en los términos del poder otorgado. Notifíquese y cúmplase. Luis Antonio Alvarado Pantoja. Víctor M. Villaquirán, Secretario.