CE-SEC1-EXP1992-N1156

PATENTE DE INVENCION / DICTAMEN PERICIAL El perito afirma que el proceso químico presentado es una descripción particular, corolario de un desarrollo experimental, que implica un punto óptimo para hacer posible la transformación de los reactivos en productos y que justifica el otorgamiento de la patente. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el dictamen pericial no fue objetado ni solicitada su aclaración considera la Sala que por fundamentaciones del mismo, presta mérito probatorio suficiente que permite acogerlo y en consecuencia concluir que se halla desvirtuado el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a que la solicitud de patente carece de novedad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 1156

Actor: KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 7931 de 9 de Noviembre de 1983, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y 737 de 18 de Agosto de 1987 emanada del Ministerio de Desarrollo Económico. La actora KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTDA., a través de apoderado, en

ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad y consecuencialmente el restablecimiento del derecho, frente a las Resoluciones de la referencia, por medio de las cuales se denegó la concesión de la patente de invención consistente en PROCESO

PARA PRODUCIR O - METILBENZANILIDA.

l. DISPOSICIONES VIOLADAS.

Considera el apoderado de la actora que con las Resoluciones acusadas se han quebrantado las siguientes normas, y, hace consistir el concepto de la violación así:

1. Que se violó el artículo 1o. de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la solicitud No. 146.540 cumple con los requisitos de ley en cuanto a novedad y aplicación industrial, ya que la materia expuesta y reivindicada, no incluye la materia expresamente excluida de patentabilidad según los artículos 4o. y 5o. de la Decisión 85, además que el invento reivindicado en sus únicas reivindicaciones 1 a 4 está dentro de la condición que para su aceptabilidad la ley señala en el parágrafo numeral 2o. del artículo 538 del C. de Co., y puede afirmarse que dicho proceso que tiene propiedades características para combatir infestaciones que atacan las plantas, no era conocido antes de la fecha en que la solicitud fue presentada.

2. Que con los actos acusados se viola el artículo 2o. de la Decisión 85, ya que la solicitud de la patente reivindica un proceso cuyo contenido está dentro del alcance de la invención a condición de que la reacción se conduzca con los

reactivos específicos, para producir el compuesto específico de las propiedades útiles o deseadas. Además que no se hace mención alguna en las Resoluciones impugnadas a la forma cómo el estado de la técnica afecta la novedad del invento, es decir, no señalan cómo el invento planteado en todas sus características, era conocido por el público antes del 17 de Julio de 1.974.

3. Que los actos acusados son violatorios del artículo 5o. literal c.) De la Decisión 85, por cuanto el fundamento de la negativa de la patente para el invento titulado PROCESO PARA PRODUCIR O - METILBENZANILIDA, no es cierto, ya que los procedimientos, cualquiera que sean, en momento alguno se encuentra excluidos de patentabilidad.

4. Que como consecuencia de lo anterior se violó el artículo 20 de la Decisión 85, toda vez que al no consignarlos actos demandados las razones fácticas o de hecho que los sustentaran, desde el punto de vista científico y jurídico resultan erróneamente motivados, por no corresponder el invento a los eventos previstos en las normas legales invocadas.

5. Y, que, se violó el artículo 35 del Decreto 01 de 1984 por cuanto la decisión no fue motivada razonablemente, y en cuanto a la Resolución No. 737 de 18 de Agosto de 1987, no se tomaron en consideración los argumentos presentados en el escrito contentivo del recurso.

II. ACTUACION Mediante providencia de 14 de Abril de 1989, se admitió la demanda.

La Nación - MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO - guardó silencio al

corrérsele traslado del auto admisorio. No así la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando, entre otras razones, que la solicitud de patente no satisface los requisitos de patentabilidad exigidos en los artículos 1o. , 2o., y 5o. literal C.) De la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, como lo plantea el concepto técnico de 10 de abril de 1981, por cuanto carece de novedad, ya que se trata de un proceso que no reviste características de las aminas frente a ácidos o sus derivados halogenados para obtener la correspondiente amida, y por lo demás, éste mecanismo de reacción es muy conocido en química orgánica como se puede comprobar en los textos de las obras sobre la materia.

III. LA DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la contención, previas las siguientes CONSIDERACIONES Según se deduce del contenido de la Resolución No. 07931 de 9 de Noviembre de 1983, confirmada por la Resolución No. 737 de 18 de Agosto de 1987, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud de patente debía denegarse por las siguientes circunstancias:

a. Porque el artículo 2o. de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena establece que una invención no se considerará como nueva, si está comprendida en el estado de la técnica, esto es si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita o por el uso, explotación o cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución con anterioridad al día de la

presentación de la solicitud de patente. b. Porque el artículo 5o. literal c.) del mismo reglamento jurídico, consagra que no se otorgarán patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal.

C. Que el concepto negativo de la oficina de patentes señala que la invención pretendida carece de novedad por encontrarse en el estado de la técnica, es decir que no reúne los requisitos de patentabilidad que la ley exige para la concesión.

Ante la solicitud del apoderado de la actora, éste Despacho mediante proveído de 20 de Noviembre de 1989 decretó la prueba pericial, a fin de que los expertos respondieran el cuestionario sometido a su consideración. En dicho experticio, el Perito Ramón Fayad señala: (fl. 114) "La ecuación que representa la reacción química de síntesis orgánica que permite obtener la O - Metilbenzanilida es universal, realmente conocida y de dominio público, gracias a la tradición escrita que sobre ella existe. En esta ecuación aparecen explícitos los componentes iniciales y finales de la transformación, pero no la forma ni los detalles del proceso." "El proceso mediante el cual se obtiene la O - Metilbanzanilida puede ser tan particular y específico como cada interesado lo desee, para satisfacer algunos objetivos relacionados con pureza, velocidad, economía y otros de optimalidad." "El proceso presentado por Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., es una explicación particular, consecuencia propia de un desarrollo experimental, que descubre

algún articulado de la "caja negra" para hacer posible la transformación potencial de reactivos en productos. El proceso presentado amerita el otorgamiento de la patente." El perito Ruby Stella Salazar Duque, coincide en afirmar que el proceso químico presentado es una descripción particular, corolario de un desarrollo experimental, que implica un punto óptimo para hacer posible la transformación de los reactivos en productos y que justifica el otorgamiento de la patente (fls. 222 a 223.). De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el dictamen pericia] no fue objetado ni solicitada su aclaración considera la Sala que por las fundamentaciones del mismo, presta mérito probatorio suficiente que permite acogerlo y en consecuencia concluir que se halla desvirtuado el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a que la solicitud de patente carece de novedad. En relación con el hecho de que el procedimiento a que alude la solicitud está incluido dentro de las causales de excepción de patentabilidad consagradas en el artículo 5o. literal C.) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente cuando se expidieron los actos acusados, se observa lo siguiente:

1. En la solicitud inicial (fls. 16 a 41 cuaderno de antecedentes), la Superintendencia de Industria y Comercio le indica al peticionario que se aceptan las reivindicaciones 1 a 4 por referirse al proceso de obtención del producto u objeto de la invención, y le señala que en cuanto a las reivindicaciones 5 y 6 que se refieren a un producto germicida, que es un medicamento vegetal y como tal exceptuado de patentabilidad, debe desistir de las mismas. (fl. 42 vto. ibídem).

2. A folio 48 del cuaderno de antecedentes obra la providencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en que acepta el desistimiento de las reivindicaciones 5 y 6 y el nuevo capítulo constituido por las reivindicaciones 1 a

4.

3. El informe técnico que sirvió de fundamento a la negativa de concesión de la patente (fl. 60 vto. cuaderno de antecedentes), hace referencia a que el proceso contentivo del capítulo corregido, esto es, el relativo a las reivindicaciones 1 a 4,

carece notablemente de novedad, y que las reivindicaciones No. 5 y 6 se refieren a germicidas o productos farmacéuticos de uso vegetal. Teniendo en cuenta que, de una parte, el invento denominado "PROCESO PARA PRODUCIR O - METILBENZANILIDA", como ya se dijo, es novedoso, y es al que se refiere la solicitud en las reivindicaciones 1 a 4, y, de otra parte, las reivindicaciones 5 y 6 no podían ser objeto de análisis en el informe técnico NP 499 de 19 de Julio de 1983, por sustracción de materia, toda vez que fueron expresamente desistidas, forzosamente hay que concluir que deben prosperar las pretensiones de la demanda, por cuanto el argumento de excepción de patentabilidad, no es aplicable para el proceso objeto de la invención. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley FALLA: DECLARESE la nulidad de las Resoluciones Nos. 7931 de 9 de Noviembre de

1983, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y 737 de 18 de Agosto de 1987, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico. Como consecuencia de lo anterior, ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, proceder al otorgamiento de la patente de invención "PROCESO PARA PRODUCIR OMETILBENZANILIDA", a que hace referencia la solicitud corregida para las reivindicaciones 1 a 4, de que, trata el expediente 146.540. Cópiese, notifíquese, comuníquese al Señor Superintendente de Industria y Comercio y archívese. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO