CE-SEC1-EXP1992-N1591

REGISTRO DE MARCA / ACTO DE TRAMITE Los actos demandados son de trámite, que no ponen fin a la actuación administrativa adelantada ante la Superintendencia de Industria y Comercio sino que, por el contrario, solo hacen posible su continuación, la cual habrá de culminar con el acto principal que disponga el registro de la marca solicitada. El primero de los actos demandados se limita, en lo principal, a declarar infundada la oposición formulada al registro de la marca y a ordenar la continuación de la actuación administrativa, lo que indica que mediante dicho acto no se dispone el registro de la marca, el cual solo podrá ser el producto de una decisión expresa de la administración, decisión ésta que al tenor de lo dispuesto por el artículo 596

C. de Co. constituye el objeto propio y único de la acción contencioso administrativa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 1591

Actor: SOCIEDAD DETERGENTES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sección Primera procede a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la Sociedad Detergentes S.A. contra los actos que enseguida se citan, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y su División de Propiedad

Industrial.

I. ANTECEDENTES

a. El actor, el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda La Sociedad Detergentes S.A., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., demandó ante esta Corporación la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Resolución No. 1761 de 15 de diciembre de 1988, dictada por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Detergentes S.A. contra la solicitud de registro de la marca "POP" etiqueta para distinguir productos comprendidos en la Clase 3a. del Decreto 755 de 1972.

2. Auto No. 26 de 23 de mayo de 1990, dictado por la Superintendente de Industria y Comercio, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por Detergentes S.A. contra la Resolución de que se da cuenta en el numeral anterior.

Así mismo, solicita que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se declare "...fundada la oposición presentada por Detergentes S.A. con fundamento en la marca TOP contra la solicitud de registro de POP etiqueta pretendida por Populares Ltda. en el expediente 171.866...” (fls. 69 y 70 Cdno. No. 1). b. Los hechos de la demanda Los hechos que la demanda cita como fundamento de sus pretensiones pueden resumiese así (fls. 70 a 73 ibídem):

1. La Empresa Populares Ltda. presentó ante la División de Propiedad Industrial

el día 7 de febrero de 1978 una solicitud de registro de la marca POP etiqueta, para amparar productos de la clase 3a. del Decreto 755 de 1972. Dicha solicitud fue aceptada mediante providencia de 18 de septiembre de 1978 y se ordenó la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Oportunamente la demandante formuló oposición contra el registro de la referida marca POP, fundándose para ello en la existencia en su favor de seis (6) registros de la marca TOP para distinguir productos comprendidos en la clase 3a. del Decreto 755 de 1972 y, adicionalmente, en que esta última marca es notoriamente conocida en Colombia "...para amparar productos de la mencionada clase y más concretamente detergentes".

3. Cumplido el respectivo trámite, la División de Propiedad Industrial expidió el primero de los actos acusados, mediante el cual se declaró infundada dicha oposición.

4. Interpuesto como fue recurso de apelación contra el acto de que se da cuenta en el literal anterior, en el que se manifestó la inconformidad de la demandante con la decisión adoptada, debido a la evidente similitud y posibilidad de concisión entre el término POP y la marca TOP, éste fue rechazado por improcedente por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante providencia No. 26 de mayo 23 de 1990, que constituye el segundo de los actos acusados, con el curioso argumento de que en el escrito de interposición no se indicó la dirección del apoderado de Detergentes S.A.

c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación

La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 58, literales f) y g) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las razones que se resumen a continuación, expresadas tanto en la demanda como en el alegato de conclusión (fls. 73 a 77 y 221 a 225 Cdno. No. 1): Primer cargo. Violación de los artículos 58 literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación nacional mediante Decreto 1190 de 1978, pues Detergentes S.A., como titular de los registros previos para la marca TOP tiene el derecho exclusivo sobre la misma, cuya protección normativa conlleva la prohibición de registrar marcas que sean confundibles con otras ya registradas para productos de una misma clase. Con posterioridad al registro de la marca TOP, la firma Populares S.A. pretende registrar la marca POP que, sin duda alguna, tiene la capacidad de confusión con TOP, dada la evidente similitud visual y fonética entre una y otra, que obedece a la reproducción casi total de los elementos principales de esta última, como quiera que "...a la letra P inicial de POP se le puede dar una similar configuración a la letra T inicial de TOP y la pronunciación de una y otra marca es casi idéntica...”. Esta similitud genera confusión debido al impacto visual que produce, lo que implica, a su vez, que el público consumidor se confunda entre una y otra marca, que es precisamente lo que la ley busca evitar. Segundo cargo. Violación del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues al expedirse los actos demandados no

se tuvo en cuenta que esta norma prohíbe registrar marcas que sean similarmente confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas para amparar productos de una misma clase marcarla. En efecto, la marca TOP "...es ampliamente conocida para distinguir productos de la clase 3 (entre otros detergentes). La fama e importancia de la marca TOP surge dado el amplio conocimiento que de la misma tiene el público consumidor, pues el detergente que se distingue con la marca TOP lleva muchos años en el mercado y el producto que lleva la marca TOP ha sido ampliamente promovido a través de diferentes medios de publicidad como es el caso de la televisión, la radio y la prensa".

D. Las razones de la defensa A pesar de haber sido debidamente notificados de la demanda, ni la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, ni la Sociedad Populares Ltda. comparecieron al proceso (fls. 95 y 108 Cdno. No. l).

E. La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., al proceso se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes observaciones: Mediante auto de 7 de noviembre de 1990 se dispuso la admisión de la demanda y se denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado

(fls. 90 a 94 ibídem). Mediante proveído de 19 de abril de 1991 se abrió el proceso a pruebas y se decretaron las solicitadas por la parte actora (fl. 164 ibídem). Por auto de 16 de agosto de 1991 se ordenó someter el caso planteado en la

demanda a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, para lo cual se dispuso agregar como anexo a la correspondiente solicitud, copia del expediente administrativo, de los actos demandados y de la demanda (fls. 204 y 205 ibídem). Dicha interpretación fue evacuada mediante sentencia proferida por el Tribunal de Justicia el 20 de noviembre de 1991, la cual obra a folios 210 a 217 del Cdno No. 1. Dentro del término para alegar de conclusión, tan solo hizo uso de este derecho la parte actora.

II. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO En su concepto, la señora Agente del Ministerio Público ante esta Corporación considera que se debe acceder a las pretensiones formuladas en la demanda, por las razones que se resumen a continuación (fls. 229 a 232): Lo primero que llama la atención es el hecho de que los funcionarios de la entidad demandada rechazaron el recurso de apelación argumentando que el apoderado de la recurrente omitió citar su dirección en el escrito que lo contenía, olvidando que quien recurría la providencia era la Sociedad Detergentes S.A., bien conocida en el trámite de la oposición, y no su apoderado. Lo segundo que sorprende es que en el siguiente folio del expediente administrativo aparece una comunicación dirigida a la dirección del recurrente para pedirle se acerque a la entidad a notificarse de tan "singular decisión".

De acuerdo con las disposiciones cuya violación se predica, con los planteamientos de la demanda y con las pruebas aportadas y producidas durante el proceso, se deduce que el punto central del debate se sitúa en la

"...confrontación entre as marcas POP y TOP para determinar 'el riesgo de confusión' entre ellas, en los términos del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena". Conocida como es la clasificación tradicional de las marcas en denominativas gráficas y mixtas, es indudable que la marca POP se sitúa dentro de estas últimas “... en las cuales prevalece el elemento denominativo (palabras) sobre el elemento gráfico (imágenes)...", de lo cual resulta que seguramente el público consumidor tendrá más en cuenta la palabra POP que las imágenes que encuentre en la etiqueta del producto que va a consumir. De la observación y análisis de las piezas procesales y de las pautas indicadas por los expertos se concluye que "...sí es alto el riesgo de confusión que genera para el público consumidor la existencia en el mercado de los detergentes TOP y POP".

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA Previamente a avocar el estudio de los cargos formulados en la demanda, la Sala encuentra que es necesario establecer si los actos cuya declaratoria de nulidad se solicita son definitivos o, siendo de trámite, ponen fin a la actuación administrativa, de tal manera que hagan imposible su continuación y sean susceptibles de control jurisdiccional.

Como se reseñó al inicio de esta providencia, mediante el primero de los actos acusados, la Resolución No. 01761 de 15 de diciembre de 1988, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó las siguientes determinaciones: declaró infundada la marca POP, solicitada por la empresa Populares Ltda. (Art. lo.); indicó que contra esta decisión procedían los

recursos de reposición y apelación (art. 2o.), y dispuso que una vez ejecutoriada dicha providencia "...vuelvan las presentes diligencias al Despacho de Marcas para continuar con el trámite respectivo" (art. 3o.). El segundo de los actos demandados, el auto No. 26 de 23 de mayo de 1990, dispuso sobre el reconocimiento de personaría al apoderado de la Sociedad Detergentes S.A. (lo.); rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución que declaró infundada la oposición al registro de la marca POP etiqueta (2o); indicó la no procedencia de recursos contra el mismo (3o.) y dispuso la devolución de las diligencias a la Oficina de origen "...para lo de su cargo" (4o.). El artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 591 del Código de Comercio, disponen que si no se presentaran oposiciones al registro de una marca o estas fueren negadas, se procederá a su registro, para lo cual se expedirá el certificado que acredite el derecho. De las precisiones que anteceden y sin que sea necesario añadir otras, la Sala llega a la inmediata conclusión de que los actos demandados son de simple trámite, que no ponen fin a la actuación administrativa adelantada ante la Superintendencia de Industria y Comercio sino que, por el contrario, solo hacen posible su continuación, la cual habrá de culminar con el acto principal que disponga el registro de la marca solicitada. En efecto, si como se vio, el primero de los actos demandados se limita, en lo

principal, a declarar infundada la oposición formulada al registro de la marca POP etiqueta y a ordenar la continuación de la actuación administrativa, ello indica a las claras que mediante dicho acto no se dispone el registro de la marca, el cual solo podrá ser el producto de una decisión expresa de la Administración, decisión ésta que al tenor de lo dispuesto por el artículo 596 del Código de Comercio constituye el objeto propio y único de la acción contencioso administrativa, tal y como lo ha establecido de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: "Si se atiende al tenor literal del artículo 596, podría estimarse que lo único que debe demandarse ante el Consejo de Estado es 'el certificado de una marca', entendimiento que estaría contrariando principios y reglas fundamentales del derecho administrativo aceptadas por esta Corporación, como es aquella derivada de los artículos 66 y 67 del C.C.A., según la cual sólo puede demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la nulidad de los actos administrativos, que son aquellos que consisten en una declaración unilateral de la voluntad de la administración encaminada a producir efectos en derecho. Por consiguiente, debe buscársele a la norma contenida en el artículo 596 del C. de Co. una interpretación que armonice con el contexto de las normas no solo referentes al registro de marcas sino también a las acciones contencioso administrativas. Hay que suponer que el legislador ha querido ser coherente y armonioso al expedir el comentado precepto, el cual forma parte integrante del ordenamiento jurídico del país. "Si lo que debe demandarse, conforme que da dicho es la declaratoria de nulidad

de los actos administrativos, entonces debe concluirse que no son susceptibles de la acción de nulidad los simples certificados de una marca, por cuanto los dichos certificados son apenas constancias expedidas por la administración acerca de un acto y sirven ante todo como medios de prueba de dicho acto. Así concebidas las cosas, se tiene, que lo que quiere significar el artículo 596 es que debe demandarse el acto en virtud del cual la administración expresó su voluntad de que se registre una determinada marca y ordenó que, como consecuencia de tal hecho, se expida el correspondiente certificado que acredite el registro" (subrayado de la Sala) (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de diciembre de 1980. Consejero Ponente doctor Jacobo Pérez Escobar. Actor: Procesadora Avícola del Valle S.A. Expediente No. 2014 Anales, Segundo Semestre 1980, págs. 241 a 248). "El propio artículo 596 (del C. de Co.) de la pauta para concluir que se trata de una sola y misma acción. Este texto legal se refiere primeramente a la NULIDAD del certificado de marca y en seguida a la CANCELACION del registro de la misma. Ocurre en esta materia lo mismo que sucede en materia civil: la nulidad se predica de los actos jurídicos, y una vez Judicialmente pronunciada, impone como consecuencia la cancelación de la escritura y su registro. Los actos jurídicos se anulan, y el instrumento que los contiene se cancela, porque ya amparada es una declaración de voluntad jurídicamente eficaz. "En materia administrativa ocurre lo propio, lo que es objeto de nulidad es el acto

administrativo que otorgó la propiedad industrial sobre la marca, y lo que se cancela es el certificado de la misma, ya se califique de anulación o cancelación. En realidad, se trata de dos peticiones complementarias" (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia de 30 de marzo de 1981. Magistrado Ponente doctor Ricardo Uribe Holguín. Actor: Grandes Marques Internacionales. Citada por Manuel Pachón Muñoz en su obra "Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial". Editorial Temis, 1986, pág.146). De lo expuesto, surge la consecuencia de que el derecho a accionar por parte de la sociedad demandante solo nace en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su División de Propiedad Industrial, resuelva definitivamente la solicitud de registro de la marca sometida a su consideración y estudio. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que no existe alternativa jurídica alguna, distinta a la de declararse inhibida para fallar de fondo el asunto planteado en la demanda pues, como se ha analizado y concluido, los actos demandados no son susceptibles de impugnación ante la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, oído el concepto del Agente del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO. DECLARASE INHIBIDO para proferir pronunciamiento de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. Ordénase la publicación de esta sentencia en la Gaceta de

Propiedad Industrial conforme al literal d) del artículo 2o. del Decreto 109 de 1957. TERCERO. No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado. CUARTO. Con envío de copia, comuníquese esta sentencia al Superintendente de Industria y Comercio. QUINTO. En firme esta providencia, archívese el expediente.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO