CE-SEC1-EXP1992-N1702

REGISTRO DE MARCA / CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA El Consejo de Estado es competente para estudiar la legalidad de los actos de la administración, trátese bien sea de actos resultantes de la petición del interesado en la instancia administrativa, a través de la cual la entidad puede acceder o no a cancelar el registro marcario, o de actos que no fueron controvertidos en dicha instancia en donde se concedió el registro de la marca, por haber optado el particular por acudir directamente a la instancia jurisdiccional. DECLARA LA NULIDAD de la Resolución No. 002447 de 4 de abril de 1986, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria 3, Comercio. REGISTRO DE MARCA / PRESCRIPCION ADQUISITIVA DEL DOMINIO Las marcas no son susceptibles de apropiación por el modo de la prescripción, pues la concesión del registro marcario no confiere derechos definitivos sobre la marca, sino que tan solo permite el uso. Además no es dable hablar de prescripción adquisitiva o extintiva de dominio sobre una marca, cuando la titularidad de la misma no depende de la voluntad del particular sino de un acto de la administración: conceder o no el registro marcario. ACCION DE NULIDAD ESPECIAL / CADUCIDAD / REGISTRO DE MARCA La acción consagrada en el artículo 586 del C. de Co. es una acción pública especial que la puede promover cualquier persona; incluso el agraviado con el acto jurídico acusado, y en donde por excepción a la regla general de que la acción de nulidad no caduca, tiene un término exhaustivo para su ejercicio de cinco años contados a partir del registro de la marca cuya cancelación se

solicita. En materia de propiedad industrial, el acto administrativo que concede el registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa, sino que es "sui generis de contenido dual, pues de un lado confiere al particular solicitante de la marca el uso sobre ella, y por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla para distinguir iguales o similares productos. REGISTRO DE MARCA / VIA GUBERNATIVA - Agotamiento / CONTROL JURISDICCIONAL Como se trata de dos instancias diferentes, independientes entre sí, el hecho de que en la instancia administrativa se hubiera intentado obtener la cancelación - del registro de marca; ello no obsta para que se pueda acudir a la instancia jurisdiccional, pues al interesado no se le puede imponer la obligación de esperar la decisión administrativa para demandar luego de la jurisdicción contenciosa su nulidad, ya que esto equivaldría, eventualmente, a exigirle que deba correr el riesgo de que caduque su acción. El agotamiento de la vía gubernativa ha de entenderse siempre circunscrito a la interposición de los recursos, y, en este caso, ellos no son requisito sine qua non para la procedibilidad de la acción, por tratarse de una acción de nulidad que puede ser instaurada por cualquier persona y respecto de la cual la ley ha exonerado la interposición de tales medios de impugnación. DEMANDA - Interpretación / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / REGISTRO DE MARCA / DERECHO COMUNITARIO El ejercicio de la acción del artículo 596 del C. de Co. se enmarca dentro de las

causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 585 y 586 ibídem. Dichas disposiciones fueron sustituidas por los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y mientras subsistan las normas comunitarias se aplican éstas. Sin embargo, como quiera que tales normas conservan la misma esencialidad de las marcas, interpretando la demanda, lo cual es deber de juzgador para garantizar la prevalencia del derecho sustancial, será a la luz de los artículos de la Decisión 85 que habrán de estudiarse las súplicas del libelo demandatorio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 1702

Actor: SOCIEDAD INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD La SOCIEDAD INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del C. de Co., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad frente a la Resolución No. 002447 de 4 de abril de 1986, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca MENU, sin distintivos especiales,

para amparar productos en la clase 29 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, a favor de la Compañía Productos Respín Ltda, S.C.A., hoy, Panamericana de Alimentos S.A. "Panal", y que como consecuencia, se ordene a la citada entidad, la cancelación del certificado de registro No. 1 12.337 de 4 de abril de 1986, y el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el artículo 176 del C.C.A. (folios 58 y 59 cuaderno No. 1). l. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION Cita el apoderado de la demandante como vulnerados con el acto acusado, los numerales 2o., 3o., 4o., y 5o. del artículo 586 del C. de Co. Hace consistir el concepto de la violación así:

1. El numeral 2o. del artículo 5 86 del C. de Co. fue violado por cuanto la marca MENU es semejante a la marca ZENU, como quiera que contiene tres de las cuatro letras que componen la expresión ZENU, encontrándose las letras comunes exactamente en el mismo orden.

Además, las palabras ZENU y MENU están compuestas por dos sílabas que tienen idéntica pronunciación fonética, lo que hace que se presente entre las dos una semejanza gráfica y ortográfica, fonética o prosódica y visual, que induce al público fácilmente a error.

2. Se quebrantó el numeral 3o. del citado artículo 586, teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la marca MENU es semejante al nombre comercial ZENU, y partiendo de tal semejanza el público puede ser inducido fácilmente a

error. Además, el nombre comercial ZENU fue utilizado en Colombia por un tercero con anterioridad a la solicitud de la marca MENU, y la actividad para la cual se utiliza la marca MENU es la misma a la que se destina el nombre comercial ZENU.

3. Se transgredió el numeral 4o. ibídem, dado que de acuerdo con las mencionadas semejanzas, la marca MENU constituye una reproducción casi total o transliteración de la marca y nombre comercial ZENU, perteneciendo estos a un tercero distinto del solicitante del registro de marca MENU.

4. Se vulneró el artículo 586 numeral 5o. del C. de Co., por cuanto el público consumidor al encontrar en el mercado común, productos de la misma clase o similares, distinguidos con las marcas ZENU y MENU, se confunde fácilmente al adquirir un producto identificado con la marca MENU, lo hace con la convicción errónea de que está adquiriendo uno de la marca ZENU, la cual es notoriamente conocida.

Teniendo en cuenta que el numeral 5o. citado prevé la prohibición de registrar marcas que sean contrarias a las reglas sobre competencia desleal de que tratan los numerales 1o. y 4o. del artículo 75 ibídem, al registrarse la marca MENU se está permitiendo que esta práctica se presente pues se crea confusión con un competidor, su establecimiento de comercio y sus productos, lo que genera la desviación de la clientela.

II. ACTUACION Mediante proveído de 25 de junio de 1991, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado del mismo a la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio - , así como a la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A.

"PANAL".

La Nación - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - , guardó silencio. La sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. "PANAL", por conducto de apoderado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, y para enervar la acción del demandante, formuló las siguientes excepciones:

1. FALTA DE JURISDICCION El Consejo de Estado sólo tiene jurisdicción para conocer de las demandas de cancelación de los registros de marcas que se hicieron desde el 2 de enero de 1971, fecha en que entró a regir el Código de Comercio, hasta el 25 de junio de 1978, fecha en que comenzó a regir la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. Teniendo en cuenta que el registro de la marca MENU fue concedido con posterioridad al 25 de junio de 1978, de acuerdo con la ley, la jurisdicción para conocer de la cancelación de dicho registro no la tiene el

Consejo de Estado. Si la cancelación se basa en la violación de normas sobre competencia desleal, según el artículo 76 del C. de Co., la controversia corresponde a la jurisdicción ordinaria.

2. PRESCRIPCION La marca MENU es un bien mueble y como tal, posible de ganar por prescripción.

Habiéndose adquirido la marca MENU por el registro de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el transcurso de tres años a partir de dicho registro, unido al uso de la marca registrada, es suficiente para consolidar el derecho y hacerlo inatacable por terceros. También opera la prescripción extintiva, dado que la demanda se presentó

faltando un día para que se cumplieran los cinco años que consagraba la norma del artículo 596 del C. de Co., que no está vigente, por lo cual ya habían transcurrido más de tres años que extinguen los derechos de la sociedad demandante.

3. CADUCIDAD DE LA ACCION Como quiera que de accederse a la nulidad se produciría automáticamente un restablecimiento del derecho de la sociedad demandante, la acción pertinente era la de nulidad y restablecimiento del derecho que prescribe en cuatro meses contados a partir de la fecha de la notificación del acto que concedió el registro de la marca.

4. FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIAGUBERNATIVA: La sociedad actora solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca MENU, petición que no ha sido resuelta por lo cual no es procedente adelantar la acción contenciosa administrativa, a menos que se invoque el silencio administrativo, lo que no se hizo en este proceso.

III. LA DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes CONSIDERACIONES: Corresponde en primer término a la Sala referirse a las excepciones propuestas por la demandada, como quiera que de prosperar alguna de ellas se impediría hacer un pronunciamiento de fondo en este proceso.

1. En lo tocante a la excepción de falta de jurisdicción, como ya tuvo oportunidad de expresarle esta Corporación en providencia de 21 de mayo de 1992, expediente 1072, con ponencia del suscrito Consejero, el artículo 596

del C. de Co. se halla vigente, y según su texto:

"El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. DE ESTA ACCION CONOCERA EL CONSEJO DE ESTADO". (se resalta por la Sala). De acuerdo con el contenido de la norma transcrita se puede concluir que no asiste razón a la demandada cuando afirma que con la expedición de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el conocimiento de esta acción le fue sustraído al Consejo de Estado, pues el artículo 76 de la citada Decisión prevé una instancia administrativa para que la Oficina Nacional Competente, que en el caso de nuestro país lo es la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pueda corregir los yerros en que incurrió al conceder un registro marcario, sin que ello signifique, en manera alguna, que la acción estatuída en el artículo 596, que constituye la instancia jurisdiccional y le asigna al Consejo de Estado tal competencia, haya desaparecido. En otras palabras, el Consejo de Estado es competente para estudiar la legalidad de los actos de la administración, trátese bien sea de actos resultantes de la petición del interesado en la instancia administrativa, a través de la cual la entidad puede acceder o no a cancelar el registro marcario, o de actos que no fueron controvertidos en dicha instancia en donde se concedió el registro de la marca, por haber optado el particular por acudir

directamente a la instancia jurisdiccional. De otra parte, no es cierto que la cancelación que aquí se solicita, se fundamente en la violación de normas sobre competencia desleal y por lo mismo el asunto corresponda a la jurisdicción ordinaria, pues en el concepto de la violación indicado por la actora, claramente se infiere que frente al quebranto del artículo 586 numeral 5o. del C. de Co., tan solo se hace una referencia al margen en el sentido de afirmar que en la práctica sí se accede a registrar una marca que induce al público en error, ello conlleva a permitir que se cree confusión con un competidor, lo que genera desviación de la clientela y competencia desleal. Pero dicha referencia no constituye el soporte del cargo, ya que éste descansa sobre la violación de la norma indicada inicialmente, norma ésta a la que se hizo mención en el capítulo referente a disposiciones violadas por el acto acusado, al lado de los numerales 2o., 3o., y 4o. ibídem. Por lo demás, lo que se pretende con las causales de irregistrabilidad de las marcas consagradas tanto en el estatuto comercial como en las normas comunitarias, entre otras cosas, es proteger a los titulares de las mismas de la competencia desleal y ello no conduce a aseverar que las controversias que se planteen en este campo sean del conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

2. En lo que respecta a la excepción de prescripción, la Sala se remite a lo analizado en la providencia de 21 de mayo de 1992 referida ab initio de estas consideraciones, en la cual se dijo que las marcas no son susceptibles de

apropiación por el modo de la prescripción, pues la concesión del registro marcario no confiere derechos definitivos sobre la marca, sino que tan solo permite el USO, según se deduce del contenido de los artículos 74 de la Decisión 85 y 94 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. Además, no es dable hablar de prescripción adquisitiva o extintiva de dominio sobre una marca, cuando la titularidad de la misma no depende de la voluntad del particular sino de un acto de la administración: conceder o no el registro marcario. De otra parte, si fuera cierto que con el uso de una marca por un lapso de tres años se configurara una prescripción adquisitiva de dominio en favor de su titular y correlativamente una prescripción extintiva para el tercero que pretende atacarla, cómo se explica que se pueda cancelar el registro de una marca por su no uso durante un lapso de cinco años?

3. En lo que guarda relación con la excepción de caducidad de la acción, tanto en la citada providencia de 21 de mayo de 1992, así como en la sentencia de 8 de junio de 1990, expediente 523, ponente: doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, la Sala reiteradamente ha manifestado que la acción consagrada en el artículo 596 del C. de Co. es una acción pública especial que la puede promover cualquier persona, incluso el agraviado con el acto jurídico acusado, y en donde por excepción a la regla general de que la acción de nulidad no caduca, tiene un término exhaustivo para su ejercicio de cinco años contados a partir del registro de la marca cuya cancelación se solicita.

En materia de propiedad industrial, el acto administrativo que concede el

registro de una marca no es un simple acto jurídico de carácter particular que afecte únicamente a quienes intervinieron en la actuación administrativa, sino que es sui generis, de contenido dual, pues de un lado confiere al particular solicitante de la marca el uso sobre ella, y, por otro lado, impide a toda la comunidad utilizarla para distinguir iguales o similares productos, por lo que el legislador nacional e incluso el comunitario ha querido, en cuanto a la acción y término para su ejercicio, dar de manera especial la titularidad a cualquier persona y un término de caducidad especial de cinco años, preséntese o no como consecuencia de la nulidad del acto un restablecimiento automático de un derecho o situación jurídica individual, como resultado del restablecimiento del orden jurídico objetivo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que como bien lo afirma la opositora, la acción se instauró un día antes de que venciera el término de cinco años previsto en el artículo 596 del C. de Co., que como ya se dijo está vigente, no operó el fenómeno de la caducidad y por ende la excepción planteada no prospera.

4. En lo que atañe a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, tampoco está llamada a prosperar dicha excepción, pues el artículo 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la potestad para el particular de acudir ante la propia administración a fin de obtener la cancelación del registro marcario, y ello no excluye la posibilidad de que éste pueda ocurrir ante la jurisdicción contenciosa en ejercicio de la acción estatuída en el artículo 596 del C. de Co., ya sea impugnando el acto que le

negó la cancelación del registro marcario o directamente el acto que concedió tal registro, pidiendo su cancelación, eventos estos en los cuales siempre ha de tenerse en cuenta el término de cinco años contados a partir del registro de la marca cuya cancelación se solicita. De tal manera que, como se trata de dos instancias diferentes, independientes entre sí, el hecho de que en la instancia administrativa se hubiera intentado obtener la cancelación, ello no obsta para que se pueda acudir a la instancia jurisdiccional, pues al interesado no se le puede imponer la obligación de esperar la decisión administrativa para demandar luego de la jurisdicción contenciosa su nulidad, ya que esto equivaldría, eventualmente, a exigirle que deba correr el riesgo de que caduque su acción. De otra parte, el agotamiento de la vía gubernativa ha de entenderse siempre circunscrito a la interposición de los recursos, y, en este caso, ellos no son requisito sine qua non para la procedibilidad de la acción, por tratarse ante todo de una acción de nulidad que puede ser instaurada por cualquier persona y respecto de la cual la ley ha exonerado la interposición de tales medios de impugnación. Frente a los cargos endilgados por la actora contra el acto acusado, conviene hacer las siguientes precisiones:

1. El ejercicio de la acción contemplada en el artículo 596 del C. de Co., se enmarca dentro de las causases de irregistrabilidad contenidas en los artículos 585 y 586 ibídem.

2. Dichas disposiciones fueron sustituidas por los artículos 56 y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y mientras subsistan las normas comunitarias se aplican éstas. Sin embargo, como quiera que tales

normas conservan la misma esencia de las contenidas en el estatuto comercial en relación con las causales de irregistrabilidad de las marcas, interpretando la demanda, lo cual es deber del juzgador para garantizar la prevalencia del derecho sustancial, será a la luz de los artículos de la Decisión 85 que habrán de estudiarse las súplicas del libelo demandatorio. De los cargos aducidos por el actor, se deduce que el punto central de la controversia gira en tomo a la semejanza que existe entre las marcas ZENU y MENU. Para dilucidar este aspecto, se decretó la práctica de un dictamen pericial, en el cual los expertos en propiedad industrial manifestaron (folios 240 a 243 y 253 cuaderno No. 1):

1. Desde el punto de vista gráfico, existe una evidente semejanza entre las dos expresiones, pues en efecto se trata de dos palabras compuestas por dos sílabas (ME NU y ZE NU), en donde la sílaba NU es idéntica en las dos expresiones, radicando la única diferencia en que la consonante inicial en la expresión MENU es una M, al paso que la de la expresión ZENU es una Z, y, concluyendo que de cuatro letras que componen las dos expresiones, tres de ellas, las finales, son idénticas.

2. Desde el punto de vista fonético, el parecido es muy grande y puede decirse que existe una identidad entre las dos expresiones, así que la leve diferencia gráfica de la primera sílaba se pierde en su pronunciación o expresión oral, llegándose a la conclusión de que la pronunciación resulta casi idéntica, o que al oído suenen muy iguales.

3. Desde el punto de vista ideológico, por el contrario, las marcas expresan

ideas distintas. La palabra MENU, pertenece al idioma francés e indica el catálogo de platos que ofrece un restaurante o lugar donde se expenden comidas. En cambio la palabra ZENU, que tampoco pertenece al idioma castellano hace referencia al nombre de una tribu indígena que se llama precisamente ZENU. Que sin embargo esta diferenciación conceptual se desvanece si se tiene en cuenta el aspecto funcional de las marcas, es decir los artículos o productos a los cuales se destinan y el público consumidor que tiene acceso o pretende adquirir esos productos, público éste que posee apenas una mediana cultura y que bien puede ignorar la significación del contenido ideológico de estas expresiones.

4. Que en conclusión "las dos marcas MENU y ZENU, tienen más semejanzas que elementos que sirvan para diferenciarlas y que estos no son tan numerosos como para hacerlos suficientemente distintivos en relación con los productos para los cuales se emplean".

El anterior dictamen fue solicitado aclarar por el apoderado de la opositora, en el sentido de si en el evento de que la palabra MENU perteneciera al idioma español, la diferencia entre esta y ZENU que no pertenece a dicho idioma, tuviera relevancia desde el punto de vista de quienes van a adquirir el producto. Al respecto los peritos manifestaron que por estar destinados los productos a la alimentación, se expenden a un público heterogéneo para el cual la marca no es un factor determinante en su adquisición sino que por lo general se inclinan por otros factores, además que se trata de una mera hipótesis, ya que la expresión MENU no pertenece a nuestro idioma. Teniendo en cuenta que el dictamen no fue objetado y sus fundamentaciones

son el resultado de un análisis profundo que ofrece claridad y precisión frente al objeto de la controversia, para la Sala presta mérito probatorio suficiente que le permite acogerlo, y dado que conforme al artículo 58 literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, que conserva la misma finalidad y espíritu de la norma contenida en el numeral 1o. del artículo 586 del C. de Co., y consagra como causal de irregistrabilidad de las marcas "las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero...... ha de concluirse que la Resolución acusada quebrantó la disposición en cita, como quiera que según obra a folio 7 del cuaderno No. 1, la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, renovó, en favor de la demandante, el registro de la marca ZENU, para la vigencia comprendida entre el 10 de septiembre de 1983 al 10 de septiembre de 1988, lo que hace que, con anterioridad al registro de la marca MENU, se encontrara registrada en favor de un tercero la marca ZENU, que, como quedó demostrado, guarda semejanza con aquella y por lo mismo se tornan confundibles. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA: 1º .DECLARASE la nulidad de la Resolución No. 002447 de 4 de abril de 1986, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2º.ORDENASE a la citada entidad la cancelación del registro de marca No.

112.337. 3º.ORDENASE la publicación de esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4º .La Superintendencia de Industria y Comercio adoptará las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la presente sentencia, dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A. 5º .RECONOCESE personería al abogado PEDRO RODOLFO DIAZ ACERO, en los términos y para los efectos del memorial de sustitución que obra a folio 264 del cuaderno No. 1. 6º .DEVUELVANSE los dineros depositados para gastos del proceso y que según informe secretarial que antecede no fueron utilizados.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ

RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO