CE-SEC1-EXP1992-N1812

USO DE MARCA / REGISTRO DE MARCA / JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA La Sala considera que es la competente, por existir decisión previa y agotamiento de la vía gubernativa, para conocer de la contención planteada en torno a si se demostró o no, ante la Administración la utilización de la marca en cuestión, en cualquier país miembro del Acuerdo Subregional Andino, pues, por lo demás, no se controvierte el aspecto relativo a cancelación del registro de la marca por no uso, que bien puede hacerse ante la autoridad administrativa competente y que eventualmente podría originar otra acción contenciosa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de Septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 1812

Actor: INDUSTRIAS VOLMO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: RECURSO DE SUPLICA La parte impugnadora de la acción de la referencia, por conducto de su apoderado especial, dentro de la oportunidad señalada para ello en la Ley, interpone recurso de SUPLICA contra la providencia de primero (lo.) de Septiembre del presente año, dictada por la Sala Unitaria del Señor Consejero, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en cuanto por ella resolvió negar la solicitud de nulidad que propusiera con fundamento en las causases consagradas en el artículo 140, numerales 1 - falta de jurisdicción - y 2 - carencia de competencia

• , del C. de P.C.. -

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE SUPLICA.

Sostiene el recurrente que la providencia impugnada debe ser revocada, para en su lugar acceder a la declaratoria de nulidad solicitada, por las siguientes razones: El auto en cuestión, en la última parte de sus consideraciones afirma que el artículo 98 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una instancia administrativa para los efectos de la cancelación de los registros marcarios por no uso, lo cual no excluye el control jurisdiccional por parte del Consejo de Estado. En otras palabras, que la cancelación de los registros marcarios por no uso debe solicitarse y tramitarse, en primer lugar, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esa una instancia administrativa obligatoria según la Decisión 313, y la decisión que en esa instancia se tome si será posterior y sucesivamente materia de control por parte de esta Corporación. De suerte que son dos los momentos: el primero es la instancia administrativa y, el segundo, la instancia judicial de control de la decisión tomada en el primer momento por la Administración. Y, en consecuencia, no se trata de competencias alternativas de utilización indistinta, sino sucesivas. Tal como aparece en el expediente el actor no ha tramitado la instancia administrativa de solicitud de cancelación del registro marcario por no uso, habiéndose limitado a interponer un recurso contra el acto que concedió la renovación. De manera que lo que pretende el actor es agotar esa instancia directamente ante el Consejo de Estado. No existe en el proceso decisión administrativa alguna sobre la cancelación del registro marcario por no uso, luego

de adelantado el trámite administrativo correspondiente del artículo 98 de la Decisión 3 13, razón por la cual si el Consejo de Estado avoca el conocimiento de la acción, estaría juzgando aquello que debe ser materia de la instancia administrativa en primer lugar. LA DECISION Para decidir, se considera: 1o. Es cierto que, conforme a lo que preceptúa la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reemplazada por la Decisión 311 (art. 99 en cuanto a la materia controvertida en este proceso) y ésta, a su tumo, por la Decisión 313 (art. 98 en lo que respecta a la misma materia), que es la vigente actualmente en cuanto hace relación al régimen de propiedad industrial para los países miembros del Pacto Andino, corresponde a la oficina nacional competente - que para la Sala no es otra que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial - conocer, tramitar y decidir acerca de la solicitud de cualquier persona interesada - la disposición anterior radicaba esa titularidad en cualquier persona - , y previa audiencia del titular de la misma, para que se cancele el registro de una marca, cuando después de efectuado éste y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la subregión, por su titular o por el licendiatario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. E, igualmente, es cierto que adoptada la decisión correspondiente por la Superintendencia de Industria y Comercio que agote la vía gubernativa, aquella es controvertible ante esta jurisdicción especial, que es la competente para conocer de los procesos contenciosos relativos a la propiedad industrial (art. 128,

numeral 14, del C.C.A.), salvo los de competencia de los jueces ordinarios en los casos previstos en la ley. En otras palabras, que en esa materia de cancelación de registros de marcas por no uso es presupuesto de la acción contencioso administrativa, como en la mayoría o la totalidad de las acciones de nulidad, el previo agotamiento de la vía gubernativa, entendida esta figura como la existencia de una decisión administrativa previa decisión prealable de que hablan los franceses - que se haya convertido en definitiva, bien por la improcedencia de recursos gubernativos ordinarios o bien por haberse interpuesto, en especial el de apelación cuando sea procedente, y decidido de manera expresa o ficta. Sin ese presupuesto, claro es que el juez administrativo carece de competencia para conocer de la contención administrativa planteada por la persona legitimada para ello.

2. Igual cosa acontece en materia de nulidad - las Decisiones debieron utilizar mejor un término más técnico - procesal, por lo menos desde el punto de vista de nuestro derecho: revocar, pues la nulidad en nuestro país solamente es declarable por el juez administrativo - de registro de una marca, concedido en contravención a las disposiciones de la Decisión vigente, con la diferencia de que ello, como toda revocatoria directa, puede hacerse, como lo dice la norma - el art. 98 de la Decisión 313 DE OFICIO o a PETICION DE PARTE.

3. De acuerdo con lo anterior, cabria llegar a la conclusión de que el recurrente tiene la razón en sus planteamientos y solicitud. Sin embargo, acontece que, por virtud de los ordenamientos contenidos en las mismas Decisiones y en particular en el artículo 70 de la Decisión 85 que regía en el

momento de la decisión de renovación de la marca, materia de la acción de nulidad, el registro de una marca es renovable - mediante decisión de la misma Oficina Nacional Competente - por períodos iguales al de otorgamiento inicial, es decir, durante la vigencia de la Decisión 85 por períodos de cinco años, hoy por razón de lo dispuesto en la Decisión 313 por períodos de diez años, requiriéndose, para ello, primero que la solicitud de renovación se haga dentro de determinado plazo o término, y, segundo, por lo menos durante la vigencia de la Decisión 85, art. 70, que regía en el momento de la solicitud de renovación de la marca y de su decisión por la Superintendencia de Industria y Comercio, norma que es el fundamento de la acción de nulidad que ocupa la atención de la Sala, que "el interesado.." demuestre "ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier país miembro ", aspecto que la accionante es el que está controvirtiendo en este proceso, por lo cual considera que el acto administrativo de renovación de la marca - no una decisión sobre cancelación o no de ella por falta de uso - es nulo. En esas condiciones, la Sala considera que es la competente, por existir decisión previa y agotamiento de la vía gubernativa, para conocer de la contención planteada en tomo a si se demostró o no, ante la Administración, la utilización de la marca en cuestión, en cualquier país miembro del Acuerdo Subregional Andino, pues, por lo demás, no se controvierte el aspecto relativo a cancelación del registro de la marca por no uso, que bien puede hacerse ante la autoridad

administrativa señalada, y que eventualmente podría originar otra acción contenciosa. En consecuencia, el recurso no está llamado a prosperar. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE: CONFIRMAR la providencia de primero (1o.) de septiembre de 1992, dictada por la Sala Unitaria del señor Consejero, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, por la cual no se accedió a la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en este proceso. Cópiese, notifíquese, devuélvase al Despacho de origen y cúmplase.

MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ