CE-SEC1-EXP1992-N189

REGISTRO DE MARCA / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOFacultades Los artículos 587, 589 y 590 del Código de Comercio, junto con las de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena referentes al registro de marcas y citadas e interpretadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, forman un todo que rige la tramitación administrativa de la solicitud de registro de una marca y la oposición que se presente a ésta, incluida la decisión, que es igualmente de índole administrativa, y no debe sustraerse del mismo órgano competente: La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues de lo contrario se afectaría la unidad del procedimiento administrativo y la lógica en la hermenéutica que debe presidir esta regulación legal.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santafé de Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992) Radicación número: 189

Actor: LEON KADOCH BONHUR

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO El señor LEON KADOCH BENHUR, por medio de apoderado, presentó demanda ante esta Corporación, en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho, para que mediante sentencia se hagan las siguientes declaraciones: I.- PETlTUM 1a.- Que es nula, en todas sus partes, la Resolución 1150 de 11 de Junio de

1981, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente No. 162.578, mediante la cual se declararon fundadas, primero, la oposición presentada por THE CONDE NAST PUBLICATIONS INC, domiciliada en New York, Estado de New York, Estados Unidos de América, contra dos pretendidos registros de la marca VOGUE, en las clases 24 y 25 y, segundo, la oposición presentada por UNIROYAL CROYDON S. A., domiciliada en Cali, Colombia, contra los citados dos pretendidos registros en las clases 24 y 25 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, y, consecuencialmente, se negó el registro de la marca solicitada por el señor LEON KADOCH, domiciliado en Cal¡, para distinguir productos de las citadas clases 24 y 25. 2a.- Que es nula, en todas sus partes, la Resolución 3125 de 5 de Octubre de 1981, proferida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó, por la vía del recurso de reposición, la anterior Resolución 1150 del 11 de Junio de 1981, proferida por la misma División u Oficina de Propiedad Industrial. 3a.- Que es nula, también, en todas sus partes, la Resolución número 1744 de 19 de Julio de 1984, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, en primer lugar, revoca, en todas sus partes, la Resolución número 3125 de 5 de Octubre de 1981, proferida por la División de Propiedad

Industrial, y, en segundo lugar, confirma la Resolución número 1150 de 11 de Junio de 1981, proferida por la División de Propiedad Industrial. 4a.- Que, como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se disponga, lo siguiente: a): La nulidad procesal, por carencia de jurisdicción de todo lo actuado en los citados procesos acumulados de oposición contra todas y cada una de las diversas pretensiones de registro de la marca "VOGUE", desde la fecha del auto admisorio de las citadas demandas de oposición. b): La suspensión del proceso gubernativo de registro de las marcas "VOGUE", en las clases 24 y 25, solicitadas por el señor LEON KADOCH B. c): Se señale un término de 10 días para pedir y 20 para practicar las pruebas documentales anticipadas que reposen en dicha División de Propiedad Industrial, referentes al citado conflicto, y se ordene remitir el expediente a los jueces Civiles del Circuito de Bogotá, junto con las citadas pruebas documentales anticipadas, una vez vencido dicho término. d): En subsidio de la anterior petición "c", se ordene, sin más, remitir el expediente contentivo de la solicitud de registro y de las demandas de oposición, a la respectiva autoridad u Oficina Nacional Competente que son los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá, para los efectos a que haya lugar.

Il.- LA CAUSA PETENDI ll.l.- HECHOS.

En síntesis, son los siguientes: 1o.): Falta de carencia de jurisdicción de la División u Oficina de Propiedad Industrial y de la Superintendencia de Industria y Comercio, para admitir, tramitar

y decidir las demandas de oposición al registro de marcas, cuyo fundamento sea el conflicto contencioso entre particulares, en que la controversia versa sobre la violación de mejores derechos sobre la posesión o la propiedad de la marca. 2o.): Ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 10 de Diciembre de 1976, el demandante solicitó, en forma acumulada, la concesión y registro de la marca "VOGUE", para distinguir todos los productos de las clases 24 y 25 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, que dio origen al expediente gubernativo No. 162, 578. 3o.): La citada solicitud fue admitida por reunir los requisitos legales. 4o.): La Administración ordenó la publicación de las pretensiones contenidas en la solicitud. en la Gaceta de Propiedad Industrial. 5o.): La sociedad THE CONDE NAST PUBLICATIONS INC., domiciliada en New York, Estados Unidos de América, presentó el 6 de Septiembre de 1977 demanda de oposición contra la solicitud del registro de la marca VOGUE en las clases 24 y 25 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972. El fundamento de tal demanda de oposición fue, en resumen, el siguiente: a): Que el opositor no tiene registrada la marca en las citadas - clases 24 y 25. b): Que el opositor tiene un registro de un signo igual "VOGUE", pero para distinguir uno de los varios productos comprendidos en una clase diferente como es la clase 1 6 del artículo 2o. del mismo Decreto 755 de 1972, correspondiente, en parte, a la antigua clase 18 del derogado Decreto 1707 de 1931.

c): Que, no obstante encontrarse registrada solamente para un producto a citada diferente clase 16, y no encontrarse registrada en las clases 24 y dicha marca registrada en la diferente clase 16 era, de todas maneras, a publicación mundialmente conocida, dirigida especialmente al público femenino y cuyo tema central es la: moda femenina y todo lo relacionado con las prendas de vestir para ser usadas por las mujeres". 6o.): La sociedad UNIROYAL CROYDON S. A., domiciliada en Cali, presentó el 8 de Septiembre de 1977 demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca VOGUE en las clases 24 y 25 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972. El fundamento de tal demanda de oposición fue, en resumen, el siguiente: a): Que el opositor no tiene registrada la citada marca en la clase 24. b): Que el opositor tampoco tiene registrada la marca para distinguir vestidos o confecciones o ropa interior y exterior para damas, caballeros y niños, en la clase 25. c): Que el opositor sólo tiene registrada una marca igual "VOGUE" para distinguir zapatos y accesorios en la clase 25. d): Que, no obstante no tener registrada la marca en la clase 24, de todas maneras, se oponía a dicho registro en la clase 24. e): Que, no obstante no encontrarse registrada la marca para distinguir vestidos, confecciones y ropa, y no obstante encontrarse registrada solamente para algunos limitados o restringidos productos de la clase 25, como son zapatos y sus accesorios, encontraba que, de todas maneras, debía oponerse al registro de la

citada marca para confecciones y vestidos de la parte solicitante. 7o.): La División de Propiedad Industrial sin jurisdicción para ello, admitió, tramitó y decidió dicho conflicto entre particulares, mediante las dos primeras Resolución acusadas. 8o.): La Superintendencia de Industria y Comercio, también sin jurisdicción, procedió en segunda instancia, a decidir, en el fondo, sobre la actuación de la División, mediante la tercera Resolución acusada. 9o.): No existe norma legal alguna que atribuya a la Superintendencia dé Industria y Comercio ni a la División u Oficina de Propiedad Industrial, jurisdicción y competencia para admitir, tramitar y decidir tales demandas de oposición al registro de marcas. 10o.): Por el contrario, es un hecho evidente que normas expresas, en forma reiterativa, han asignado el conocimiento, admisión, trámite y decisión del asunto, objeto de esta demanda, a la justicia ordinaria. 11o.): De acuerdo con la Resolución 1744 de 19 de Julio de 1984, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, quedó agotada la vía gubernativa. Esta Resolución fue notificada mediante edicto fijado el 16 de Agosto de 1984 y desfijado el 31 de los mismos mes y año a las 5 p.m. 11.2.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION Para fundamentar sus pretensiones el demandante afirma que se han violado las siguientes normas por las razones que se resumen a continuación: 1): Artículo 3o. y 5o. del Decreto 1819 de 1964.

2): Artículo 3o., parágrafo 1o., del Decreto 1867 de 1965. 3): Artículo 8o. de la Ley 16 de 1968. 4): Artículo 17 del C.P.C. en concordancia con los artículos 12, 414 numeral 17 y 441 ibídem, de una parte, y los artículos 152 numeral 1º y 170 del mismo código, de otra parte. 5): Artículo 614 del Código de Comercio en concordancia con los artículos 541inciso final -, 590, 591 y 616 ibídem. 6): Los artículos 66, 67 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdode Cartagena. 7): Artículos 113 - numeral 1o.-, 114 - numerales 1 y 3, y 228 del anterior Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 3o. - inciso 5o. -, 165 y 267 del nuevo C.C.A. 8): Artículos 26, 55, 58, 61, 63, 157, 158, 164 y 215 de la Constitución Nacional. De acuerdo con las anteriores normas legales y constitucionales, afirma el demandante, el concepto de la violación se compendia en el cargo único de falta o carencia de jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio y de su División u Oficina de Propiedad Industrial, para admitir, tramitar y decidir las demandas de oposición al registro de marcas cuyo fundamento es la controversia por razón del mejor derecho de posesión o propiedad sobre la marca, por existir claras y expresas normas en contrario que atribuyen tal jurisdicción al juez civil del

circuito de Bogotá, que es la autoridad u oficina nacional competente para tales efectos. Existen siete diferentes motivos que sustentan la tesis anterior: 1o.): No existe norma expresa que haya hecho traslado de jurisdicción, de la justicia ordinaria a la Administración, para tales efectos. 2o.): En materia de cambios o traslados de jurisdicción, no pueden existir normas tácitas o análogas. 3o.): Las normas sobre traslado de jurisdicción son de interpretación y de aplicación restringida. 4o.): En el supuesto de que haya existido alguna norma expresa antes de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil, evidentemente habría quedado derogada por dicho Código. 5o.): El Código de Comercio tampoco contiene norma expresa que haya hecho dicho traslado de jurisdicción. 6o.): De todas maneras, en el Código de Comercio, aunque se hubiese querido hacerlo, no podía establecerse dicho traslado de jurisdicción, pues la misma Ley 16 de 1968 que otorgó facultades para expedirlo, en su artículo 8o. descartó expresamente la posibilidad de dicho traslado. 7o.): Aún existiendo norma expresa que dispusiera el citado traslado de Jurisdicción, tal norma sería inaplicable de acuerdo con lo previsto en el artículo 215 de la Constitución Nacional, según la cual "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales". Cita, en respaldo de su tesis, diversas sentencias de la Corte Suprema de

Justicia, del Consejo de Estado y de procesalistas colombianos sobre el tema de la jurisdicción y de la competencia. Ill.- TRÁMITE DE LA ACCION Apenas se había admitido la demanda, cuando el expediente fue destruido en los luctuosos hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de Noviembre de 1985, razón por la cual, y previa solicitud de la parte actora, se ordenó su reconstrucción por auto de 29 de Febrero de 1988, en el cual se dispuso proseguir el trámite normal del proceso, en desarrollo del cual se surtieron además las etapas de fijación en lista, probatoria, alegaciones y concepto fiscal, conforme al procedimiento ordinario. La demanda no fue contestada. Del traslado a las partes para alegar de conclusión sólo hizo uso la actora para reiterar las manifestaciones contenidas en su libelo inicial. Por auto de 3 de Octubre de 1990 se ordenó solicitar del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena la interpretación prejudicial sobre los artículos 66, 67 y 84 de la Decisión 85, que el demandante señaló como violados por los actos acusados, la cual obra a folios 300 a 318 del cuaderno 1. lll. l.- CONCEPTO FISCAL La señora Fiscal Primera de la Corporación manifiesta en su concepto de fondo que en el texto de los artículos 60 y subsiguientes de la Decisión 85 no se encuentra base para la afirmación del actor de que al referirse ellos a la "oficina nacional competente" sea precisamente ésta el juzgado civil del circuito de Bogotá. En Colombia lo relativo al trámite para la obtención del registro de una marca y el

registro mismo se confía a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, como se ha dicho en sentencia de la Sección Primera de 11 de Abril de 1991, en el expediente 542, donde fue ponente el doctor Miguel González Rodríguez. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Como se desprende claramente del concepto de la violación de las diferentes normas tenidas como tales por la demandante, el núcleo de dicha violación, que constituye, por lo demás, el único cargo en este proceso, es la falta de jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio y de su División ti Oficina de Propiedad Industrial para admitir, tramitar y decidir las demandas de oposición al registro de marcas cuyo fundamento es la controversia por razón del mejor derecho de posesión o propiedad sobre la marca, por existir claras expresas normas en contrario que atribuyen tal jurisdicción al juez civil del circuito de Bogotá. La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, incorporada a nuestra legislación por el Decreto 1190 de 26 de Junio de 1978, regula lo relativo a la Propiedad Industrial. En su Sección II del capítulo III, artículos 60 a 71, se reglamenta lo concerniente al "PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO". Y en el "capítulo IV, Disposiciones varias" preceptúa en su artículo 84 que "Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países miembros". El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en su interpretación prejudicial de los artículos 66, 67 y 84 de la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, dijo, en lo

pertinente, lo siguiente: "... Ha de considerarse - resume el Tribunal - que esta Decisión se remite a la "oficina nacional competente" para todo lo relativo al procedimiento del registro (Capítulo III Sección II) como es lógico por tratarse de un asunto de índole administrativa sometido a la organización pública de cada país...” La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, atribuye de manera inequívoca a los países Miembros del Acuerdo la facultad para señalar la Oficina Nacional Competente, y asigna a esta Oficina la facultad para proceder al trámite, aceptación, rechazo o cancelación de una marca...” Más aún el Tribunal se refiere concretamente al procedimiento del registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente e incluye expresamente la referencia a la "oposición" (art. 66) y al otorgamiento del certificado (art. 67), en la siguiente forma: El Procedimiento del registro de una marca, regulado por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, desde cumplirse ante la "oficina nacional competente", la que debe recibir la correspondiente solicitud (artículo 60), proceder a examinar si cumple los requisitos legales y reglamentarios (artículo 62), formular las observaciones del caso (artículo 63), decidir su rechazo (artículo 64), tramitar las oposiciones que puedan presentarse (artículo 66), expedir el certificado de registro (artículo 67) y ordenar su publicación (artículo 7 1 )..." (folios 300 a 318). Los artículos 66 y 67 de la Decisión 85, que la actora estima vulnerados, son del siguiente tenor: "Art. 66.- Si dentro del plazo de treinta días hábiles se presentaran oposiciones, la

oficina nacional competente las tramitará de acuerdo con la legislación interna del respectivo País Miembro". "Art. 67.- Si no se presentaran oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro". Los artículos 64 y 65 ibídem, no citados como violados por la actora, son del siguiente tenor: "Art. 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud". "Art. 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca". El texto de las normas pretranscritas dejan al arbitrio de la legislación nacional el señalamiento de la "oficina nacional competente" ante la cual se adelante el trámite de las oposiciones a la solicitud de registro de una marca, corno también de la oficina que debe expedir el certificado de registro cuando a ello hubiere lugar. El artículo 587 del Código de Comercio establece que la solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Oficina de Propiedad Industrial - hoy División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio -, y el artículo 589 ibídem, previene lo atinente al trámite de dicha solicitud y señala

expresamente que es la misma oficina a la que le compete dicha función. El artículo 590 del mismo Código, indisolublemente ligado con los anteriores y congruente y armónico con el artículo 65 de la Decisión 85, determina el trámite que permite a cualquier persona oponerse al registro de la marca cuando la solicitud correspondiente ha sido aceptada, y establece nítidamente que la Oficina competente ante quien se presentan, piden y practican pruebas es la "Oficina de Propiedad Industrial". Al armonizar los textos del artículo 591 del Estatuto Comercial y 67 de la Decisión 85, con los anteriores, se concluye que si no se presentaran oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina competente para expedir el certificado de registro correspondiente es la Oficina de Propiedad industrial. Las anteriores disposiciones, junto con las de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena referentes al mismo tema y citadas e interpretadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, forman un todo que rige la tramitación administrativa de la solicitud de registro de una marca y la oposición que se presente a ésta, incluida la decisión, que es igualmente de índole administrativa, y no debe sustraerse del mismo órgano competente: la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues de lo contrario se afectaría la unidad del procedimiento administrativo y la lógica en la hermenéutica que debe presidir esta regulación legal. Lo anterior deja muy claramente establecido que no se trata de un traslado de jurisdicción, como lo sostienen la demandante, sino de una competencia expresamente asignada por la ley (Código de Comercio: Decreto Ley número 410

de 1971), que empezó a regir el 1o. de Enero de 1972, es decir, con posterioridad al Código de Procedimiento Civil). Esta Sección, en sentencia de 28 de Junio de 1985, expediente 3345, con ponencia del Consejero doctor Mario Enrique Pérez, luego de transcribir el texto de los artículos 590, 591 y 596 del Código de Comercio, llegó a la conclusión "... que los jueces civiles del circuito de Bogotá no pueden conocer de oposiciones al registro de marcas, presentadas ante la División de Propiedad Industrial, puesto que es materia atribuida a las autoridades administrativas. Ni tampoco de la acción de nulidad del registro, cuya competencia la tiene el Consejo de Estado... tales jueces solamente conocen de otros litigios sobre marcas, por ejemplo, controversias sobre su uso, al tenor del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, que dice: "Competencia privativa de los jueces del circuito de Bogotá. Los jueces del circuito de Bogotá conocen en primera instancia de los procesos relativos a patentes, marcas y nombres comerciales, que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso - administrativa...... Esta misma doctrina fue consignada por la Sección en sentencia de 17 de Agosto de 1984, expediente 4579, con ponencia del Consejero doctor Jacobo Pérez Escobar, donde se dijo, en lo pertinente, "... En cuanto a las oposiciones de marcas es necesario deslindar lo siguiente: como se sabe dichas oposiciones pueden ser oficiosas o deberse a terceros (artículos 589 y 590 del C. de Co.); en tales casos se debe seguir el

procedimiento señalado por dichos artículos y por el 591 del mismo Código, y contra lo resuelto en las mencionadas oposiciones se puede acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, como se ha afirmado en sentencia de esta Sala de fecha 11 de Diciembre de 1981 (Exp. 3102, actorSegismund Bodach), "si lo que se persigue es que se reconozca un mejor derecho a la utilización de la marca discutida, por tratarse de una controversia entre dos particulares, la acción debe ser instaurada ante los jueces del Circuito de Bogotá, según lo establecen los artículos 17 y 414, numeral 17, del C.P.C., que señala el procedimiento abreviado que se debe seguir ". ... “(subrayas fuera de texto). El caso sub-exámine no se adecua a la situación descrita en el fallo anterior dado que, conforme se desprende de la demanda (folios 140 y 145) y de los actos acusados, la controversia entre particulares versa sobre la propiedad o posesión de la marca "Vogue" y no sobre un mejor derecho a la utilización de la misma. Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio obró conforme a derecho en la actuación administrativa sub-judice y justifican que se despachen desfavorablemente las súplicas del libelo demandatorio. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, acorde con la Fiscalía.

FALLA: 1o.): No se accede a las súplicas de la demanda.

2o.): No se condena en costas por no aparecer causadas. 3o.): Publíquese esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión del día veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992).

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE DE LA SALA LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ YESID ROJAS SERRANO NOTA DE RELATORIA: Reiterada en sentencia de 9 de abril de 1992, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, Consejero Ponente: Dr. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Actor: Jack Ghitis Alfandary, Exp. 825-1320.