CE-SEC1-EXP1993-N2535

ACCION DE NULIDAD DE MARCAS De la comparación entre las causales contenidas en el artículo 585 de C. de Co. y las del artículo 72 de la Decisión 313 que han sido invocadas como violadas por la actora, infiere la Sala que algunas, de dichas normas de aquél conservan su esencia en éstas por lo cual ha de entenderse que han sido sustituidas, motivó suficiente para afirmar que se dan los presupuestos del artículo 596 del Estatuto Comercial para la viabilidad de la acción de nulidad especial que se ha impetrado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Santa Fe de Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993) Radicación número: 2535

Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS ASOMECO LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide el recurso de súplica oportunamente interpuesto por la apoderada de la actora contra el proveído de 27 de agosto de 1993, proferido por la Sala Unitaria del Consejero doctor Yesid Rojas Serrano, mediante el cual se inadmitió la demanda promovida en ejercicio de la acción de nulidad contra la Resolución No. 06473 de 25 de julio de 1988, por la cual se concedió el registro de la marca "Gamabenceno" (etiqueta) en favor de Laboratorios Bussie S.A., expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. EL AUTO RECURRIDO Para inadmitir la demanda se adujo principalmente lo siguiente: 1 - . La demandante, al impetrar la nulidad del registro marcario fundamenta su acción en el artículo 84 del C.C.A. y 596 del C. de Co., y de acuerdo con esta ultima norma demanda el restablecimiento automático del derecho. Es decir, está haciendo uso de la acción pública especial consagrada en el artículo 596 del C. de Co. 2 - . Del contenido de esta última norma se infiere que si bien la acción puede intentarse dentro de los cinco años, esa prerrogativa está limitada exclusivamente a la infracción de las disposiciones contenidas en los artículos 585 y 586 ibídem. Sin embargo la actora en el capítulo sobre "Fundamentos de derecho violados y conceptos de violación", no menciona como normas transgredidas los artículos 585 y 586 del C. de Co., ni tampoco se deduce de los hechos ni del concepto de la violación expresado, requisito sine qua non para la prosperidad de la acción, sino taxativamente señala las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Ley 09 de 1979, el Decreto 2092 de 1986 y el Decreto 1190 de 1978. 3 - . La demandante pone especial empeño en demostrar que el término "Gamabenceno" es un nombre genérico que forma parte de la sustancia química "Gamabenceno Hexacloruro", y ninguno de los ordinales de los artículos 585 y 586 del C. de Co. hacen la concreta prohibición de, registrar como marcas los nombres genéricos.

Otras normas seguramente lo harían, como puede ser el caso del artículo 58

literal e) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero en ese caso la demanda debió haber sido incoada mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y aún en este evento operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues la Resolución se notificó mediante edicto desfijado el 24 de octubre de 1988 mientras que la demanda fue presentada el 29 de junio de 1993. II - . FUNDAMENTOS DEL RECURSO Los motivos de discrepancia de la recurrente pueden resumirse así: 1 - . Es cierto que no se citaron en la demanda los artículos 585 y 586 del C. de Co., pero estos preceptos son los mismos artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas citadas y analizadas debidamente en el libelo, que corresponden a los artículos 57 y 5 8 de la Decisión 85. 2 - . El artículo 596 del C. de Co. no hace alusión directa a las Decisiones 85 y 313 pues éstas fueron posteriores a aquél. 3 - . No es cierto que no se deduzca de los hechos de la demanda ni de los conceptos de violación expresados el quebranto de las normas del C. de Co. sustituidas por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, pues se explicó y detalló uno a uno los literales considerados violados del artículo 72 de la Decisión 313, norma actual y vigente ya que el artículo 585 del C. de Co. no tiene aplicación. Tampoco la Ley obliga a hacer en la demanda una historia del porqué una

norma está vigente y otra no, y cómo una norma fue sustituida por otra. 4 - . Es cierto que se hace énfasis e el término genérico por cuanto ahí radica la petición de nulidad del registro de la marca. Los literales b) y d) del artículo 72 definen la generosidad de un término. El literal d) también respalda las afirmaciones de la demanda cuando considera irregistrables una expresión que indique, desde o describa la especie, la calidad o la cantidad. 5 - . La demanda no podía promoverse bajo la tutela del artículo 85 del C.C.A., por cuánto no es el camino, no sólo por el fenómeno de la caducidad sino porque se alega un restablecimiento general y el respeto por el derecho de toda la comunidad.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA El proveído suplicado habrá de revocarse por las siguientes razones: El artículo 585 del C. de Co. prescribe que no podrán registrarse como marcas, entre otras, las siguientes: "... 2o. Las que consistan exclusivamente en un signo que pueda servir en la industria o en el comercio para designar el género, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de artículos o de la prestación de los servicios". "3o. Las que consistan exclusivamente en un signo que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales del país se haya convertido en una - designación usual de los productos o servicios de que trate” “5o. Las que sean contrarías a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la

naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que trate". Está claro que uno de los motivos por los cuales la actora solicita la nulidad del registro marcario lo constituye el hecho de que la palabra "Gamabenceno" por ser, según ella, precisamente parte del nombre de la propia sustancia de que está hecho Gamabenceno Hexacloruro o Hexacloruro de Gamabenceno, es irregistrable. Por lo mismo dentro de las disposiciones que cita como violadas menciona el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los literales a, b, d, e, g y h del artículo 72 de la Decisión 313, explicando el alcance de tales violaciones. Preceptúa el artículo 56 de la Decisión 85 “Podrá registrarse como marca de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos". El artículo 72 de la Decisión 313 estatuye en los literales pertinentes: "No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; ... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los Servicios para los cuales ha de usarse;

... g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate". De la comparación entre las causales contenidas en el artículo 585 del C. de Co. y las del artículo 72 de la Decisión 313 que han quedado transcritas, y que han sido invocadas como violadas por la actora, infiere la Sala que algunas de dichas normas de aquél conservan su esencia en éstas por lo cual ha de entenderse que han sido sustituidas, motivo suficiente para afirmar qua se dan los presupuestos del artículo 596 del Estatuto Comercial para la viabilidad de la acción de nulidad especial que se ha impetrado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

RESUELVE: REVOCASE el proveído de 29 de agosto de 1993, proferido por la Sala Unitaria del Consejero doctor YESID ROJAS SERRANO, y, en su lugar se dispone: REGRESE el expediente al Consejero ponente para que redacte el proyecto en el cual se admita la demanda y se decida sobre la solicitud de suspensión provisional.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de septiembre de 1993.

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

PRESIDENTE

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.